包含產(chǎn)品特征的方法權(quán)利要求的創(chuàng)造

1、包含"產(chǎn)品特征"的方法權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會于2009年3月13日作出的第16560號復(fù)審請求審查決定涉及申請?zhí)枮?2807692.3、名稱為“包括含至少一水溶性嵌段和一疏水嵌段的嵌段共聚物的水力壓裂液”的發(fā)明專利申請（下稱本申請），其申請日為2002年2月14日，優(yōu)先權(quán)日為2001年2月20日，進(jìn)入中國國家階段的日期為2003年9月29日，公開日為2004年5月26日，申請人為羅狄亞化學(xué)公司。申請人于進(jìn)入中國國家階段日提交的申請文件包括：利要求第1-31項(xiàng)，說明書第127頁和說明書摘要。其中的獨(dú)立權(quán)利要求1、31的內(nèi)容為：“1、水力壓

2、裂液組合物，包括：a）含水液體，和b）包括至少一種水溶性性質(zhì)且含有疏水單元的嵌段和至少一種主要疏水性質(zhì)的嵌段的嵌段共聚物，它在所述含水液體中形成了粘彈凝膠。31、產(chǎn)生環(huán)繞鉆井的深入地下巖層的裂縫的方法，包括將如權(quán)利要求1所定義的壓裂液注入到所述鉆井中的步驟?！苯?jīng)實(shí)質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)質(zhì)審查部門于2005年6月3日發(fā)出第一次審查意見通知書，指出權(quán)利要求130相對于對比文件1（US6111025A）不具備創(chuàng)造性，權(quán)利要求31相對于對比文件2（US5551516A）不具備創(chuàng)造性。針對第一次審查意見通知書，申請人于2005年10月18日陳述了意見，提交了權(quán)利要求書、說明書第1、3、12頁和說明書摘

3、要的替換頁。新提交的權(quán)利要求書包括30項(xiàng)權(quán)利要求，其中的獨(dú)立權(quán)利要求1、30的內(nèi)容為：“1、水力壓裂液組合物，包括：a）含水液體，和b）至少一種在所述含水液體中形成了粘彈凝膠的聚合物，其特征在于所述聚合物包括至少一種水溶性性質(zhì)的嵌段和包括至少一種主要疏水性質(zhì)的嵌段的嵌段共聚物。30、產(chǎn)生環(huán)繞鉆井的深入地下巖層的裂縫的方法，包括將如權(quán)利要求1所定義的壓裂液注入到所述鉆井中的步驟。”國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)質(zhì)審查部門于2006年12月1日發(fā)出第二次審查意見通知書，指出申請人在所修改的權(quán)利要求中，僅對原獨(dú)立權(quán)利要求1進(jìn)行了文字表達(dá)上的修改，而未對其進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性修改，對原獨(dú)立權(quán)利要求31未進(jìn)行任何修改，仍堅(jiān)

4、持權(quán)利要求129相對于對比文件1（US6111025A）不具備創(chuàng)造性，權(quán)利要求30相對于對比文件2（US5551516A）不具備創(chuàng)造性。針對第二次審查意見通知書，申請人于2007年2月16日陳述了意見，提交了權(quán)利要求書的替換頁，其中只是對權(quán)利要求24、26和29的引用關(guān)系進(jìn)行了修改。國家知識產(chǎn)權(quán)局實(shí)質(zhì)審查部門于2007年6月8日駁回了本申請，理由是：權(quán)利要求30所要求保護(hù)的技術(shù)方案相對于對比文件2（ US5551516A）不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性。駁回決定所針對的文本為：2007年2月16日所提交的權(quán)利要求第1-30項(xiàng)，2005年10月18日所提交的說明書第1、3、12頁和說明

5、書摘要，進(jìn)入中國國家階段時(shí)提交的說明書第2、4-11、13-27頁。駁回決定認(rèn)為：權(quán)利要求30所述方法的步驟已完全被對比文件2公開，只是用權(quán)利要求1所述的壓裂液代替了原來的壓裂液，這一替換并沒有帶來任何預(yù)料不到的技術(shù)效果，本發(fā)明相對于對比文件2具有多個(gè)優(yōu)點(diǎn)并不是因?yàn)椴捎昧吮旧暾埖臋?quán)利要求30所限定的產(chǎn)生裂縫的方法而產(chǎn)生的，權(quán)利要求30相對于對比文件2不具備創(chuàng)造性。申請人（下稱復(fù)審請求人）對上述駁回決定不服，于2007年9月24日向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出復(fù)審請求，復(fù)審請求人認(rèn)為：駁回決定僅涉及獨(dú)立權(quán)利要求30的創(chuàng)造性問題，實(shí)質(zhì)審查階段的審查員已經(jīng)默認(rèn)權(quán)利要求129具備新穎性、創(chuàng)造性，權(quán)

6、利要求30的方法權(quán)利要求中使用了權(quán)利要求1所述的壓裂液組合物，在本申請權(quán)利要求1所述的壓裂液組合物具備新穎性和創(chuàng)造性的前提下，權(quán)利要求30也必然具備新穎性和創(chuàng)造性；本申請的申請日之前，沒有任何現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)或暗示本申請權(quán)利要求1的壓裂液組合物能夠用于鉆井的壓裂，因而現(xiàn)有技術(shù)中沒有任何動機(jī)將本申請權(quán)利要求1的壓裂液組合物用于對比文件2的方法，本申請的權(quán)利要求30相對于對比文件2具備創(chuàng)造性。復(fù)審請求人提出復(fù)審請求時(shí)提交了新的權(quán)利要求書，其中將權(quán)利要求230中的“壓裂組合物”修改為“壓裂液組合物”，以與權(quán)利要求1的主題名稱相適應(yīng)，修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1、30為：“1、水力壓裂液組合物，包括：a）含水液

7、體，和b）至少一種在所述含水液體中形成了粘彈凝膠的聚合物，其特征在于所述聚合物包括至少一種水溶性性質(zhì)的嵌段和包括至少一種主要疏水性質(zhì)的嵌段的嵌段共聚物。30、產(chǎn)生環(huán)繞鉆井的深入地下巖層的裂縫的方法，包括將權(quán)利要求1的壓裂液組合物注入到所述鉆井中的步驟?！苯?jīng)形式審查合格，專利復(fù)審委員會于2007年10月30日依法受理了該復(fù)審請求，并向原審查部門發(fā)出前置審查通知書。原審查部門在前置審查意見書中仍堅(jiān)持駁回決定中的意見，堅(jiān)持原駁回決定。專利復(fù)審委員會依法成立合議組，對本案進(jìn)行審理。在上述程序的基礎(chǔ)上，專利復(fù)審委員會本案合議組作出第16560號復(fù)審請求審查決定，撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局于2007年6月8日對本

8、申請作出的駁回決定。具體理由如下：對比文件2（US5551516A）公開了一種產(chǎn)生環(huán)繞鉆井的深入地下巖層的裂縫的方法，其中公開了把壓裂液注入到鉆井中的技術(shù)特征，但對比文件2上述方法中所用的壓裂液不同于權(quán)利要求30中所使用的壓裂液組合物，即權(quán)利要求30與對比文件2相比存在下述區(qū)別技術(shù)特征：采用了包括含水液體和至少一種在所述含水液體中形成了粘彈凝膠的聚合物的水力壓裂液組合物，所述聚合物包括至少一種水溶性性質(zhì)的嵌段和包括至少一種主要疏水性質(zhì)的嵌段的嵌段共聚物。由于上述區(qū)別技術(shù)特征的存在，使得權(quán)利要求30所限定的方法能夠通過用更少的添加劑的嵌段共聚物提供更耐高溫、更強(qiáng)粘度的凝膠。合議組認(rèn)為，確定權(quán)利要

9、求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮，本申請的權(quán)利要求30所限定的產(chǎn)生環(huán)繞鉆井的深入地下巖層的裂縫的方法中用權(quán)利要求1所限定的水力壓裂液組合物對該權(quán)利要求進(jìn)行了限定，雖然權(quán)利要求30所限定方法的實(shí)施所帶來的技術(shù)效果是由于采用了上述水力壓裂液組合物而導(dǎo)致的，但由于上述水力壓裂液組合物對該權(quán)利要求的保護(hù)范圍具有限定作用，因此，在將權(quán)利要求30所限定的技術(shù)方案與對比文件2進(jìn)行對比時(shí)，不能忽略上述水力壓裂液組合物對權(quán)利要求30的限定作用。因此，合議組認(rèn)為，對比文件2尚不足以否定權(quán)利要求30的創(chuàng)造性。案例評析方法權(quán)利要求通常應(yīng)當(dāng)用工藝過程、操作條件、步驟或流程等技術(shù)特征來描述，對于使用

10、上述類型技術(shù)特征進(jìn)行限定的方法權(quán)利要求的創(chuàng)造性判斷，審查實(shí)踐中做法比較統(tǒng)一，但對于涉及產(chǎn)品的使用方法、加工方法、處理方法的權(quán)利要求中出現(xiàn)的物質(zhì)或設(shè)備特征對該權(quán)利要求創(chuàng)造性判斷的影響，審查實(shí)踐中卻存在著一些困惑。本案中獨(dú)立權(quán)利要求30就屬于一種涉及產(chǎn)品的使用方法的方法權(quán)利要求，本案中對于獨(dú)立權(quán)利要求30的創(chuàng)造性判斷，其焦點(diǎn)就在于如何看待權(quán)利要求30中所引用的“權(quán)利要求1的壓裂液組合物”這一產(chǎn)品特征對于該方法權(quán)利要求的限定作用。筆者認(rèn)為，方法權(quán)利要求可以使用涉及工藝、物質(zhì)以及設(shè)備的方法特征來進(jìn)行限定，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征均應(yīng)當(dāng)予以考慮，方法權(quán)利要求中所涉及的物質(zhì)、設(shè)備

11、特征對該權(quán)利要求的保護(hù)范圍同樣具有限定作用，在進(jìn)行創(chuàng)造性判斷時(shí)，不能忽略方法權(quán)利要求中所涉及的物質(zhì)、設(shè)備特征對該權(quán)利要求的限定作用，如果方法權(quán)利要求中所涉及的產(chǎn)品是一種新產(chǎn)品并具有創(chuàng)造性，則該方法權(quán)利要求也就具備新穎性和創(chuàng)造性。本案中，由于獨(dú)立權(quán)利要求30所限定的方法中包含使用“權(quán)利要求1所述的壓裂液組合物”這一技術(shù)特征，因此，在對權(quán)利要求30進(jìn)行創(chuàng)造性評判時(shí)，在未對獨(dú)立權(quán)利要求1所限定的壓裂液組合物進(jìn)行新穎性、創(chuàng)造性評述的前提下，不能僅評價(jià)權(quán)利要求30中的方法步驟特征，而忽略其所包含的“權(quán)利要求1所述的壓裂液組合物”這一產(chǎn)品特征。而且，從社會公眾與專利權(quán)人利益平衡的角度來看，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求得到授權(quán)時(shí)，專利權(quán)人即得到對該專利產(chǎn)品的壟斷權(quán)利，