等同原則專利問題中的關(guān)鍵問題

1、專利訴訟中的關(guān)鍵問題Kevin Mooney2010年11月18/19號(hào)維也納Doctrine of Equivalence等同原則等同原則逐字解釋專利權(quán)利要求書對(duì)以下幾方面關(guān)涉重大： - 專利侵權(quán)-關(guān)涉專利權(quán)人或?qū)＠謾?quán)人的利益 - 專利的有效性-關(guān)涉專利權(quán)人，專利侵權(quán)人或公眾的利益 - 為競(jìng)爭(zhēng)者和公眾勾勒專利進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇 白紙黑字的侵權(quán)法是國家法律，而解讀指南可供國際社會(huì)借鑒。等同原則1977年英國專利法第六十條“（1）根據(jù)本條規(guī)定，如有人在專利有效期間未經(jīng)專利權(quán)人同意，在英國對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明有下列行為之一者，應(yīng)作專利侵權(quán)論處： （a）當(dāng)發(fā)明是一種產(chǎn)品時(shí)，他制造，處置，提供處置，使用或進(jìn)口

2、該產(chǎn)品，或不論是否為了處置而保存該產(chǎn)品； （b）當(dāng)該發(fā)明是一項(xiàng)工藝時(shí)，在英國使用了該工藝，或推薦他人使用該工藝，而他明知，或在當(dāng)時(shí)任何有理智的人理應(yīng)知道，未經(jīng)所有者同意，在英國使用該工藝會(huì)侵害該專利； （c）當(dāng)該發(fā)明是一項(xiàng)工藝時(shí)，他處置了，提供給他人處置，使用或進(jìn)口任何從該工藝直接獲得的任何產(chǎn)品，或者不論是否為了處置而保存此類產(chǎn)品。等同原則歐洲及歐盟專利法院協(xié)定草案第十四條（c）款規(guī)定：“基于本協(xié)定下訴訟之目的，歐洲專利權(quán)應(yīng)賦予專利權(quán)人權(quán)利，阻止他人未經(jīng)其同意，有下列行為： （a）制造、提供、銷售或使用專利權(quán)標(biāo)的物，或者為此目的進(jìn)口或采購該產(chǎn)品； （b）使用專利權(quán)所保護(hù)的方法，第三方知道，或在

3、此情形下明知未經(jīng)專利權(quán)人同意，此方法的使用是受禁止的； （c）提供、銷售、使用，基于上述目的進(jìn)口或采購依專利方法直接獲得的產(chǎn)品。”此段文字摘取自歐洲共同體專利公約第25條-從未實(shí)施-注意“標(biāo)的物”-V-“發(fā)明”等同原則英國專利法第六十條所指代的“發(fā)明”英國專利法第一百二十五條將“發(fā)明”定義為：- “在計(jì)算機(jī)程序或?qū)＠臋?quán)利要求書中規(guī)定的，并依情形而定，由說明書和附圖給予解釋的內(nèi)容”等同原則英國專利法第一百二十五條來源于歐洲專利公約第六十九條第一款的規(guī)定- “保護(hù)范圍 （1）歐洲專利或歐洲專利申請(qǐng)給予的保護(hù)范圍取決于權(quán)利要求的內(nèi)容。但說明書與附圖應(yīng)用以解釋權(quán)利要求?！睔W洲專利公約2000年修訂案

4、對(duì)歐洲專利公約六十九條第一款做了如下修改：- 第一條-總則 （A） 第六十九條不應(yīng)當(dāng)解釋為這樣的意義，即歐洲專利授予的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)理解是指權(quán)利要求所用措辭嚴(yán)格的字面意義所限定的范圍，說明書和附圖只用以解釋權(quán)利要求中含糊不清之處。等同原則 （B）該條也不應(yīng)當(dāng)解釋為這樣的意義，即權(quán)利要求僅僅是一種指標(biāo)，授予的實(shí)際保護(hù)范圍可以根據(jù)熟悉有關(guān)技術(shù)的人員考慮說明書和附圖以后擴(kuò)展到專利權(quán)人所預(yù)期的范圍。 （C）相反，這個(gè)規(guī)定應(yīng)當(dāng)解釋為在這兩個(gè)極端之間確定一個(gè)位置，這個(gè)位置應(yīng)當(dāng)將對(duì)專利權(quán)人的合理保護(hù)，和對(duì)第三方的適當(dāng)程度的確定性結(jié)合起來。- 第二條-等同物 為確定歐洲專利所給予的保護(hù)范圍，應(yīng)適當(dāng)考慮與權(quán)利請(qǐng)求

5、中規(guī)定的要素等同的其他要素。等同原則修訂版議定書沒有“等同”的定義“適當(dāng)考慮”指什么？未規(guī)定采取相關(guān)“適當(dāng)考慮”的日期，是專利申請(qǐng)之前，申請(qǐng)當(dāng)天還是申請(qǐng)公布之日，或是侵權(quán)發(fā)生之日？等同原則英國傳統(tǒng)的做法?-“ 權(quán)利要求書的作用在于清晰界定和預(yù)見所謂的壟斷，以使他人能夠知道專利權(quán)的準(zhǔn)確范圍，而不在此范圍內(nèi)侵權(quán)。他們的基本目標(biāo)是限制而不是強(qiáng)化壟斷。未予要求的權(quán)利即視為放棄。權(quán)利要求書，毫無疑問，必須被讀作整個(gè)文件的一部分，而不是一個(gè)單獨(dú)的文件；但是被禁止的領(lǐng)域只有在權(quán)利要求書中規(guī)定，而不是在其他地方規(guī)定。依我之見，應(yīng)不允許參照專利說明書之前部分的文字內(nèi)容來將權(quán)利要求書對(duì)某一標(biāo)的的內(nèi)容變?yōu)榱硪徊煌瑯?biāo)

6、的的權(quán)利要求，這是改變禁止領(lǐng)域范圍的做法。專利權(quán)人以權(quán)利說明書的方式說明一項(xiàng)發(fā)明，除非在權(quán)利要求書中要求，否則不得壟斷專利。正像凱恩斯閣下1877年所說的，沒有任何事能夠侵犯專利權(quán)的公正性” 訴英國上議院年由拉塞爾閣下做出判決。等同原則但是“抄襲一項(xiàng)發(fā)明的實(shí)質(zhì)內(nèi)容而未構(gòu)成文字意義上的專利侵權(quán)是很久以來為人們熟知的權(quán)力濫用，法律也一直大力禁止此種行為。這么做有些不符合邏輯，但是我們的法律經(jīng)常偏好理智勝于邏輯”。邏輯矛盾就這樣出現(xiàn)了。一方面，專利權(quán)人嚴(yán)格綁定在其聲稱的發(fā)明。任何對(duì)發(fā)明的改進(jìn)，他都說是他的發(fā)明。邏輯上講，另一個(gè)心靈手巧的人通過另一種與此稍有差別的方法作出了改進(jìn)，那么依照規(guī)定，也不屬于

7、專利權(quán)侵權(quán)。但是長期以來，人們就認(rèn)為“在偶然性的形式之下，都會(huì)有發(fā)明的實(shí)質(zhì)或本質(zhì)存在；該項(xiàng)發(fā)明，和任何其他發(fā)明一樣，會(huì)被一種以偽裝或肢解后不同的外在形式被盜版，而在每個(gè)案例中，問題在于其行為是否與該種發(fā)明具有相同的實(shí)質(zhì)和效果，或具有實(shí)質(zhì)性的創(chuàng)新和差異。”“依我的判斷，依照說明書中的設(shè)計(jì)方法和權(quán)利申請(qǐng)項(xiàng)中要求書中相關(guān)的原理本質(zhì)，那么小車后輪就沒有重要意義，也不是完整的結(jié)構(gòu)。被告對(duì)前輪的代替只是結(jié)構(gòu)上的同等物，因此他們必須被認(rèn)定為專利權(quán)侵權(quán)?！盫AN DER LELY 訴BAMFORDS 英國國會(huì)上議院 1963 由里德閣下作出判決等同原則然而，1978比徹母集團(tuán)訴布里斯托爾（海他西林）聲稱 侵權(quán)

8、的結(jié)構(gòu)：等同原則所聲稱的門楣-“1.用在橫跨頂部的門楣和第二個(gè)剛性支架從第一塊橫板或橫板的附近后緣垂直拓展以連接第二塊橫板或后部相鄰部分”被以侵權(quán)起訴門楣設(shè)計(jì)在CATNIC訴希爾&斯密斯-1982一案中，“實(shí)質(zhì)內(nèi)容”說變成了迪普洛克閣下的“目的解讀”說等同原則判決理由上議院議員，專利說明書是專利權(quán)人的單方面聲明，以其自己選擇的語言，傳達(dá)給那些可能對(duì)他發(fā)明的標(biāo)的物有實(shí)際利益的第三人 （即“該領(lǐng)域的技術(shù)人員”），告知他們他自稱的新產(chǎn)品或新方法的基本特征，專利權(quán)準(zhǔn)許其享有對(duì)此類產(chǎn)品和方法的壟斷權(quán)。專利說明書應(yīng)當(dāng)給出目的解讀而不應(yīng)單單只是來自于申請(qǐng)書的文字分析。律師往往會(huì)出于專業(yè)訓(xùn)練的緣故，傾向于一絲

9、不茍地逐字分析。 每一個(gè)案件的問題是：在發(fā)明意圖使用的工作中具有實(shí)際知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員是否明白，嚴(yán)格遵照權(quán)利要求書中某一特定的描述性的字或詞是專利權(quán)人認(rèn)為的發(fā)明的基本要求，因此任何發(fā)明的變換特征都會(huì)超出所謂的壟斷的范圍，即使這一做法對(duì)于發(fā)明沒有重大的影響。 等同原則現(xiàn)代構(gòu)想在KIRIN AMGEN訴 HOECHST MARION ROUSSEL-2005的案件中，霍夫曼閣下肯定了Catnic案的做法是“準(zhǔn)確符合協(xié)定第六十九條規(guī)定的，并對(duì)條款做了以下歸納： 法庭的任務(wù)就是確定該領(lǐng)域的技術(shù)人員是如何從權(quán)利要求書中的含義理解專利權(quán)人的意圖”-上下文是至關(guān)重要的。等同原則這種解讀對(duì)于專利有效性和專利侵權(quán)

10、應(yīng)當(dāng)是相同的。在英國不是問題，但在德國呢？相關(guān)的日期是專利說明書的公布日期專利的運(yùn)用必須沒有參考先前的技術(shù)，但是技術(shù)人員會(huì)在相關(guān)的日期掌握了公知技術(shù)知識(shí)。公知技術(shù)知識(shí)（cgk）是在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中，符合資格的人們通過標(biāo)準(zhǔn)教科書獲得或隨時(shí)可以獲取的信息。因此專利說明書和特定科學(xué)出版物很少是公知技術(shù)知識(shí)的組成部分。英國法律中沒有等同的一般原則-通過目的解讀會(huì)符合協(xié)定第二條（“適當(dāng)考慮。等同”）的規(guī)定，因?yàn)榧夹g(shù)人員在依據(jù)說明書和附圖來閱讀權(quán)利要求書時(shí)同時(shí)會(huì)考慮將專利權(quán)的變換特征融入到權(quán)利要求書中。等同原則IMPROVER訴REMINGTON-英國訴德國被起訴的設(shè)備 “一架電力脫毛設(shè)備，包括：可移動(dòng)外殼

11、的扶手；安裝在外殼內(nèi)的電動(dòng)工具；螺旋彈簧”涉嫌侵權(quán)的是“一個(gè)用合成橡膠制成的弧狀圓柱棒，連接于一個(gè)馬達(dá)和具有很多徑向縫的橡皮擦子之間”等同原則議定書改進(jìn)問題：由霍夫曼J在Improver訴Remington案中提出（1）專利的變換特征是否對(duì)發(fā)明的實(shí)現(xiàn)具有重大的影響？如果沒有- （2）那么這（專利變換特征沒有重大影響）在專利公布之日對(duì)于該領(lǐng)域的技術(shù)人員是顯而易見的嗎？如果不是，這個(gè)專利變換特征就包含在權(quán)利要求書之中。如果是- （3）技術(shù)人員是否認(rèn)為嚴(yán)格符合權(quán)利要求書的語言原義是發(fā)明的基本要求。如果是，專利變換特征就不包含在權(quán)利要求書中。在之后的 Kirin-Amgen案中，霍夫曼L說這些是指導(dǎo)，

12、往往沒有用處。等同原則德國的做法不同的問題 （1）修改后的產(chǎn)品或方法在解決原有發(fā)明所要解決的問題時(shí)，是否客觀上使用了具有相同技術(shù)效果的方法？ （2）該領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠憑借其專業(yè)知識(shí)在優(yōu)先權(quán)日找到具有相同效果的專利變換特征？ （3）技術(shù)人員在專利權(quán)利要求書中的技術(shù)教學(xué)中是否會(huì)考慮將專利變換特征視為等同的解決方法？ （4）該專利變換特征就其技術(shù)水平而言是否缺乏創(chuàng)新或?qū)τ诩夹g(shù)人員而言顯而易見？在實(shí)踐中有區(qū)別嗎？參見“專利權(quán)保護(hù)范圍”-第36卷第11章（2005）由P Meier-Beck撰寫“專利解讀” 影像設(shè)備工業(yè)雜志，2006由霍夫曼閣下撰寫等同原則其他對(duì)解讀等同原則有關(guān)或無關(guān)的幫助事實(shí)證據(jù)被允許用來解釋技術(shù)詞匯的意思，但是最終的解釋是由法院做的-不是專家證言如果對(duì)技術(shù)詞匯的意思理解有爭(zhēng)議的，可參考詞典上的意思，但是該意思必須在專利的具體背景下查找。發(fā)明