專利保護范圍于實務發(fā)展

1、專利保護范圍于實務發(fā)展之研析r1 I Jn |Document serial number UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108請?zhí)顚懝久Q專利保護范圍于我國實務發(fā)展之研析指導教授：謝銘洋作者：羅培方臺大法研所民商法組二年級一、前曰所謂專利保護范圍，系指專利權人依據其所取得之專利權，所 得受法律保護范圍。當事人之發(fā)明創(chuàng)造若合乎專利法規(guī)定之要件，經智 能財產局核準而授與專利權后，專利權于專利保護范圍內發(fā)生專利權之 積極、消極效力，前者為制造、販賣、使用、進口之權，后者為排除他 人對特定發(fā)明技術自由運用之排他權（exclusive right）1 1（專 利法第五十六條

2、第一項、第二項，第一0三條第一項，第一一七條第一 項）；是以專利保護范圍之界定，是為專利權人主張排他權、 以及認定他人構成專利侵害之前提，在法院審查實務上十分重要。依本次專利法實務見解僅就普通法院之地方法院判決（八十七年以 后）、高等法院判決（七十七年以后）、最高法院判決、判例、司法院 解釋、司法業(yè)務座談會、行政法院判決（八十七年以后），以及法務部 令函八個部分整理分類；細查其與專利保護范圍有關者，并加上文 獻中具代表性之行政法院判決、判例八件，共計六十件：11彭鑒托，專利侵權與鑒定，13頁，作者自版，1993年地方法 院（八 十七年 以后）高等法 院（七 十七年 以后）最高法院判決最高法 院

3、判例司法院解釋司法業(yè)務座談 會行政法 院判 決、判 例法務部 令函共計242240028060本文乃就此范圍之案例，分析近年來實務對于專利保護范圍之態(tài)度。二、專利保護范圍之學說（一）中心限定主義（central definition）何謂中心限定主義？有謂應由申請專利范圍出發(fā)，同時亦就詳細 說明書之陳述加以考慮22.曾陳明汝，工業(yè)財產權法專論，34頁，民75。2，亦有謂只書寫典型的實施案例，做為 核心，然后可以參酌其所附之詳細說明書、圖標等所記載或標示之事 物，以界定其范圍，甚至擴大其技術保護范圍33.蔡明誠，發(fā)明專利法研究，178頁，臺大法學叢書（一 0三），作 者自版，1997年4月初版。

4、3；概括言之，是以 申請專利之記載為中心所表彰之技術思想為專利保護范圍，而不專以專 利申請書之記載為限。若采此見解，專利保護范圍較為廣泛，他人構成 侵害專利行為之可能性增加，而對社會大眾而言較可能產生不可預期之 危險。（二）周邊限定主義（peripheral definition）周邊限定主義乂稱嚴格主義，指以專利申請范圍（claim）本身 為專利保護范圍，必須就專利申請說明書為文義解釋，而不可擴張之。 此種態(tài)度之專利保護范圍，相對于前者無疑較狹，對專利權人而言較為 不利。（三）折衷主義無論采取中心限定主義或周邊限定主義將會遭遇如何適度 保護專利權不被侵害之排他權利、以及鼓勵社會大眾創(chuàng)造發(fā)明之

5、兩難， 因此目前世界潮流均往調和之方向而努力。比如：歐洲專利公約第六十 九條及該條議定書，以及美國實務彈性運用均等原則解釋之結果， 均反映欲平衡追求此兩種利益之企圖。三、解釋專利保護范圍之技術在專利侵害訴訟中，必須證明被告所為之行為及其之創(chuàng)造物（the accused device ）必須落入專利權人合法專利權之專利保護范圍 內，才構成所謂專利侵害。因此有關專利保護范圍之問題每伴隨專 利侵害訴訟而生，且從實務對系爭案例是否構成專利侵害之認定 中，最常得知實務對于專利保護范圍之態(tài)度；故以下就專利侵害認 定學說上所采之審查標準略述之，以便利案例之分析及了解。事實上， 學說提出之此三步驟，目的雖系用

6、于認定專利侵害是否構成，但實質上 亦為專利保護范圍界線之解釋。（一）全要件原則（All Element Rule ）在專利侵害訴訟中，分析專利權人之申請專利范圍之一切要件，與 被告之創(chuàng)作的一切要件，兩相比對完全相同，才構成專利侵害。由于此 說解釋專利保護范圍過份限于文義解釋，對專利權人之保護過于狹 隘，故運用上還需輔以其它原則，以認定是否構成專利侵害。均等原則(The doctrine of equivalents)采取周邊限定主義立場者，嚴格限制以申請專利之記載為專 利保護范圍，然對于申請專利之文字記載的解釋，則可能引用均等 原則，認為被告之創(chuàng)作需與專利權人申請專利之記載之專利保護范 圍，實

7、質上利用同一方法所產生之相同創(chuàng)作或實質上發(fā)揮同樣之功能 者，始構成專利侵害，也才構成專利侵害。至于采取中心限定主義 立場者，是以申請專利之文字記載為基礎，引進所謂平均技術水準 概念，推演出一般的發(fā)明思想作為發(fā)明專利技術范圍，亦即在德國 過去所采之三分法(Lindenmaier)中，認定究為明顯之均等之發(fā) 明對象，或系非明顯之均等之一般的發(fā)明思想。44均等原則之成立要件有二：554：4蔡明誠，前揭書，198頁；邵良正，專利權之保護，81頁以下，臺 灣大學法律研究所碩士論文，民72年。55專利侵害鑒定基準，30頁以下，經濟部中央標準局，民85年6 月。置換可能性：專利權之發(fā)明構成要件之一部分與被告

8、創(chuàng)作相異之部分， 實質上功能、效果相同；比如專利權人之發(fā)明技術構成要件為（A+B+C+D），而被告創(chuàng)作之構成要件為（A+B+C+E），若將D要件至換 為E要件，可達到與原專利權相同之功能或效果，則雖構造略有不同， 仍屬專利權人發(fā)明技術之范圍內，從而構成專利侵害。是否屬于發(fā)明技 術之范圍內，取決于其發(fā)明之本質特征是否實質上相同，故判別何要件 為發(fā)明之本質特征，成為專利侵害審查之重要工作。置換容易性：前述之置換需為熟習該項技藝之人或其相關業(yè)者容易想 到、推知者；亦即在文字上雖沒有明示之非顯在技術思想，相關業(yè)者只 要參酌說明書之敘述，依當時之技術水準，容易思及者，即足當之。均等原則乃系以實質解釋補充

9、形式解釋之不足，故較周邊限 定主義而言為技術范圍之擴張，惟如同所有專利保護范圍學說， 均等原則亦需考量專利權人利益及社會公益之平衡，故在某些情況 需有所限制：公知技術及同業(yè)之人習知、習用，或依當時技術水準容易推知之技術。其它專利申請在前之事項。意識上有意除外之事項。66邵良正，前揭書，106頁。6（三）禁反言原則（File wrapper Estoppel）專利權人若在申請專利之過程中，于任何階段或任何文件表示 放棄某些權利，即不得在專利侵害訴訟中主張已放棄之部分，即所謂 禁反言原則。四、立法例（一）美國法美國專利法于1790年制訂后，歷經1793、1836、1870年之修正， 對專利權保護范

10、圍并未有實質意義之修正，惟其實務上判例及法院 見解之演進至今，卻已明白指出采取周邊限定主義之立場，以及清 楚建立一套專利侵害審查制度7 7 o在Keystone Bridge Co. v.Phoenix Iron Co. 95 . 274,278案中，法院認為法院無權將專利權之 范圍，擴張至原來專利局準許之專利請求部分范圍之外專利權人亦不 得主張其發(fā)明之技術范圍較其原請求部分之文字所記載者更為廣泛，縱 令在事實上其發(fā)明確較其原請求部分所記載者為廣，僅能任系其自愿將 其中超出原請求部分之過剩發(fā)明放棄而已；惟應注意者，所謂專利 權保護范圍不得超出申請專利所記載者，系指對專利保護范圍認 定之基本原則

11、，至申請專利范圍所記載之文字，不必嚴格拘泥于文義， 而是以專利權之實質意義作為解釋形式上文字之基礎，如Graver Tank & Mfg. Co. Inc. V. Lipde Air Product Co.案，以及 Westinghouse v, Boyden Power Brake Co.案中指出在決定系爭創(chuàng)作(accused device )是否侵害另一有效之專利權時，若形式上之文字記 載未盡相符，但實質上系以同一方法、表現(xiàn)同一機能而取得一效果者， 仍構成專利侵害；如兩者之基本原理與產生功效之方法不盡相同，縱該 創(chuàng)作之內容與申請專利范圍所載之文字形式上無從區(qū)別，亦不構成專利 侵害88。故總

12、括言之，美國實務采取周邊限定主義之立場，就專 利審查乃兼采文義侵害認定及(實質)均等原則(The doctrine of equivalents)，并受禁反言原則(File wrapper estoppel)申請專利范圍不容許擴張至公共所有(public domain)之物品或方法 的原則99之限制。在專利侵害訴訟中，被告用以主張抗辯之禁反言原則，如何與 專利權人所用之均等原則、以及基本的全要件原則一并適用， 茲說明美國實務上，專利審查之三其步驟如下：110第一步：全要件原則分析專利權人之申請專利范圍及被告之創(chuàng)作的一切構成要件，兩相 比對，全部構成要件相同，才構成專利侵害。欠缺一個構成要件或一

13、個 構成要件不同，即不為專利侵害。第二步：均等原則88邵良正，前揭書，81頁以下。99蔡明誠，前揭書，190、191頁。1010專利侵害鑒定基準，37頁以下。依全要件原則，認為專利權人之申請專利范圍之所有構成要件 中，被告創(chuàng)作所欠缺之部分，應再依均等原則，認定兩者是否可達 成實質上同樣之功能、效用；如認為系實質相同之構成要件，則乂逆轉 為構成專利侵害。第三步：禁反言原則針對依均等原則逆轉為專利侵害之部分，被告則可主張有專利 權人自愿放棄權利之情形，則依禁反言原則乂逆轉為不構成專利侵 害。（二）歐洲專利公約（EPC）歐洲專利公約第六十九條關于請專利范圍之規(guī)定為專利及專利申 請之保護范圍系以申請專

14、利請求之內容決定。但說明書及圖標可用來解 釋申請專利范圍，而歐洲專利公約議定書1虹11之立法意旨中加以說 明：不能將第六十九條理解為歐洲專利的保護范圍系由申請專利范 圍嚴密的文詞所決定；說明書及圖標僅用于排除申請專利范圍不明之 處。 11歐洲專利公約議定書（Protokoll）包含對歐洲專利公約之解釋， 依公約第一六四條第一項規(guī)定，該議定書為公約之構成部分，與公約產 生相同之效力。 1212專利侵害鑒定基準，42頁，。12，為采取折衷主義之代表。德國德國過去為采取中心限定主義之代表，其實務上對專利權范圍 采取所謂三分法理論，即將專利保護范圍分為三種，發(fā)明之直接對 象 (Der unmittel

15、bare Gegenstand der Erfindung)、發(fā)明之對象(Gegenstand der Erfindung)、一般發(fā)明思想(Der allgemeine Erfingungsgedanken)1313；由于此種態(tài)度保護范圍過于廣泛，故于 1978年參照歐洲專利公約修正專利法第十四條，規(guī)定：專利保護范圍 應以專利請求之內容為依據，而于解釋專利請求時，應參酌說明書及圖 標，改采折衷主義。五、我國專利法之規(guī)定民國七十五年修正前我國專利法于民國七十五年修正前，對專利權保護范圍并無相 關規(guī)定；施行細則雖有申請專利說明書應包含請求專利部分及請 求專利部分應就發(fā)明或創(chuàng)作之范圍及特點具體明確記

16、述之規(guī)定，但僅 為說明書格式之要求，難謂系我國專利制度就專利權保護范圍所為 之規(guī)定。民國七十五年修正后13：13同注4；發(fā)明之直接對象指申請專利范圍之文義、發(fā)明之對象 指與之明顯均等者、一般發(fā)明思想指與之非明顯均等者。民國七十五年修正后（七十五年十二月二十四日總統(tǒng)令修正公布） 之專利法第十二條規(guī)定，說明書應載明申請專利范圍；而申請專 利范圍應記載之事項，則規(guī)定在施行細則第十六條。然此修正僅系將 修正前施行細則之規(guī)定移置于專利法本文，并將請求專利部分改稱 為所謂申請專利范圍，仍未就專利保護范圍具體規(guī)定。惟亦有 學說針對七十六年專利法施行細則第十之一條，將申請專利范圍分為獨立項及附屬項之修正，認為

17、既然附屬項之作用系就獨 立項之內容加以限制或表示具體實例，則與中心限定主義以申請 專利之記載為中心所表彰之技術思想為專利保護范圍，而無須就其限 制、解釋之內涵不符，故可認為施行細則采行周邊限定主義1414。但一般仍以為此際我國專利實定法并未就專利保護范圍明 文規(guī)定，而有賴實務見解加以補充。（三）民國八十三年修正后民國八十三年修正（八十三年一月二十一日總統(tǒng)令修正公布）之專 利法第五十六條第三項規(guī)定：發(fā)明專利權范圍，以說明書所載之申請 專利范圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。第一 0三條第二項規(guī) 定：新型專利權范圍，以說明書所載之申請專利范圍為準。必要時， 得審酌說明書及圖式。明文規(guī)定了專利權保

18、護范圍，惟法條用語不甚 精確，以致學說上對其之解釋仍有分歧。有謂依專利法第五十六條第14：14駱增進，前揭書，16、17頁；翁金緞，發(fā)明專利保護范圍之研究，63頁，臺灣大學法律學研究所碩士論文，民80。三項規(guī)定，專利權之范圍應以說明書所載之申請專利范圍為準，而說明 書及圖式只是用以輔助說明、了解申請專利范圍之內容而已，其本身并 不具有直接確定專利保護范圍之作用】515，似認為我國專利法系采 周邊限定主義；但多數(shù)學者參酌立法院提案之說明第三項之規(guī)定 系參照歐洲專利法第六十九條之精神而制訂故應認其系采取折衷主 義1616；運用時應注意以下三點1717：以申請專利范圍之內容為主，非以文字記載為準。申

19、請專利之文字僅系記載專利之必要構成事項，至于其實質內容應參酌 說明書及圖標所揭示之目的、作用及效果。確認申請專利范圍中某一專門技術之涵義，應參酌申請程序中，申請人 和本局之間來往文件。六、我國實務就各爭點之態(tài)度15：15謝銘洋等四人合著，專利法解讀，158頁，月旦法學，民83；吳 永川，中美專利侵害分析之比較研究，東吳大學法律研究所碩士論 文，民國85年7月。1616蔡明誠，前揭書，200、201頁；1717專利侵害鑒定基準，43頁。（一）我國專利保護范圍之學說系采中心限定主義（central definition）、周邊限定主義（peripheral definition），或是折 衷主義民

20、國七十五年修正前此部分因非此次實務見解整理范圍，故不細述；但大抵而言，此時 實務雖有所謂專利范圍之用語，但除要求其應明顯確定而不可廣泛 籠統(tǒng)1818，對此概念之內涵為何并未有詳實之說明。2.民國七十五年修正后此時之實務見解已明確以落入專利保護范圍作為認定專利侵害 之前提要件；專利保護范圍系依請求專利部分（或稱申請專 利范圍）而定，并認為認定該范圍時得參酌說明書及圖標。但何謂得參酌說明書及圖標系僅為解釋申請范圍，還是亦為專利范圍所及 亦即我國之專利制度究采中心限定主義、周邊限定主義，或是 折衷主義，實務并不愿明確表態(tài)，司法業(yè)務研究會第五期（）曾提 出此問題，最后之結論竟為究應以何說為解釋之依循，

21、至目前為止， 似尚未有定論。1818如行政法院45年判字第56號判例。然分析此段時期之實務見解，可窺知實務上就此問題采取較嚴格之 態(tài)度，認為專利所保護之對象，系以申請專利說明書之請求專利部分所 聲明之范圍為限1919，雖得參酌說明書及圖標，但僅系為解釋申請專 利范圍之目的，而不得變更專利申請之實質內容2020，可謂采取周 邊限定主義，或是類似于現(xiàn)行法規(guī)定之折衷主義。惟上開較清楚 之判決皆出現(xiàn)在行政法院，而普通法院并未有如此清楚之表示，高等法19：19行政法院76年度判字第77號判決：專利名稱并非界定申請標 的之范圍，申請專利標的之明確界定應在于請求專利部分之內 容。行政法院78年度判字第179

22、0號判決：查專利所保護之對象，系以 申請專利說明書之請求專利部分所聲明之范圍為限。本案請求專利部分 主張之范圍，已如被告機關異議審定書所述，其主要特征部分屬申請前 已見公開之習用技術，難謂首創(chuàng)。2020行政法院75年度判字第35號判決：發(fā)明專利之申請，應按請 求專利之范圍，由請求專利部分所載者界定之，請求專利部分所用之文 字之意義，以詳細說明書及圖式所載者為依據。惟為明確了解請求專利 部分之范圍，自申請以至核準過程中申請人所表示之意圖及補充資料， 在不超出變更申請案之實質范圍內應予審酌。院82年度上易字第2335號判決2121雖以迂回之方式，推導出專利權范圍應以請求專利部分為限，并不及于圖標之

23、結論，但其系以專 利權經審查合格并予公告始發(fā)生公信效力，其權利范圍不容擴張解釋， 否則一般大眾即無所是從為其論據，并無從得知該法院采取哪種主 義。3.民國八十三年修正后民國八十七年修正之專利法第五十六條第三項明定了專利保護范圍 以說明書所載之申請專利范圍為準。必要時，得審酌說明書及圖2121高等法院82年度上易字第2335號：按新型專利權人，固專有 制造、販賣及使用其新型之權利，但其專利權之范圍，仍應以主管機關 審理并公告之內容為準，此觀諸專利法第九十九條之規(guī)定意旨自明。蓋 新型專利權，乃特許之權利，由于審查合格并予公告始發(fā)生公信效力， 而昭信守；故其權利范圍之性質，乃不容擴張解釋，否則一般大

24、眾即無 所是從。嗣中央標準局于專利公報所刊登之公告，關于請求專利部分 公告之內容，亦僅亦于上開文字而已，而均未言及邊柱部分（有出現(xiàn)于圖 式說明），此有上開專利公報及新型專利說明書在卷可考，則自訴人請求 專利部分及經公告有專利之部分，僅及于鐵卷門之中柱，而不包括邊柱 在內，甚為明確。揆諸首揭之說明，即不能以擴張解釋之方法，將上開 專利公報所刊登請求專利以外之部分即邊柱部分，亦認為有專利權之存 在。式。此時實務上判決中普遍顯示其要求實質內容相同之態(tài)度 2222；系爭物除因整體構造、機能、技術、使用方法與專利權人之專利保護范圍相同而構成專利侵害外，其功能、效果若有實質相 同之情形，即便構造非完全一致

25、，仍構成專利侵害2323。惟地方法 院八十七年訴字第六八八號判決中指出：功能與效用雖有相同之處， 亦不得因功能相同而不當擴大專利權范圍，率爾認定被告侵害原告之專 利權；或可認為此處實務乂轉回嚴格之周邊限定主義，但筆者持 不同之見解，蓋折衷主義之精神本在不擴及一般發(fā)明思想、亦 不過份墨守文義解釋之專利保護，故要求被告創(chuàng)造物與專利權標的之實質內容相同之同時，也主張專利保護范圍不得擴及相同功 能、效用之所有技術，本為至明之理。因此，修法后之實務雖未明言， 但應為采取折衷主義無疑。2222如：高等法院84年度上易字第1945號判決；高等法院84年度上 易字第1806號判決；高等法院85年度上易字第24

26、42號判決；高等法院 86年度再字第1號判決；高等法院86年度上易字第4024號判決；高等 法院84年度上易字第857號判決；高等法院86年度上易字第521號判 決；地方法院82年度易字第1272號判決；地方法院86年度自字第800 號判決；地方法院86年度自字第1號判決；地方法院88年度易字第 1518號判決；地方法院86年度自字第713號判決。2323如：高等法院85年度上易字第2442號判決；高等法院84年度上 易字第580號判決；地方法院85年度簡上字第98號判決。我國實務是否采取全要件原則(All elements rule)、均等 原則(The doctrine of equiva

27、lents)、禁反言原則(File wrapper estoppel)美國法采取之全要件原則、均等原則、禁反言原則， 于專利法修正前即已為我國實務所采，有認為既已于國際專利實務見解 若合符節(jié)，不妨繼續(xù)沿用2424。然亦有學說認為我國既于民國八十三 年修法后，參酌歐洲專利公約而改采折衷主義之專利保護范圍，似 不應再采取以周邊限定主義為背景之前述美國專利侵害實務三原則 2525。然觀諸修法后至今的我國實務，仍不乏明文采取此三原則者， 尤以地方法院之判決為眾26 26。筆者認為，民國八十三年修正之專利法既已于立法提案中表明參酌 歐洲專利公約，適用時即應依據其解釋原則及立法精神，故不宜于專利 法第五十

28、六條就專利保護范圍采取折衷主義之同時，乂適用前 述三原則審查專利侵害。但如前所述2727，此三項原則系解釋專利24：24黃文儀，專利說明書與申請專利范圍之撰寫以及專利權的關系， 509頁，作者自版，民79年。2525蔡明誠，前揭書，201頁。2626如：地方法院86年度易字第647號判決；地方法院86年度自字 第77號判決；地方法院87年度苗簡字第530號判決；地方法院88年度 易字第1518號判決；地方法院86年度苗簡字第276號判決。2727參本文三、(34頁)保護范圍之技術，故實際運用尚未必不會產生同樣之效果；尤其其中 之均等原則，系導源于不得強求專利權人將技術思想毫無遺漏記載 于說明書

29、、以及避免涵蓋第三人意想不到之情形2828，故已非純屬英 美法上之解釋原則，同時也為法治國家解釋之原則2929，于解釋中 心限定主義、周邊限定主義之專利保護范圍時皆有適用，故 應認可繼續(xù)采用，作為以判斷是否實質相同之技術；實務上亦已普 遍采用，無論有無使用均等之名稱330，茲舉其中一個較明顯之 實務判決說明之：高等法院八十四年度上易字第五八0號新型專利第80340號被告專利保護范圍A.頭框A.頭框B. 一概呈卵刑框且以貫 通其內、外側壁之線孔網 線B. 一概呈卵刑框且以貫 通其內、外側壁之線孔網 線C. 一在頭框一端而供使用 者握持之握柄C. 一在頭框一端而供使用 者握持之握柄D. 一連接頭框

30、與握柄之 連接部，D. 一連接頭框與握柄之 連接部，特征內凹折線系設于頭框側 壁之位置自頭框之前端起設置內 凹線折線頭框之內凹線系設于線 溝與側壁之間自頭框前端約13處設內凹凹線2828專利侵害鑒定基準，29、30頁;2929邵良正，前揭書，102頁。3030如前注17、18、及21之判決。法院認定：兩者之具有B、C、D之構件相同，兩者之A （A）構件 相較構造不相同，頭框上有線構及凹折線，惟樣品B （被告制造物） 之內凹線系設于線溝與側壁之間，其與乙案（專利權標的）之內凹折線 系設于頭框側壁之位置并不相同，且樣品B （被告制造物）系自頭框前 端約13處設內凹凹線，不若乙案（專利權標的）系自頭

31、框之前端起設 置內凹線折線，是樣品B （被告制造物）無法達成乙案（專利權標的） 說明書所逑，擊球時，第5圖F2方向之力將容易帶動頭框外側壁向內 位移而造成彈性之創(chuàng)作功效，因此，樣品B （被告制造物）與乙案（專 利權標的）申請專利范圍所載之整體構造并不相同。法院雖未引用均等原則之字眼，為其除專利保護范圍之各構件審查，尚審酌不同 之要件間是否可達相同之功能、效果，即是采取均等原則之解釋方 式。（三）我國實務是否承認習知（習用、公知）技術抗辯本來發(fā)明創(chuàng)作應具備新穎性、進步性，才有核準取得專利 權之可能，從而才能主張他人創(chuàng)作物落入自己的專利權之保護范圍，構 成專利侵害。然或有因行政機關之審查瑕疵，而誤

32、將包括習知技術 之發(fā)明創(chuàng)作亦以核準，則專利侵害訴訟應如何處理，理論上有所爭議。 英、美、法國實務或立法上肯認由法院為專利無效之認定，故得由受理 專利侵害訴訟之法院一并處理，但在我國，若認專利欠缺要件而應歸于 無效，需經由異議或舉發(fā)及其后之行政救濟途徑來處理3131,因此受 理專利侵害之法院應如何處理是一問題。學說上有認為此時應嚴格限縮專利保護范圍，僅限于說明書及 圖標上所載之實施例，或僅限申請專利范圍之文字記載，即為均等原 則之例外3232，有認為此時被告只要證明自己實施的技術是習知 技術或相類似者，法院即無須論斷被告所實施者是否與專利保護范圍 有關，而可將原告之訴駁回3333。前者為日本時實

33、務所采，后者即為 德國最高法院在Formstein案中承認之公知技術抗辯。我國實務對習知技術，有判決表示被利用之習知技術，非該 新型專利所及3434直接認定其非專利保護范圍，但對前述習知技331陳世杰，發(fā)明專利權侵害及民事救濟之研究，151頁，臺灣大學法 律研究所碩士論文，民國八十四年六月。3232邵良正，前揭書，106頁。3333青柳吟子，中山信弘編著注解特許法（上）注三二書，870頁，青 林書院，平成元年第二版34：34如：地方法院82年度易字第1272號判決：被告所產制個 別滑動復滾動條實物使用之基本原理及結構均與公開習知之技術相 同，而柱狀軸承及滾動原理乃構成專利7 7 2 1 0 2

34、 8 0之必 要條件，于八十四年六月十七日提出申請專利范圍更正本，將其原申 請專利范圍第一、二、三項合并成一項，并將馬達、圓軸、軸承、襯套 列于特征前之習知部分，而將柱狀軸承及固定環(huán)、螺帽、彈簧間之聯(lián)動 術于專利侵害訴訟之影響，卻不甚清楚3535；唯一可加以申論者， 為地方法院八十七年度易更字第四號判決36 36，對于結構部分不同但 結關系列為特征，嗣經認定該更正并無實質變更，其明白界定上開特 征，有使申請專利范圍更為明確合理或免除不明臆記載情形，而準予更 正并公告于專利公報，本件扣案之實物，其于結構上仍屬于習知技術 之設計，而告訴人公司之上開專利之申請系于習知技術之結構外，因有柱狀軸承之設置

35、，使物品之構造或裝置具首創(chuàng)性及實用 性，乃獲準取得該專利，是二者顯有差異，惟二者均系屬膠帶同軸復 卷各別張力控制結構之產物，就膠帶同軸復卷作用而言，自屬實質相 同；高等法院82年度上易字第2573號判決。3535地方法院87年度自字第215號：經自訴人送中國機械工程學會 鑒定之結果，被告所販賣之皮帶頭確與自訴人專利之申請范圍相同，亦 有該會所出具之專利侵害鑒報告一份在卷，被告亦不爭執(zhí)確實自八十四 年起迄八十七年間，均有販賣與自訴人享有之新型專利權之相同警用皮 帶頭，惟被告一再辯稱在自訴人申請專利前已開始販賣，當時市場上有 很多相同構造之皮帶頭等語，自證人之證言可知此在皮帶頭以樹脂加 工處理之技

36、術早于七十年間即開始使用，是被告提出申請前，該新型 專利之技術已經存在，揆諸前述專利法之規(guī)定，自訴人所有該新型專利 權之效力自不及于申請前已在國內使用之被告。法院于此認為被告所 采之技術雖涉入原告專利保護范圍，卻不構成專利侵害，但其論據似為 專利法第五十七條專利權效力之限制，而非習知技術之抗辯。功能、效用相同之情形，原本依均等原則仍可能涉入專利保護范 圍，但本判決中法院否認構成專利侵害，是似采前述日本實務所采嚴格限縮專利范圍之處理方式。（四）我國法院審判中，鑒定報告對法院認定專利保護范圍之 影響？由于產業(yè)科技技術之發(fā)達，除少數(shù)日常生活用品外，侵害物品與專 利物品之異同、侵害物品是否落入專利保護

37、范圍，常非專門技術人36】36地方法院87年度易更字第4號判決：待鑒物與告訴人專利案 間，雖于功能及目的上均屬相同惟支撐架、置物座及連結桿之外形系 為昔用置物架之習知外形，補強肋體系為產業(yè)各界所通用之強化中空物 體的習知技術、習知結構與習知的設置方式，更何況告訴人專利案之主 要專利特征部分：被組接結構（條狀槽溝）及組接結構（長條狀之間隔 段及套合凸緣），與被告待鑒物之被組接結構（三段式之孔狀嵌孔）及 組接結構（塊狀頸部及粒狀嵌合凸粒）不同，因此，縱然兩者之功能及 目的相同，然在專利案之主要結構形狀已被限定而造成其主要結構特征 無法涵蓋待鑒定物之同一部分結構之情況下，待鑒物之組接結構與被組 接結

38、構將無法視為同于專利特征之等效結構變化，因此待鑒物并未侵害 專利案所申請之置物架結構特征。員不能判斷，故在我國專利訴訟中法官普遍依賴鑒定意見以判斷是否涉 及專利保護范圍，實有其源由3737。詳參討論之實際案例中，或為原告為證明專利侵害所提出之鑒定報 告、或為被告為證明自己清白而提出者，也有法院交付鑒定機關審查 者，但幾乎無一訴訟之法院認定未參酌鑒定報告之結論；其中甚有因鑒 定報告結果認為被告創(chuàng)作物為落入專利保護范圍，便徑作出成立專 利侵害判決者38 38，違反法院應職權調查證據，并依自由心證取舍證 據資料，以認定事實真?zhèn)沃畬徖碓瓌t，如同最高法院八十六年度臺上字 第六十五號判決指出：按法院固得就

39、鑒定人依其特別知識觀察事實， 加以判斷而陳述之鑒定意見，依自由心證判斷事實之真?zhèn)?。然就鑒定人 之鑒定意見可采與否，則應踐行調查證據之程序而后定其取舍。倘法院 不問鑒定意見所由生之理由如何，遽采為裁判之依據，不啻將法院采證 認事之職權委諸鑒定人，與鑒定人僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊 有違背。37：37 徐宏升，專利侵害鑒定，智能財產權與國際私法（曾陳明汝 教授六秩誕辰祝壽論文集），205頁，1997年3月初版。3838如：高等法院83年度上易字第139號判決；高等法院85年度上 易字第2152號判決；地方法院87年度自字第659號判決。仍有部分判決指出鑒定報告之瑕疵，而認其結論不可采而否認其

40、證 據力者3939，足見該案件之法院有實際依職權認定事實；亦有收受鑒 定報告后，僅將其結論做為證據之一，還參酌其它證據、推理，自行認 定被告創(chuàng)作物是否落入專利保護范圍4040。法院審理案件、認定 事實雖應尊重專業(yè)之認定，但就法律適用卻為法官之本職，故對于專利 侵害鑒定報告，除應確認其鑒定程序無瑕疵，仍應以該結論作為系爭案 件證據之一，而自行認定事實、適用法律以為判決，是為正途。六、結語如同我國許多智能財產法規(guī)或貿易法規(guī)，專利法之討論亦常常陷入 應采何種立法例下之學說的難題。我國專利法之歷次修正過程均受到美 方之壓力，且智能財產權領域本為美國法影響全球之制度，無論在我國 實務、學說之發(fā)展上均難以

41、與其割舍；然而，至少就專利保護范圍 這一部份，我國專利法確實是與歐洲專利公約、德國專利新法同一法 例，因此在處理相關問題時，何時應厘清立場、避免混合適用不同立法 例下之學說，何時適于參酌不同立法例下之學說，以解決實際問題、或 使我國之專利制度更為完備，應為解決系爭相關問題之同一方向。3939如：地方法院87年度訴字第688號判決；地方法院88年度易字 第1518號判決；地方法院87年度易字第2883號判決。4040如：高等法院85年度上易字第362號判決；地方法院88年度易 字第1518號判決；地方法院82年度易字第1272號判決；地方法院87 年度易字第2418號判決；地方法院87年度易字第

42、576號判決。參考書目曾陳明汝，工業(yè)財產權法專論，民75。曾陳明汝，專利商標法論，民79四版。謝銘洋等四人合著，專利法解讀，月旦法學，民83蔡明誠，發(fā)明專利法研究，臺大法學叢書（一0三），作者自版，1997年4月初版。專利侵害鑒定基準，經濟部中央標準局，民85年6月。彭鑒托，專利侵權與鑒定，作者自版，1993年黃文儀，專利說明書與申請專利范圍之撰寫以及專利權的關系，作者 自版，民79年。智能財產權與國際私法（曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集），1997 年3月初版。駱增進，中美專利審查基準中申請專利范圍之比較，東吳大學法 律研究所碩士論文，民國86年7月。吳永川，中美專利侵害分析之比較研究，東吳

43、大學法律研究所碩 士論文，民國85年7月。邵良正，專利權之保護，臺灣大學法律研究所碩士論文，民72年。翁金緞，發(fā)明專利保護范圍之研究，臺灣大學法律學研究所碩士論 文，民80。陳世杰，發(fā)明專利權侵害及民事救濟之研究，臺灣大學法律研究所碩士論文，民國八十四年六月。最高法院(3)八十六年度 臺上字第六 十五號新 型、 發(fā)明傳真信號和數(shù)字 影像信號之轉換方 法案附屬項非得主張范圍鑒定意見法院仍須取舍*八十八年度 臺上字第 六五六號新型汽車轉向盤鎖 具案部分專利權舉發(fā)撤銷后專利 保護范圍隨之縮減八十七年度 臺再字第二十一號新型免刀塑料帶案專利申請書之記載與專利保 護范圍之關連高等法院77年 87年以前(

44、22)八十三年上 易字第四四 五二號發(fā)明活性化陶瓷容器組 成與制造方法八十三年上 字第一。九 三號發(fā)明巨神實業(yè)控告第 一.土地銀行案附屬項非得主張范圍八十三年上 易字第一三 九號發(fā)明鹿鼎字庫案徑依鑒定報告論斷八十四年上 易字第一九 四五號新 型、 發(fā)明櫻花公司侵害組 合式輕質隔間墻 板案需實質內容相同八十五年上 易字第二六 二號發(fā)明表面全瓷化方法除鑒定報告外，法院有自行認 定八十四年上 易字第一八 。六號新型匹布染色機流路管 道之改良裝置需實質內容相同2.參酌專利說明書解釋專利范 圍八十二年上 易字第二五 七二號新型可拆收握把之跑步 機專利權之范圍應僅及于同種類 物品習用技術非新型專利范圍所及

45、八十二年上 易字第一七 。七號新型固奇公司一衣架八十五年上 易字第二四 四二號新型紡織機彈料紗線供 應裝置需實質內容相同不同之構成要件，若僅改變設 計而效果相同，仍為實質相同八十六年上 易字第四O 二四號新型道路用警告燈需實質內容相同八十三年上 易字第一八 二九號新型浮燈之改良構造修正請求專利部分若未公告， 仍非專利保護范圍八十二年上 易字第一七 四七號新式 樣歐克利太陽眼鏡參酌專利說明書、圖標解釋專 利范圍八十二年上 易字第二三 三五號新型鐵卷門支柱構造專利權之范圍應以主管機關 審理并公告之內容為準參酌專利說明書、圖標八十三年上 易字第五六號新型大型鋁門窗框架用 之接頭參酌專利說明書、圖標解

46、釋專 利范圍八十四年上 易字第八五 七號新型伸縮式機車安全鎖 鎮(zhèn)心方位之改良裝 置參酌專利說明書解釋專利范圍2.需實質內容相同八十四年上 易字第二八 三三號新型指針式警鈴鬧鐘八十四年上 易字第五八 。號新型球拍護套.球拍框不同之構成要件，若無相同功 效，則不侵害專利范圍無疑八十二年上 易字第五一 八號新型安全汲液虹吸管八十二年上 易字第- 三三號新型油壓表之改良結構八十五年上 易字第二一 五二號新型管路信道超流量 自動控制裝置徑依鑒定報告論斷八十六再字 第一號新型號碼鎖之改良構造1.參酌專利說明書解釋專利范 圍2.需實質內容相同八十六年上 易字第五一號新型鋁擠型空心網架之 固定構造需實質內容相同地院87年以后(24)八十五年度 自字第一二 四T發(fā) 明、 新型黃金相片成型法純 金名片之結構改良參酌專利說明書解釋專利范 圍提及均等原則八十六年度 易字第六四 七號發(fā)明普司通案專利保護范圍依申請書 獨立項之記載提及全要件原則、均 等原則、禁反言原則八十年度自字第二八一 號新型夾層防水隔熱板制 造機結構八十二年度 易字第一二 七二號新型公開習知技術外，才為專利保護范圍