企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題

三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險第二頁，共51頁?！爸R產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題已引起了全球各國首腦的關(guān)注?！?/p>

一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

前美國美聯(lián)儲主席格林斯潘在美國斯坦福經(jīng)濟(jì)管理研究院召開的全球經(jīng)濟(jì)峰會上指出：第三頁，共51頁。新時期，世界科技和經(jīng)濟(jì)的競爭，很大程度上是知識產(chǎn)權(quán)的競爭。作為開發(fā)和利用知識資源的基本制度，重視保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)就是重視和鼓勵創(chuàng)新。必須把知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略作為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略，積極營造良好的知識產(chǎn)權(quán)法治環(huán)境、市場環(huán)境、文化環(huán)境，大幅度提升知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理能力。（2008年9月20日，溫家寶《關(guān)于深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀若干重大問題》）第四頁，共51頁。

專利（Patent）作為一個法律上的概念，源自英文“LettersPatent”，意指由英國國王親自簽署的帶有御璽印鑒的獨(dú)占權(quán)利證書。這種證書沒有封口，內(nèi)容是公開的。因此，“Patent”的本意包括兩個意思：一是“壟斷”；二是“公開”。第五頁，共51頁。壟斷和公開成為專利的兩個最基本的特征。第六頁，共51頁。Thepatentsystemaddedthefuelofinteresttothefireofgenius--------AbrahamLincoln

專利制度是為智慧之火澆上利益之油。亞伯拉罕?林肯

第七頁，共51頁。（1）專利制度使技術(shù)的評鑒法制化。

技術(shù)成果若要獲得專利權(quán)，必須經(jīng)專利局依法進(jìn)行審查。凡授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造必須符合“三性”（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性）要求。

專利制度（patentsystem）是指國際上通行的一種利用法律的和經(jīng)濟(jì)的手段確認(rèn)發(fā)明人對其發(fā)明享有專有權(quán)，以保護(hù)和促進(jìn)技術(shù)發(fā)明的制度。

第八頁，共51頁。

根據(jù)PCT（專利合作條約）最低限度文獻(xiàn)量的規(guī)定，主要應(yīng)檢索申請日前30年的七國兩組織（美、日、英、德、法、瑞士、俄羅斯、歐洲專利局、專利合作條約組織）及講英語、法語、德語、西班牙語的國家不要求優(yōu)先權(quán)的專利文獻(xiàn)，以及近五年的169種科技期刊。第九頁，共51頁。

（2）專利制度使技術(shù)資產(chǎn)化。

技術(shù)發(fā)明一旦被授予專利權(quán)就變成了工業(yè)產(chǎn)權(quán)，形成了國際公認(rèn)的無形資產(chǎn)，具有了價值。

根據(jù)我國擔(dān)保法的規(guī)定，專利和存款單、匯票、股票一樣可作為質(zhì)押物。

知識產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)化，構(gòu)成了知識經(jīng)濟(jì)中的不同于傳統(tǒng)意義上的資本──知識資本。這種知識資本在知識經(jīng)濟(jì)中比傳統(tǒng)資本起的作用更大。第十頁，共51頁。

（3）專利制度使技術(shù)權(quán)利化。

我國專利法規(guī)定：任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人的許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品；或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

專利有很重要的占領(lǐng)和保護(hù)市場的作用。這種作用在WTO中制定了與貿(mào)易相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)定后更加突出了。它把對專利的保護(hù)與國際間的貿(mào)易相掛鉤，強(qiáng)化了對專利的保護(hù)力度。第十一頁，共51頁。

（4）專利制度使技術(shù)信息化。

專利制度規(guī)定了一整套的技術(shù)信息化措施?！癙atent”的本意包括兩個意思：一是“壟斷”；二是“公開”。

例如發(fā)明專利申請必須在自申請日起18個月后即行公布，授權(quán)后必須予以公告。世界上有170多個國家和地區(qū)，約有90個國家和地區(qū)及組織用30種文字出版專利文獻(xiàn)，全球?qū)＠墨I(xiàn)累計總量有近5000萬件，并且每年以150萬件的速度不斷增長。第十二頁，共51頁。

世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO--WorldIntellectualPropertyOrganization的研究結(jié)果表明，全世界最新的發(fā)明創(chuàng)造信息，90%以上首先都是通過專利文獻(xiàn)反映出來的。在研究開發(fā)工作的各個環(huán)節(jié)中注意運(yùn)用專利文獻(xiàn)，發(fā)揮專利制度的作用，能節(jié)約40%的科研開發(fā)經(jīng)費(fèi)和60%的研究開發(fā)時間。

第十三頁，共51頁。

專利制度的公開性使得公眾可以從公開渠道獲取具有戰(zhàn)略價值的各國專利技術(shù)文獻(xiàn)，而每年至少有85%的專利沒有在中國申請保護(hù)。

對于國內(nèi)企業(yè)而言，利用這些專利文獻(xiàn)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展是有可能的。第十四頁，共51頁。

鼓勵和支持市場主體健全技術(shù)資料與商業(yè)秘密管理制度，建立知識產(chǎn)權(quán)價值評估、統(tǒng)計和財務(wù)核算制度，制訂知識產(chǎn)權(quán)信息檢索和重大事項預(yù)警等制度，完善對外合作知識產(chǎn)權(quán)管理制度。

鼓勵市場主體依法應(yīng)對涉及知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為和法律訴訟，提高應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛的能力?！獓抑R產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要————第十五頁，共51頁。

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題

一、經(jīng)濟(jì)實(shí)力與跨國公司不在同一個檔次，無法通過規(guī)模經(jīng)營、兼并科技型企業(yè)在世界范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，建立和形成比較優(yōu)勢。如果不能在產(chǎn)業(yè)高端把自己做強(qiáng)做大，在新一輪創(chuàng)新密集的國際競爭中則面臨被邊際化威脅。

第十六頁，共51頁。二是技術(shù)創(chuàng)新缺少歷史積累，知識產(chǎn)權(quán)受制于人，有些企業(yè)已經(jīng)陷入依賴引進(jìn)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)“陷阱”。如果不能堅持自主創(chuàng)新，用知識產(chǎn)權(quán)武裝核心技術(shù)，建立自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)，則產(chǎn)業(yè)技術(shù)與國際先進(jìn)水平的差距有繼續(xù)拉大的危險。

第十七頁，共51頁。三是品牌交鋒處于弱勢，知名品牌的國際營銷尚在起步階段。面對跨國公司運(yùn)用凝聚巨大無形資產(chǎn)的品牌主導(dǎo)市場定價、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和零部件采購的嚴(yán)峻形勢，如果不能打響著名民族品牌，則將更多地失去市場財富的優(yōu)先分配權(quán)。四是保障創(chuàng)新行為的風(fēng)險管理機(jī)制和體系欠缺樹立自主創(chuàng)新主體意識

。第十八頁，共51頁。我國企業(yè)、科研院所、高等學(xué)校來說，突出的問題是創(chuàng)造、管理、運(yùn)營、維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的能力相當(dāng)薄弱。存在下列差距：一是知識和信息差距。知識產(chǎn)權(quán)基本知識在企業(yè)尚未普及，企業(yè)家對什么是知識產(chǎn)權(quán)、跨國公司知識產(chǎn)權(quán)策略、企業(yè)主業(yè)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)版圖及其變化等，缺乏系統(tǒng)把握和深入的了解。二是總量和質(zhì)量差距。本土企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)擁有量少，原始創(chuàng)新和技術(shù)含量偏低。

第十九頁，共51頁。三是戰(zhàn)略與管理差距。多數(shù)企業(yè)沒有知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制不完善，尚未制定規(guī)范有效的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)章程，沒有體現(xiàn)創(chuàng)新價值的考核指標(biāo)體系，沒有建立利用國內(nèi)外專利文獻(xiàn)信息資料的設(shè)施和制度。在知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略層面，多數(shù)企業(yè)處于啟蒙階段。第二十頁，共51頁。

據(jù)世界銀行等國際組織的統(tǒng)計，近年來，因知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)所造成的損失每年達(dá)800億美元，在實(shí)踐中，發(fā)達(dá)國家常采取單邊的制裁措施來報復(fù)侵害其知識產(chǎn)權(quán)的外國，其中以美國貿(mào)易法中的“301”條款和"337調(diào)查"美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條款為最典型的代表。

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第二十一頁，共51頁。三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險一、按照我省《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立和完善知識產(chǎn)權(quán)管理體系。二、抓好與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的合同管理、授權(quán)管理、注冊與監(jiān)測管理。三、在與外資合資或合作過程中要善于保護(hù)自主知識產(chǎn)權(quán)。

第二十二頁，共51頁。

四、規(guī)避專利“陷阱”

專利法不是為了限制競爭而是為了促進(jìn)競爭。中國企業(yè)往往在國際巨頭的專利戰(zhàn)略面前束手無策，事實(shí)上，跨國公司在中國申請的專利越多，其公開的技術(shù)也就越多，正如圍棋布局，跨國公司通過專利的方式其布陣已經(jīng)很清楚。在這種情況下，中國企業(yè)完全可以針對其布子來實(shí)施突圍戰(zhàn)略。第二十三頁，共51頁。

1、專利技術(shù)特征的規(guī)避。在他人專利的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)，規(guī)避專利的保護(hù)范圍就是一種很好的辦法。事實(shí)上很多技術(shù)性的專利無非是涉及到曲柄、滑塊、齒輪、皮帶、渦輪、軸承、密封等，可以實(shí)現(xiàn)各種功能。目前，很多技術(shù)是在某一個標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，在這種情況下只要置換一個技術(shù)特征，就會輕而易舉地規(guī)避專利侵權(quán)，而國內(nèi)的企業(yè)往往在照搬照抄中吃了虧。第二十四頁，共51頁。知識不等于有產(chǎn)權(quán)的知識，目前國內(nèi)很多人都混淆這兩個概念。有沒有產(chǎn)權(quán)要看其專利文本，看其權(quán)利要求書及說明書。看其向公眾公開的是什么，如果是其知識，但其沒有要求保護(hù)，或者要求保護(hù)了，但其專利文本有瑕疵不能支持其主張，還是免責(zé)。很多專利權(quán)中有水分，把水分?jǐn)D掉，國內(nèi)企業(yè)就可以免責(zé)。第二十五頁，共51頁。

回避設(shè)計（Designaround），是一種常見的專利被動規(guī)避策略，即研究他人的某項專利，然后設(shè)計一種不同于受專利法保護(hù)的他人專利的新方案，來規(guī)避他人的專利權(quán)?；乇茉O(shè)計是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略中避免侵權(quán)發(fā)生的重要措施，同時也可能是代價最小的一種競爭手段，因此，特別是對于后來者而言，回避設(shè)計往往能后發(fā)制人，這應(yīng)值得國內(nèi)企業(yè)充分關(guān)注和重視。第二十六頁，共51頁。

第一步：專利回避設(shè)計是要搞清所要回避的專利保護(hù)范圍的大小，找出其保護(hù)范圍最寬的權(quán)項進(jìn)行分析，結(jié)合說明書，確認(rèn)該權(quán)利要求字面的真實(shí)含義，以及其等同物的范圍。經(jīng)過這樣的分析，可以整理出該最寬權(quán)利要求包含的幾個必要技術(shù)特征。這樣就提供了一個比對基準(zhǔn)，來檢驗(yàn)將來的回避設(shè)計是否滿足下限要求。這種技術(shù)特征的對比不僅僅是字面上的，還應(yīng)考慮其等同物。這就是侵權(quán)判定理論中提到的全面覆蓋（字面侵權(quán)）原則、等同原則在回避設(shè)計中的應(yīng)用。第二十七頁，共51頁。案例分析：對保護(hù)范圍最寬的權(quán)項進(jìn)行分析第二十八頁，共51頁?！耙环N礦用電纜掛鉤，包括弧形的鉤體（1），在鉤體的鉤背上部設(shè)有通孔，其特征為：在鉤體的鉤背頂端上還設(shè)有弧形凸塊（3），鉤體（1）下部則設(shè)有和通孔（2）對應(yīng)配合的橫柱（4），橫柱（4）上方的鉤體（1）下部還設(shè)有上凹槽（5），弧形凸塊（3）和上凹槽（5）對應(yīng)配合構(gòu)成鉤體掛接擋位結(jié)構(gòu)?！钡诙彭摚?1頁。第三十頁，共51頁。

第二步：當(dāng)整理出要回避的專利的技術(shù)特征之后，就可以借鑒專利文件中發(fā)明內(nèi)容和具體實(shí)施方案來進(jìn)行回避設(shè)計。專利的保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，以獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍最寬，其具體實(shí)施方案中可能提供了多種變形和技術(shù)方案；其發(fā)明內(nèi)容部分可能揭示了完成本發(fā)明的技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路。然而其權(quán)利要求卻未必能精準(zhǔn)地概括上述這些具體實(shí)施方案；其技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路也未必只對應(yīng)其獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)方案。第三十一頁，共51頁。這樣，一種可能，就是通過對未被權(quán)利要求概括的實(shí)施方案或其變形進(jìn)行不同于權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案設(shè)計；另一種可能，就是通過應(yīng)用發(fā)明內(nèi)容中提到的技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路創(chuàng)造出不同于權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案。第三十二頁，共51頁。第三十三頁，共51頁。第三十四頁，共51頁。第三十五頁，共51頁。第三十六頁，共51頁。第三十七頁，共51頁。第三十八頁，共51頁。第三十九頁，共51頁。第四十頁，共51頁。第四十一頁，共51頁。第四十二頁，共51頁。第四十三頁，共51頁。

從權(quán)利人的角度而言，評估專利價值有三個因素：專利被無效的可能性，專利被回避設(shè)計的可能性，專利對于市場許可的可能性。可以看出，可否被回避設(shè)計對于專利的至關(guān)重要性，可以與專利能否成立(被無效的可能性)、專利是否有市場價值(被許可的可能性)相提并論，因?yàn)槲覀冎酪粋€可以被輕易地實(shí)現(xiàn)回避設(shè)計的專利，其價值不僅為零，而且可以說為負(fù)，它不僅不能保護(hù)專利持有者的發(fā)明創(chuàng)造，反而公布了自己的技術(shù)，并為競爭者提供了技術(shù)提示。第四十四頁，共51頁。

競爭者并不都是仿冒者，從競爭者的角度來看專利的回避設(shè)計，他們可能對專利進(jìn)行了一定的回避設(shè)計，但是有些卻仍然侵權(quán)，這就是回避設(shè)計中度的問題，這個度的底限就是專利侵權(quán)的判定，而其上限則是成本，即設(shè)計成本和制造成本。一項成功的回避設(shè)計必須滿足兩個條件，即在專利侵權(quán)判定中不會被判為侵權(quán)，這是法律上的要求，也是底限；在商業(yè)競爭中不至于因成本過高而失去競爭力，這是商業(yè)上的要求，也是回避設(shè)計對技術(shù)改動程度的上限。第四十五頁，共51頁。我國企業(yè)在跨國公司的專利戰(zhàn)略面前不能坐以待斃，而應(yīng)以攻為守?？鐕镜膶＠暾垼洳呗院蛙浝咭簿鸵挥[無余。我國企業(yè)申請專利方面貴在精，包括保護(hù)自身經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)上的發(fā)明成果、提交阻止競爭對手進(jìn)一步市場擴(kuò)張的專利、在競爭對手將要開發(fā)的領(lǐng)域申請基礎(chǔ)性專利、在競爭對手薄弱的環(huán)節(jié)申請專利、在與競爭對手配套的技術(shù)上申請專利、在競爭對手技術(shù)的可能改進(jìn)方面申請專利等。申請專利的數(shù)量不是越多越好，關(guān)鍵是定位要準(zhǔn)。第四十六頁，共51頁。

2、專利地域性的規(guī)避一項發(fā)明創(chuàng)造，只能在