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文檔簡介

1、如何有效答復(fù)發(fā)明專利審查意見通知書Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】如 何 有 效 答 復(fù) 發(fā) 明 專 利 審 查 意 見 通 知 書在發(fā)明專利申請過程中,審查員將根據(jù)申請人提交的申請文件對專利申請文件進(jìn)行初步審查和實(shí)質(zhì)審查,其目的主要是審查申請人提交的申請文件是否符合專利法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。在發(fā)現(xiàn)存在可以補(bǔ)正的缺陷時,審查員通知申請人以補(bǔ)正的方式消除缺陷,使其符合公布的條 件;在發(fā)現(xiàn)存在不可克服的缺陷時,審查員作出審查意見書,指明缺陷的性質(zhì),并通過駁回的方式盡早結(jié)束審批程序,另外還要確定發(fā)明專利申請

2、是否應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán),特別是確定其是否符合專利法有關(guān)“新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性”的規(guī)定。在這個必經(jīng)過程中,申請人可能會多次收到審查意見書,對審查意見書的答復(fù)將直接影響到專利申請的過程及結(jié)果。為了使申請人早日順利取得 發(fā) 明 專 利 權(quán) , 在 答 復(fù) 審 查 意 見 通 知 書 時 應(yīng) 注 意 的 以 下 幾 個 問 題 :先看一個例子:在申請?zhí)枮?xxxxxxxxxxxx 的專利申請審查過程中,審查員在一通中指出權(quán)利要求 1 中所述的步驟存在不清楚的問題。申請人在一通答復(fù)時,在說明書中添加了一些說明性的文字,而這些并不能從原始文件中直接推導(dǎo)出來,因此導(dǎo)致修改超出范圍,不符合專利法第三 十三條第一

3、款的規(guī)定。在二通中,審查員指出超范圍的問題,要求申請人刪除超出范圍的內(nèi)容。 結(jié)果,在答復(fù)二通時,申請人僅僅在意見陳述書中說明將所修改的一部分說明書內(nèi)容還原為原說 明書內(nèi)容, 而未提交替換頁。審查員只有發(fā)了三通, 發(fā)明人的申請才最終得以授權(quán)。我們來分析一下本案審查過程中都存在哪些問題:首先是,申請人在一通中沒有更好地理解審查員的意圖。審查員指出權(quán)利要求中存在不清楚的問題,申請人只要針對問題所在修改權(quán)利要求很容易就可以克服該缺陷,而申請人卻以為是說明書中描述不清楚,因此對說明書作了進(jìn)一步的修改和解釋,而未對權(quán)利要求進(jìn)行修改。因而不僅沒有克服權(quán)利要求的缺陷,致使修改超范 圍。在二通答復(fù)中,申請人雖然

4、認(rèn)為應(yīng)該刪除超出范圍的內(nèi)容,卻沒有提交替換頁,而只是將 說明書內(nèi)容還原為原說明書內(nèi)容。而根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十二條的規(guī)定,除審查員依職權(quán)修 改明顯錯誤的情況外,不論采用什么方式提出修改意見,都必須以申請人正式提交的書面修改文 件為依據(jù)。只在意見陳述中說明是不行的。從上面例子中我們可以看到,在答復(fù)審查意見陳述和修改時會時常出現(xiàn)一些問題,了解在答復(fù)審 查意見的注意事項(xiàng)十分必要。第一,針對專利法第二十六條第四款問題的答復(fù):該問題主要包括權(quán)利要求概括范圍 過寬、說明書中沒有記載、與說明書中記載的不一致。對于概括范圍過寬的問題,往往出現(xiàn)在說明書中只有一個實(shí)施實(shí)例,而在權(quán)利要求中卻使 用上位、功能性或概

5、括性的語言概括了一個比較寬的保護(hù)范圍。如果申請人能夠提出證據(jù),說明 所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在說明書給出情報的基礎(chǔ)上,能夠容易地將發(fā)明或者實(shí)用新型擴(kuò)展到權(quán) 利 要 求 的 保 護(hù) 范 圍 也 是 可 以 的 。 否 則 就 不 會 被 審 查 員 接 受 。對于說明書中沒有記載以及與說明書不一致的情況,在產(chǎn)品權(quán)利要求中尤其容易出現(xiàn)這樣 的問題,經(jīng)常是權(quán)利要求中的一個部件在說明書中沒有記載或者權(quán)利要求中是一個部件而說明書 中是多個部件,或者權(quán)利要求中是兩個部件而說明書中只有一個部件與之對應(yīng)。這種情況下除非 是申請人指出說明書中什么地方有記載或者刪除沒有記載的內(nèi)容,或者修改使得權(quán)利要求與說明 書描述

6、一致,否則是無法說服審查員的。有時候申請人在意見陳述和修改時,將指出不符合專利法第二十六條第四款的權(quán)利要求補(bǔ)入說明書中,以使該權(quán)利要求得到說明書的支持,這經(jīng)常也不能被接受。因?yàn)樵颊f明書中沒有公開這樣的方案,即使補(bǔ)入也僅僅只是形式上的支持而已,可能不能滿足實(shí)質(zhì)性的支持要求。第 二 , 針 對 專 利 法 第 二 十 二 條 第 二 、 三 款 問 題 的 答 復(fù) :對于新穎性,申請人需要仔細(xì)考察對比文件是否確實(shí)與本申請的權(quán)利要求相同,有時候?qū)彶閱T的理解也會有偏差或者有的區(qū)別點(diǎn)沒有注意到。(但是需要說明的是,對于技術(shù)特征的理 解,審查員和申請人并不十分相同。因?yàn)橛袝r候權(quán)利要求中使用的是上位的概念

7、,包含了很多內(nèi)容,而對比文件使用的是下位的概念,因此申請人對此要多加注意。或者是申請人在說明書的基礎(chǔ)上把權(quán)利要求理解在一個較窄的范圍內(nèi),而實(shí)際上權(quán)利要求本身并沒有相應(yīng)的限定。如果申請人沒有意識到這一點(diǎn)而與審查員作辯解, 并且堅(jiān)持不改, 那么可能會導(dǎo)致申請駁回)而對于創(chuàng)造性,不僅要注意對比文件的技術(shù)特征是否確實(shí)與本申請的權(quán)利要求的相同,還 要注意其中所用的公知常識是否確實(shí)是公知的,多個對比文件以及對比文件與公知常識的結(jié)合是 否 顯 而 易 見 , 一 般 反 駁 時 通 常 就 在 這 些 地 方 。需要注意的是,申請人常常在辯駁的時候會說明本發(fā)明與對比文件有何不同,忽略了不同 點(diǎn) 在 權(quán) 利

8、要 求 中 的 體 現(xiàn) 。 如 果 是 這 樣 , 審 查 員 就 不 會 接 受 。第 三 , 針 對 專 利 法 第 二 十 一 條 第 二 款 問 題 的 答 復(fù) :這種問題申請人需要注意的是,審查員所認(rèn)為缺少的這些特征是否確實(shí)是本發(fā)明所必需的 還是可選的,或者認(rèn)為部分必要。由于申請人是該發(fā)明的締造人,他對發(fā)明創(chuàng)造有著更加透徹的 理解, 審查員難免存在理解有偏頗之處。因此, 申請人在答復(fù)意見時是有爭辯余地的。第四, 針對實(shí)施細(xì)則 第二十條第一 款問題的答復(fù):在答復(fù)這一條意見時容易出現(xiàn)的問題就是,申請人在意見答復(fù)中陳述,說明書哪一部分中有清楚的記載,因此權(quán)利要求是清楚的。但是這種陳述往往是

9、不會被接受的,因?yàn)檎f明書中有清楚記載并不等于權(quán)利要求中就不需要清楚記載。我們希望看到權(quán)利要求本身所要求保護(hù)的技術(shù)方 案是一個清楚完整并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可實(shí)現(xiàn)的方案。因此,對于這一條意見的答復(fù),一般 情況下就是將其修改清楚。第五,應(yīng)注意的其他事項(xiàng)審查員針對權(quán)利要求提出問題后,在答復(fù)時應(yīng)注意針對權(quán)利要求進(jìn)行修改,不要去修改說 明書。說明書中除了適應(yīng)性修改之外最好不要對說明書進(jìn)行修改,以便避免出現(xiàn)修改超出范圍的 問題。提交意見陳述及替換頁時,注意一定要在替換頁上修改。有時會出現(xiàn)在意見陳述或者修改對照頁上說明有修改,但是正式的替換頁上沒有修改的情況,或者是告知讓審查員修改。在提交替換頁時,應(yīng)是對原始文件或者中間文件的替換,按照原始文件或者中間文件的頁 碼順序編號,不要按照公開文本替換和編頁碼。在提交修改的附圖時,如果其中修改的附圖中有指定的摘要附圖,應(yīng)該相應(yīng)地同時提交一 份新的摘要附圖。以上幾種問題,其中前四條中有很多情況下都是要求申請人縮小權(quán)利要求保護(hù)范圍的,而這種情況下如果申請人不據(jù)理力爭的話,

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