淺析歐洲專利申請(qǐng)程序中關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式的調(diào)整

1、Word 淺析歐洲專利申請(qǐng)程序中關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式的調(diào)整 一、 引言 近年來(lái)，歐洲專利申請(qǐng)程序中關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式的規(guī)定有較大的調(diào)整。第14 版(2022年08 月)歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則(IREPC)修訂了第137 條、第161 條并增加了第70(a)條，第15 版(2022 年09 月)歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則修訂了第164 條和135 條，此外，相應(yīng)地歐洲專利審查指南(2022 年11 月)在修改的時(shí)機(jī)與方式方面也有較大的變化。隨著中國(guó)企業(yè)拓展海外市場(chǎng)特殊是歐洲市場(chǎng)的需求與日俱增，在專利先行的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)策略中，清楚了解歐洲專利申請(qǐng)程序近年來(lái)的調(diào)整也日益重要。為此，本文主要介紹歐洲申請(qǐng)程序中近

2、年來(lái)關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式的調(diào)整，以關(guān)心歐洲專利申請(qǐng)者管中窺豹。 二、主要調(diào)整 (一)變化概述 為觀看近幾年歐洲專利申請(qǐng)程序中關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式的調(diào)整趨勢(shì)，筆者主要對(duì)比了第13 版(2022年7月)、第14版(2022年08月)和第15版(2022年09 月)歐洲專利公約(EPC)和歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則(IREPC)，以及2022 年04 月、2022年04 月和2022 年11 月出版的歐洲專利審查指南。通過(guò)比較分析，可以看出，近年來(lái)關(guān)于審查程序中修改的時(shí)機(jī)與方式，主要有兩大調(diào)整趨勢(shì)：一是出于程序節(jié)省的考慮，取消了原本在收到送達(dá)的第一次審查看法通知書(shū)后仍有一次主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，只保留了收到檢索

3、報(bào)告后第一次審查看法通知書(shū)收到前的至少一次主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，且強(qiáng)調(diào)必需對(duì)檢索報(bào)告的看法進(jìn)行回應(yīng);二是對(duì)進(jìn)入歐洲階段的PCT 申請(qǐng)程序中修改的時(shí)機(jī)與方式進(jìn)行了細(xì)化確認(rèn)，從而試圖強(qiáng)化PCT 體系、增加PCT 途徑吸引力。 (二)法條和細(xì)則的主要變化 對(duì)比第13 版1 、第14 版2 和第15 版 3歐洲專利公約(EPC)，公約涉及修改(Amendments)的法條即第123 條自2022 年后并未轉(zhuǎn)變，歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則(IREPC)關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式的條款，轉(zhuǎn)變最大的是在第14 版，主要涉及細(xì)則第137 條、第161 條和第70(a)條，其中IREPC第70(a)條是在第14 版中新增的條款。

4、關(guān)于第13版和第14 版IREPC 第137 條的條文比較見(jiàn)表1 ;關(guān)于第13 版和第14 版IREPC 第161 條的條文比較見(jiàn)表2 ;關(guān)于第14 版IREPC 新增的第70(a)條的條文見(jiàn)表3。上述條款在第15 版IREPC 中沒(méi)有轉(zhuǎn)變，因而2022 年后涉及修改的時(shí)機(jī)與方式的相關(guān)規(guī)定也轉(zhuǎn)變不大。在第13 版IREPC 第137 條中規(guī)定，申請(qǐng)人有兩次依據(jù)其自己的意愿修改說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)和附圖的機(jī)會(huì)，一次是在收到歐洲檢索報(bào)告之后，一次是在收到審查小組的第一次通知書(shū)(一通)之后。上述規(guī)定雖然賜予了申請(qǐng)人更多主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，但是在某些狀況下降低了審查效率，延長(zhǎng)了審查程序。特殊是自從歐專局規(guī)定

5、歐洲檢索報(bào)告需要附上書(shū)面看法后，上述規(guī)定減弱了上述附有書(shū)面看法的檢索報(bào)告的作用，使其沒(méi)有得到充分的利用。為克服上述不足，修改后的第14 版IREPC 第137 條中規(guī)定，只有對(duì)歐專局依照細(xì)則70a 條1 或2 款或細(xì)則161 條1 款所作的通知書(shū)作出回應(yīng)而提交看法陳述、改正或修改時(shí)，申請(qǐng)人可以同時(shí)依據(jù)其自己的意愿修改說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)和附圖。此后沒(méi)有審查小組的同意，申請(qǐng)人不得作出進(jìn)一步的修改。參見(jiàn)表2 和表3 可知，第14 版IREPC70a 條1或2 款涉及歐專局應(yīng)賜予申請(qǐng)人針對(duì)擴(kuò)展歐洲檢索報(bào)告的看法陳述和修改說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)和附圖的機(jī)會(huì)，細(xì)則161 條1 款涉及假如歐洲專利局已被選擇作為

6、國(guó)際檢索單位(ISA)， 也被選擇作為進(jìn)入歐洲階段的PCT 申請(qǐng)(Euro-PCT)的國(guó)際初步審查單位(IPEA)，歐專局應(yīng)賜予申請(qǐng)人針對(duì)國(guó)際檢索單位的書(shū)面看法或國(guó)際初步審查報(bào)告的陳述看法的機(jī)會(huì)和修改說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)和附圖的機(jī)會(huì)。也就是說(shuō)，第14 版IREPC 之后，申請(qǐng)人只在收到歐洲檢索報(bào)告之后有一次主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)，而在收到審查小組的第一次通知書(shū)之后不再被給予主動(dòng)修改的權(quán)利。同時(shí)，對(duì)進(jìn)入歐洲階段的PCT 申請(qǐng)程序中修改的時(shí)機(jī)與方式進(jìn)行了細(xì)化確認(rèn)，規(guī)定申請(qǐng)人只在收到歐專局作為ISA 或IPEA 作出的國(guó)際檢索報(bào)告的書(shū)面看法或國(guó)際初審報(bào)告之后有一次主動(dòng)修改的機(jī)會(huì)。這樣，申請(qǐng)人會(huì)更加重視歐洲檢索

7、報(bào)告或歐專局作為ISA 或IPEA 作出的國(guó)際檢索報(bào)告的書(shū)面看法或國(guó)際初審報(bào)告的作用，也使得審查員能更加有效地縮短審查程序。 三、最新相關(guān)調(diào)整 除上述主要調(diào)整外，再介紹一下最新的相關(guān)調(diào)整，這些調(diào)整雖然不影響上述修改的時(shí)機(jī)和方式，但是對(duì)進(jìn)入歐洲階段的PCT 申請(qǐng)程序有一些調(diào)整，特殊當(dāng)檢索報(bào)告涉及單一性問(wèn)題時(shí)，歐洲專利申請(qǐng)者能夠了解自己可享受的檢索服務(wù)狀況。對(duì)比第14 版(2022 年08 月)和第15 版(2022年09 月)歐洲專利公約(EPC)，關(guān)于修改的時(shí)機(jī)與方式涉及的條款雖然基本沒(méi)有變化，但是歐洲專利公約實(shí)施細(xì)則第164 條和135 條有較大變動(dòng)。上述條款的修改消退了以往申請(qǐng)人因選擇不同

8、的申請(qǐng)途徑(如選擇通過(guò)PCT 途徑申請(qǐng)歐洲專利(Euro-PCT)或直接向歐洲專利局申請(qǐng)歐洲專利(Euro-direct)，以及在國(guó)際選擇不同的檢索單位(如選擇EPO 或其他專利機(jī)構(gòu))而在歐洲專利局的授權(quán)程序中享受不同的檢索服務(wù)水平的狀況。 (一)Euro-direct依據(jù)細(xì)則第64 條第1 款，在被EPO 認(rèn)定缺乏單一性的情形下申請(qǐng)人有權(quán)在收到EPO 通知之后通過(guò)繳納額外檢索費(fèi)使其它創(chuàng)造獲得EPO 的檢索。 (二)Euro-PCT，國(guó)際階段EPO 未被選擇作為S(ISA)最新修改后的細(xì)則第164 條第1 款采納了與細(xì)則第64 條第1 款基本相同的措辭，規(guī)定Euro-PCT 申請(qǐng)將享受與Eur

9、o-direct 申請(qǐng)同等的待遇，即在被EPO 認(rèn)定缺乏單一性的情形下申請(qǐng)人有權(quán)在收到EPO 通知之后通過(guò)繳納額外檢索費(fèi)使其它創(chuàng)造獲得EPO 的檢索。隨后申請(qǐng)人有權(quán)從已被EPO 檢索過(guò)的創(chuàng)造中選擇一項(xiàng)創(chuàng)造或符合單一性要求的一組創(chuàng)造進(jìn)入后續(xù)審查程序，但不能選擇未被繳納檢索費(fèi)的創(chuàng)造進(jìn)入后續(xù)審查程序。 (三)Euro-PCT，國(guó)際階段EPO 被選擇作為S(ISA)此種情形下Euro-PCT 申請(qǐng)將不經(jīng)受SES 程序，而由EPO 審查部門(mén)進(jìn)行處理，依據(jù)細(xì)則第161 條和第162 條的規(guī)定，在EPO 發(fā)出補(bǔ)正或修改通知書(shū)或者繳費(fèi)通知書(shū)后的6 個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人有陳述看法或修改申請(qǐng)文件，或者繳納權(quán)利要求超項(xiàng)費(fèi)

10、的機(jī)會(huì)。在此期限屆滿后，依據(jù)最新修改后的細(xì)則164 條第2 款的規(guī)定，假如EPO 在歐洲階段認(rèn)定權(quán)利要求書(shū)包含了未被EPO 檢索過(guò)的創(chuàng)造，則它將要求申請(qǐng)人為此類創(chuàng)造繳納(額外)檢索費(fèi)，并且在申請(qǐng)人繳納了該(額外)檢索費(fèi)的狀況下對(duì)此類創(chuàng)造進(jìn)行檢索。申請(qǐng)人在收到EPO 的額外檢索結(jié)果后，有權(quán)修改申請(qǐng)文件，且有權(quán)選擇已被EPO 作為S(ISA)或指定/ 選定局檢索過(guò)的任何創(chuàng)造在后續(xù)授權(quán)程序中接受審查。結(jié)合上文提到的修改的時(shí)機(jī)和方式可知，假如申請(qǐng)人在細(xì)則第161 條規(guī)定的6 個(gè)月期限內(nèi)修改Euro-PCT 申請(qǐng)，導(dǎo)致其包含未被EPO 檢索過(guò)的創(chuàng)造，雖然依據(jù)PCT 實(shí)施細(xì)則第45 之二條第6 款的規(guī)定，申請(qǐng)人在國(guó)際階段無(wú)法通過(guò)向EPO 繳納檢索費(fèi)而獲得EPO 額外檢索的機(jī)會(huì)，但是2022 年11月1日最新修改的細(xì)則第164和135條生效之后，申請(qǐng)人可以在PCT 進(jìn)入歐洲階段后通過(guò)繳納(額外)檢索費(fèi)的方式重新要求對(duì)其進(jìn)行檢索。這使得此種情形下，國(guó)際階段中依據(jù)申請(qǐng)人自身意愿進(jìn)行的修改在進(jìn)入歐洲階段后可能被真正接受繼而順當(dāng)在后續(xù)授權(quán)程序中接受審查，比如修改后的權(quán)利要求書(shū)可