未注冊商標(biāo)的“被動使用“參考幻燈片

1、1,1,未注冊商標(biāo)的“被動使用”,2,目錄,一、商標(biāo)的“使用” 二、“被動使用”概念的引入 三、認(rèn)定未注冊商標(biāo)的“使用” 四、認(rèn)定”有一定影響” 五、認(rèn)定“以不正當(dāng)手段”,3,3,一、商標(biāo)的“使用”,商標(biāo)法第31條：申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。 第一，被搶注的商標(biāo)的必須為未注冊商標(biāo)且屬于可注冊商標(biāo)； 第二，被搶注的商標(biāo)必須是在先使用的商標(biāo)，且該使用必須為真實(shí)、合法、有效地使用，達(dá)到“使相關(guān)公眾對商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品及商品提供者有所認(rèn)識”； 第三，被搶注商標(biāo)經(jīng)過使用已經(jīng)獲得一定的知名度； 第四，搶注人采取了不正當(dāng)手段并具有主

2、觀惡意。,4,4,二、“被動使用”概念的引入,（一）“被動使用”概念 1、一般消費(fèi)者或相關(guān)公眾主動地將某一標(biāo)志在特定的商品或服務(wù)上特定的指向某一生產(chǎn)者或者服務(wù)者，從而使相關(guān)公眾客觀上對商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品或服務(wù)以及商品或服務(wù)提供者之間形成唯一聯(lián)系的認(rèn)識，從而實(shí)際發(fā)揮了商標(biāo)作用的行為。(“索愛”商標(biāo)案） 2、商標(biāo)法實(shí)施條例第3條：商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。,5,5,2003年3月19日，劉建佳向國家工商行政管理總局商標(biāo)局提出第3492439號“索愛”商標(biāo)（簡稱爭議商標(biāo)）的注冊申請，并于2

3、004年8月7日經(jīng)核準(zhǔn)注冊，核定使用商品為第9類影碟機(jī)、擴(kuò)音器、揚(yáng)聲器音箱、電話機(jī)等商品。 2005年6月7日，索尼愛立信移動通信產(chǎn)品（中國）有限公司（簡稱索尼愛立信（中國）公司）對爭議商標(biāo)提出撤銷注冊申請，其在爭議裁定申請書中提出：“索愛”是索尼愛立信（中國）公司在中國擁有的馳名商標(biāo)，劉建佳惡意注冊爭議商標(biāo)將侵害索尼愛立信（中國）公司的合法權(quán)益，且違反商標(biāo)法第10條第1款第8項(xiàng)和中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法（簡稱反不正當(dāng)競爭法）第5條第2項(xiàng)的規(guī)定。 2007年11月28日，商標(biāo)評審委員會于作出商評字2007第11295號關(guān)于第3492439號“索愛”商標(biāo)爭議裁定書（簡稱第11295號裁定），

4、裁定索尼愛立信（中國）公司所提復(fù)審理由不能成立，爭議商標(biāo)予以維持。,6,6,7,7,2008年1月23日，索尼愛立信（中國）公司向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，2008年8月1日，北京市第一中級人民法院作出（2008）一中行初字第196號行政判決，認(rèn)為“索愛”已被廣大消費(fèi)者和媒體認(rèn)可并使用，具有了區(qū)分不同商品來源、標(biāo)志產(chǎn)品質(zhì)量的作用，這些實(shí)際使用效果、影響自然及于索尼愛立信（中國）公司，其實(shí)質(zhì)即等同于他們的使用，爭議商標(biāo)的注冊屬于商標(biāo)法第31條規(guī)定的“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形，遂判決撤銷第11295號裁定，并由商標(biāo)評審委員會重新就索尼愛立信（中國）公

5、司對爭議商標(biāo)提出的爭議申請做出裁定。,8,8,一審判決作出后，劉建佳不服該判決向北京市高級人民法院提出上訴。北京市高級人民法院于2009年3月12日作出（2008）高行終字第717號行政判決，認(rèn)為商標(biāo)法第31條所規(guī)定的“在先使用”的必須為“應(yīng)當(dāng)由被搶注人自己在商業(yè)活動中予以了使用”的情形，該案中索尼愛立信（中國）公司并未主動將“索愛”商標(biāo)用于商業(yè)使用，因此爭議商標(biāo)的注冊并不屬于商標(biāo)法第31條所規(guī)定的情形。因此，判決撤銷北京市第一中級人民法院作出的（2008）一中行初字第196號行政判決，維持第11295號裁定。,9,9,（二）“被動使用”引入的原因 理論層面： 1、商標(biāo)的功能主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)：一

6、是區(qū)分商品或者服務(wù)的來源，便于消費(fèi)者進(jìn)行選擇，維護(hù)社會正常的經(jīng)濟(jì)秩序；二是基于消費(fèi)者對商標(biāo)或者服務(wù)的信賴?yán)娑a(chǎn)生的商品或者服務(wù)所承載的品牌價(jià)值，即商譽(yù)。 2、保護(hù)未注冊商標(biāo)的立法本意不但在于保護(hù)在先使用人本人的利益，更重要的是保護(hù)商標(biāo)所載有的商譽(yù)及其一般公眾基于該商譽(yù)對特定生產(chǎn)商或服務(wù)提供者的信賴?yán)妫约耙罁?jù)誠實(shí)信用原則維護(hù)正常的市場交易秩序。,10,10,3、被動使用的情形下，相關(guān)公眾主動在商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品以及商品的提供者之間形成了相應(yīng)的認(rèn)識，從而使相關(guān)的標(biāo)志起到了商標(biāo)區(qū)分商品或服務(wù)來源的基本功能，客觀上可以認(rèn)定為商標(biāo)在先使用行為； 同時(shí)，相關(guān)公眾基于該標(biāo)志對特定商品或服務(wù)提供者提

7、供的特定商品或服務(wù)的信賴已客觀存在，基于誠實(shí)信用的基本原則，法律亦應(yīng)對該種客觀存在提供相應(yīng)的保護(hù)。,11,11,實(shí)踐層面： 1、根據(jù)我國商標(biāo)法對于采取不正當(dāng)手段進(jìn)行搶注商標(biāo)的行為，被搶注人只能選擇第41條第2款維護(hù)自己的合法權(quán)益（目前司法實(shí)踐已經(jīng)明確排除了被搶注人選擇商標(biāo)法第41條第1款為依據(jù)，以私權(quán)受到侵害為由提起行政訴訟的可能）。 2、因此，如果對于商標(biāo)法第31條施以過于苛刻的條件，被搶注人的利益將難以維護(hù)，將不符合商標(biāo)法“保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)商標(biāo)信譽(yù)，以保障消費(fèi)者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展”的立法本意。,12,12,三、認(rèn)定未注冊

8、商標(biāo)的“使用”,1、商標(biāo)法上的使用應(yīng)是真誠的、公開的、能夠?qū)崿F(xiàn)商標(biāo)主要功能、并具有一定規(guī)模的使用。 2、它包括兩方面內(nèi)容，從主觀方面講，必須具有真誠的使用意圖，即必須具有行銷于市、從事貿(mào)易活動的目的。從客觀方面講，應(yīng)具有將商標(biāo)用于商品或其包裝、容器、標(biāo)貼、說明書、價(jià)目表或其他類似對象上，進(jìn)而持有、陳列、散布、出口等行為；或者具有在服務(wù)的推銷或廣告宣傳中使用或予以展示的行為。,13,具體來說： （一）必須在中國大陸地區(qū)真實(shí)的使用 眾所周知，商標(biāo)權(quán)利具有地域性，即一個(gè)國家或地區(qū)依照其本國的商標(biāo)法或本地區(qū)的商標(biāo)條約所授予的商標(biāo)權(quán)，僅在該國或該地區(qū)有效，對他國或該地區(qū)以外的國家沒有約束力。 同樣道理商

9、標(biāo)法第31條規(guī)定的“已經(jīng)使用”也應(yīng)當(dāng)具有地域性，應(yīng)當(dāng)是在我國地域內(nèi)的使用，而不包括我國境外。即“已經(jīng)使用”的地域范圍應(yīng)該是與商標(biāo)權(quán)的地域范圍相一致，也就是適用商標(biāo)法的地域范圍，即中國大陸地區(qū)，不包括港、澳、臺。,14,（二）必須是“主動使用” 這就要求“已經(jīng)使用”的方式應(yīng)當(dāng)是具體的、具有商業(yè)意義的。根據(jù)商標(biāo)法實(shí)施條例第3條的規(guī)定，“使用”包括： 直接附著于商品、商品包裝或者容器上的使用或者在商業(yè)廣告、產(chǎn)品說明書等其他商業(yè)文件中的間接使用； 注冊商標(biāo)所有人的自行使用或者是商標(biāo)權(quán)人以外的第三人被許可使用、與商標(biāo)所有人有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的人的使用； 商品或服務(wù)經(jīng)銷商中的使用或者是產(chǎn)品銷售前的使用，如廣告宣傳

10、。 以上的使用行為都屬于企業(yè)商業(yè)性地“主動使用”未注冊商標(biāo)的情況，也就是“已經(jīng)使用”的方式不包括商標(biāo)“被動使用”，即不包括媒體宣傳報(bào)道或是相關(guān)公眾的使用。,15,15,（三）必須是合法使用 “已經(jīng)使用”中的“使用”，必須是一種合法的使用，如果采用法律所禁止的方式使用該商標(biāo)，則不能產(chǎn)生援引“在先使用并有一定影響”對抗他人注冊商標(biāo)的法律后果。 （四）必須滿足“標(biāo)志、對象、出處”的對應(yīng)關(guān)系 商標(biāo)使用必須是商標(biāo)所有人在他自己的商品或服務(wù)上使用商標(biāo)，從而形成標(biāo)志、商品或服務(wù)、生產(chǎn)者或經(jīng)營者三者之間的對應(yīng)關(guān)系，缺一項(xiàng)商標(biāo)使用便不可成立。即達(dá)到使相關(guān)公眾對商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品或者服務(wù)及商品或者服務(wù)的提供者

11、有所認(rèn)識。,16,（五）必須是商業(yè)性使用 商標(biāo)法第31條“已經(jīng)使用”中的“使用”，應(yīng)該是指嚴(yán)格的商業(yè)性使用，即通過“使用”，使該商標(biāo)具有了指示商品或者服務(wù)的出處乃至產(chǎn)品質(zhì)量的功能。 該商標(biāo)是切切實(shí)實(shí)的在商業(yè)活動中使用，即不僅僅在商品或服務(wù)上貼了商標(biāo)標(biāo)簽，還將其流通到商場上銷售，和消費(fèi)者見面，被消費(fèi)者選擇。包括廣告、合同、許可等一系列的行為，所有這些行為的目的都是為了商業(yè)活動。 所以，單純的廣告宣傳、展覽，或者為保留商標(biāo)權(quán)或訴訟利益而象征性的使用、秘密地、少量地使用均不為商標(biāo)的使用行為。,17,四、認(rèn)定“有一定影響”,1、“有一定影響”，是指在先商標(biāo)在相關(guān)地域、相關(guān)行業(yè)內(nèi)具有一定的知名度，應(yīng)為相關(guān)公眾所知悉并享有一定的聲譽(yù)?！耙欢ㄓ绊憽辈皇桥c生俱來的，而是通過在先商標(biāo)權(quán)人付出了金錢、時(shí)間與心血積累的，基于對在先商標(biāo)權(quán)人這種付出的尊重，法律給予了“一定影響”的在先商標(biāo)以必要的保護(hù)。 2、如果在先商標(biāo)雖具有了“一定影響”，但該影響不是產(chǎn)生于在先商標(biāo)權(quán)人的商業(yè)性的“主動使用”，與在先商標(biāo)權(quán)人的活動無關(guān)，是第三人的行為或其他的原因造成的，即使這個(gè)影響再大，在現(xiàn)行法律體制下，仍不可以此根據(jù)商標(biāo)法第31條的規(guī)定撤銷國內(nèi)已注冊的商標(biāo)。,18,五、認(rèn)定“