專利權(quán)人在處理專利侵權(quán)案件中應(yīng)注意的問題

1、專利侵權(quán)案件中權(quán)利人應(yīng)注意的問題北京市安博律師事務(wù)所律師張玉樞隨著社會發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，我國已經(jīng)步入專利大國的行列，專利申請量和專利授權(quán)量越來越多，專利侵權(quán)案件的數(shù)量也越來越多。但是由于我國專利制度起步較晚，再加之整體技術(shù)水平并不是很高，申請人及專利權(quán)人的保護(hù)意識和保戶方法并不是很恰當(dāng)，雖然專利案件較多，但是最終得不到保護(hù)的比例也相當(dāng)大。究其原因不外乎有這么幾種：一是我國實用新型專利和外觀設(shè)計專利不進(jìn)行實質(zhì)審查，在維權(quán)過程中被無效，得不到保護(hù)；二是專利申請人未通過代理或者代理人水平不高， 導(dǎo)致專利保護(hù)范圍限定不科學(xué)， 被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入專利范圍；三是專利權(quán)人對專利法了解不夠，不能科學(xué)的維權(quán)。筆

2、者曾經(jīng)辦理過六起涉及侵權(quán)的外觀設(shè)計專利無效案件，其中有四起外觀設(shè)計專利權(quán)被無效，還有一起因為因為主張自由公知設(shè)計而被判決不構(gòu)成侵權(quán)，這樣六件專利訴訟案件，專利權(quán)人輸了五件，比例還是很高的。也曾經(jīng)接觸過這樣一起實用新型專利侵權(quán)案件，“韭菜除根機(jī)”實用新型專利侵權(quán)案件，因為專利權(quán)利要求僅有一項，且在確定保護(hù)范圍時不科學(xué)，多余指定太多，導(dǎo)致被控侵權(quán)產(chǎn)品未完全覆蓋該權(quán)利要求，因而被判定為不構(gòu)成侵權(quán)。還有類似這樣的案件，本來專利權(quán)人的專利申請文件僅僅敘述了一個簡單創(chuàng)意，沒有具體可行的實施例給予支持，具技術(shù)方案在本領(lǐng)域技術(shù)人員不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動根本不能實現(xiàn)的，按專利法規(guī)定也是一件無效的專利，而且其在沒有搞清

3、楚被控侵權(quán)產(chǎn)品具體結(jié)構(gòu)的前提下，就簡單的認(rèn)為對方侵權(quán)，因而到處起訴到處投訴，到頭只能是到處碰壁。因此筆者根據(jù)多年的專利維權(quán)經(jīng)驗，整理出專利權(quán)人在專利侵權(quán)案件中的應(yīng)該注意的幾個問題，希望對許多發(fā)明人和中小企業(yè)有一定的幫助。一、首先要保證自己的專利質(zhì)量。保證自己的專利質(zhì)量需要從兩方面招手，一方面是專利技術(shù)方案本身的技術(shù)含量和技術(shù)領(lǐng)域，因為專利技術(shù)含量低，不掌握核心技術(shù)，很難進(jìn)行有效的保護(hù)，而且容易被其他技術(shù)所代替，有時沒有保護(hù)的實際意義，因此要鼓勵申請人掌握核心技術(shù)，掌握核心專利；技術(shù)領(lǐng)域也會對專利質(zhì)量產(chǎn)生很大的影響，筆者接觸過一個普通農(nóng)民申請了“一種打飛機(jī)或者傘兵的裝置”的實用新型專利，自己覺著

4、非常先進(jìn)，可是他的專利技術(shù)在國防領(lǐng)域都是過時的技術(shù)，而在一般民用領(lǐng)域根本沒有使用的價值，這樣一件專利雖然已經(jīng)授權(quán)，但是民用產(chǎn)品沒有任何價值。保證專利質(zhì)量的另一方面就是撰寫高質(zhì)量的專利申請文件和專利審查意見答復(fù)文件。專利申請文件也是保證專利質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，你的技術(shù)再先進(jìn)， 如果不能整理出一份科學(xué)的專利申請文件， 到頭來只能適得其反，很可能造成技術(shù)公開了，但是保護(hù)范圍確定的很窄或者不恰當(dāng)，本文上述的韭菜除根機(jī)專利侵權(quán)訴訟的結(jié)果便是失敗的教訓(xùn)。如何從專利文件上保證專利質(zhì)量沒有更好的途徑，就是找到水平高、認(rèn)真負(fù)責(zé)的代理機(jī)構(gòu)或者代理人。很多職業(yè)發(fā)明人發(fā)明的技術(shù)確實不少，但是這些職業(yè)發(fā)明人的缺點就是特別自

5、信，自信到相信自己能夠處理好專利申請到維護(hù)的整個過程，因而不用花錢去請高水平的代理人。奉勸有這些想法的人，事實上不是這樣的，做好一件專利申請文件不是那么簡單的事情，好的代理人需要具有理工專業(yè)背景而且需要法律專業(yè)知識，需要經(jīng)過考試和多年的實踐經(jīng)驗，是通過閱讀撰寫大量的文件的經(jīng)驗中產(chǎn)生的。而發(fā)明人自己一般僅是技術(shù)型人才，并不是很重視法律的研究，也沒有大量的撰寫經(jīng)驗。事實證明這些所謂的聰明往往會耽誤大事的。另外就是不要怕花費代理費，只要通過正規(guī)途徑找到的代理機(jī)構(gòu)或者代理人，一般會讓你物有所值的。目前的專利代理市場確實有點混亂，代理費價格也相差很大，有很多申請人以為便宜就行，其實不然，自古以來便宜沒好

6、貨這是亙古不變的真理。如果你沒有支付相應(yīng)代理費，肯定不會得到超值的申請文件的。即使正規(guī)的代理機(jī)構(gòu)也有可能根據(jù)代理費的高低制作申請文件的，而申請文件制作出來的質(zhì)量也是不一樣的，高質(zhì)量的文件可能讓你盆滿缽滿，低質(zhì)量的文件可能讓你顆粒無收。這就是文件質(zhì)量的差異。二、確保專利的有效性。專利的有效性從這幾個方面考慮，一是是否已經(jīng)授權(quán)，未授權(quán)的專利是不能采取維權(quán)措施的，只有經(jīng)過授權(quán)公告之后才能采取相應(yīng)措施。至于發(fā)明專利的臨時保護(hù)費，也必須在授權(quán)之后才能要求。 二是確保專利授權(quán)后按時按量繳年費， 專利年費是每年繳納一次的，過了繳費期而未交年費的，專利權(quán)很可能終止，終止便不再受保護(hù)，專利年費的數(shù)量也必須按規(guī)定

7、交足，未交足的視為未交。三是保持通訊聯(lián)系暢通， 專利授權(quán)后， 專利權(quán)人要保證自己留存在專利局的聯(lián)系地址切實有效，能夠及時聯(lián)系到?；蛘吡粼诖頇C(jī)構(gòu)的聯(lián)系地址準(zhǔn)確無誤，并隨時聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)，以免代理機(jī)構(gòu)失誤造成文件交換不暢。其目的就是保持專利狀態(tài)隨時掌握。四是對于實用新型和外觀設(shè)計專利來講，授權(quán)后及時作出評價報告，以備維權(quán)時使用，這些評價報告作為專利權(quán)有效性的重要證據(jù)，在專利維權(quán)時考慮。只有在確認(rèn)自己專利確實有效的前提下進(jìn)行維權(quán)才會立于不敗之地。三、作出準(zhǔn)確的侵權(quán)分析。侵權(quán)分析對于專利侵權(quán)訴訟來說是非常重要的環(huán)節(jié)，如果沒有一份很好的專利侵權(quán)分析報告，在專利侵權(quán)訴訟時也可能造成手足無措的局面。侵權(quán)分析

8、就是針對被控侵權(quán)產(chǎn)品是否落入專利保護(hù)范圍的分析結(jié)論，是將專利權(quán)利要求分解出多個技術(shù)特征，再將被控侵權(quán)產(chǎn)品所具備的技術(shù)特征進(jìn)行分析拆解，看被控侵權(quán)產(chǎn)品所具有的技術(shù)特征是否完全覆蓋了專利權(quán)利要求的全部技術(shù)特征。當(dāng)然這里邊的技巧還是需要分析產(chǎn)品是否具有等同的技術(shù)特征，專利權(quán)利要求是否具有多余指定的技術(shù)特征等等多方面的因素。這也需要有經(jīng)驗的代理人或者律師來處理。在侵權(quán)分析上，我們遇到過許多的專利權(quán)人，對專利保護(hù)范圍沒有正確的理解，簡單的認(rèn)為我的專利是某某產(chǎn)品，他的產(chǎn)品也是某某產(chǎn)品，所以他就侵犯了我的專利權(quán)。沒有從技術(shù)特征去分析，僅僅是從主題名稱或者專利產(chǎn)品名稱是不能認(rèn)定侵權(quán)成立的。四、調(diào)查取得證據(jù)材料

9、。在確認(rèn)專利權(quán)有效性及侵權(quán)分析之后，就是需要調(diào)查各種證據(jù)來證明對方侵權(quán)成立了。侵權(quán)的證據(jù)不外乎是對方生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口、使用等各方面的證據(jù)。對于銷售的證據(jù)還是比較容易獲得的，購買對方產(chǎn)品，如果為了證據(jù)更加扎實通過公證程序進(jìn)行證據(jù)保全更好。 對于方法專利侵權(quán)， 首先也是要得到對方使用專利方法獲得的產(chǎn)品，然后在獲取對方的生產(chǎn)方法，這其實也是一個不小的難題，不過也可以通過調(diào)查公司或者打入對方內(nèi)部取得相關(guān)資料，只要對方使用了專利方法，這種取證方式便不屬于侵犯對方技術(shù)秘密。最難得到的是侵權(quán)程度的證據(jù)，也就是對方生產(chǎn)銷售了多少產(chǎn)品的證據(jù)，這種證據(jù)可以起訴后，申請法院進(jìn)行證據(jù)保全，保全對方的生產(chǎn)銷售財務(wù)數(shù)據(jù)來

10、說明問題，但是需要提供相應(yīng)擔(dān)保。關(guān)于取證還是要根據(jù)不同的案情，不同的專利類型采取不同手段的，也不能千篇一律，當(dāng)然每一個代理律師做這些工作都有自己的手法，也是各不相同的。五、確定賠償訴訟請求數(shù)額。專利侵權(quán)糾紛案件最終的結(jié)果就是賠償損失，停止侵權(quán)等。所以確定一個合理的賠償數(shù)額是非常必要的，如果訴訟請求賠償?shù)臄?shù)額過高，那么產(chǎn)生的訴訟費和律師費也會相應(yīng)增加，而最終按得到支持的數(shù)額可能要分擔(dān)訴訟費，律師費也是按得到支持的數(shù)額的合理比例來確定。而如果確定的訴訟請求數(shù)額低了，當(dāng)然不會在你請求的數(shù)額之上判決損失賠償?shù)摹６诖_定訴訟請求的數(shù)額時一般要根據(jù)自己一方的損失或者對方的利潤，有專利實施許可合同并實際履行

11、的，參考許可費用。另外還要根據(jù)產(chǎn)品的價值、獨占程度、使用領(lǐng)域等因素來確定。除非在有充分證據(jù)證明的情形下，一般應(yīng)在以下數(shù)額范圍內(nèi)確定訴訟請求。發(fā)明專利在 30-7030-70 萬之間，實用新型專利在 10-5010-50 萬之間，外觀設(shè)計專利在5-305-30 萬之間。六、選定管轄法院。專利案件管轄法院以中級法院為主，還不是全部中級法院都有管轄權(quán)，而是最高法院的指定的中級法院有管轄權(quán)。在選定法院時可以根據(jù)證據(jù)情況選定銷售地法院，當(dāng)然在起訴時需要將銷售者和生產(chǎn)者一同起訴，也可以選定在生產(chǎn)地法院，也可以在起訴生產(chǎn)者的同時起訴銷售者。需要特別指出的是在浙江省義烏市、江蘇省昆山市、北京市海淀區(qū)范圍發(fā)生的

12、實用新型和外觀設(shè)計專利侵權(quán)案件，可以直接向當(dāng)?shù)鼗鶎臃ㄔ浩鹪V。七、準(zhǔn)備訴訟材料。訴訟材料包括起訴狀和證據(jù)，其中證據(jù)應(yīng)該分為四組，第一組是原告主體資格證據(jù)，包括原告營業(yè)執(zhí)照或者居民身份證；第二組是專利權(quán)授權(quán)維持的證據(jù)，包括專利登記薄副本、專利證書及繳納年費的收據(jù)、實用新型或者外觀設(shè)計專利評級報告；第三組是對方侵權(quán)成立的證據(jù)，一般以公證書公證的證據(jù)保全行為為主；第四組是對方生產(chǎn)銷售量的證據(jù)，可以對方的宣傳材料等對方宣稱的數(shù)據(jù)。八、向被控侵權(quán)方發(fā)出警告函或者律師函。如果委托律師處理，就由律師制作律師函加蓋律師事務(wù)所公章，發(fā)給被控侵權(quán)方，可以以快遞等方式發(fā)送；如果是專利權(quán)人發(fā)出的警告函最好通過公證或者見

13、證程序，以確保有效性。警告函或者律師函的內(nèi)容應(yīng)該說明自己受保護(hù)的專利有效性，然后分析對方侵權(quán)成立的事實，最后提出警告要求對方停止侵權(quán)或者洽商等。為什么需要各種材料準(zhǔn)備好以后在發(fā)警告函呢，因為，在沒有確認(rèn)自己專利有效性的情形下發(fā)出警告函很可能得到的是對方要求宣告專利權(quán)無效的結(jié)果；在未分析認(rèn)定侵權(quán)成立情形下，很可能激怒對方，并給對方以口實，對方亦可提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴，我方則成為被告了；在沒有取得相關(guān)證據(jù)的情形下發(fā)出警告函， 很容易提醒對方， 造成以后取證難度增加；而在沒有準(zhǔn)備材料時發(fā)出警告函，在警告函確定的回復(fù)時間內(nèi)再準(zhǔn)備起訴材料時間有些緊張。因此需要在做好起訴準(zhǔn)備時發(fā)出警告函最為合適。警告函可以不發(fā)嗎？警告函可以不發(fā)，直接到法院起訴，但是有可能影響最后的賠償結(jié)果。對于知識產(chǎn)權(quán)案件來說，發(fā)出警告函一般會獲得回復(fù)，對方會做出一定的反應(yīng)，如與權(quán)利人協(xié)商、提出不侵權(quán)的抗辯理由、表示認(rèn)可錯誤并改正等。法院在處理專利侵權(quán)案件時一般會考慮被控侵權(quán)方對警告函的反應(yīng)態(tài)度來確定侵權(quán)的惡意