專利檢索在專利無效程序中的作用

1、專利檢索是專利無效、侵權(quán)程序的關(guān)晶戲只一、專利檢索的界定通過一定的檢索入口，從一定的信息庫中查找與一定的技術(shù)主題有關(guān)的專利文獻或非專利文獻的過程。 其中專利檢索主要分為以下階段：一是技術(shù)開發(fā)之前的檢索（不僅包含專利信息），主要目的是防止重復(fù)研究并確定研究課題的方向； 二是專利審查程序中的檢索，主要目的是專利局審查員利用檢索數(shù)據(jù)庫對專利審查請文件（主要指發(fā)明） 所涉及的技術(shù)方案進行檢索以確定其新穎性、創(chuàng)造性；三是專利無效程序中的檢索，該程序的主要目的是無效請求人根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定在一定范圍內(nèi)的數(shù)據(jù) 庫中檢索破壞授權(quán)專利新穎性、創(chuàng)造性的文獻的過程；四是專利侵權(quán)訴訟中，被訴人根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定在

2、一定范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)庫中檢索破壞授權(quán)專利新穎性、 創(chuàng)造性的文獻的過程，主要是基于“現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則”而采取的措施；此外還包括實用新型專利檢索、 外觀設(shè)計專利檢索，失效專利的利用檢索、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓檢索等內(nèi)容。鑒于篇幅所限，在此僅研究專利檢索在專利無效、侵權(quán)訴訟程序中的意義以及其檢索方法等內(nèi)容。二、專利無效、侵權(quán)訴訟程序中檢索的重要性（1）無效程序中的專利檢索現(xiàn)行專利法第45條規(guī)定，自國家知識產(chǎn)權(quán)局公告授予專利權(quán)之日，任何人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合 專利法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。專利法實施細(xì)則第64條規(guī)定，無效宣告請求的理由包括：被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第22 條（

3、新穎性）、第23條（創(chuàng)造性）、第26條第3款（公開不充分）、第4款（不支持）、第33條（修改 超范圍）或者實施細(xì)則第2條（專利的定義）、第13條第1款（重復(fù)授權(quán)）、第20條第1款（不清楚）、 第21條第2款（缺少必要技術(shù)特征）的規(guī)定，或者屬于專利法第5條（違反國家法律等）、第25條（客 體范圍）的規(guī)定，或者依照專利法第9條（先申請原則）規(guī)定不能取得專利權(quán)。在無效程序中，專利檢索主要是通過檢索專利文獻、非專利文獻發(fā)現(xiàn)破壞該授權(quán)專利新穎性、創(chuàng)造性的過 程，對實施細(xì)則其他無效理由較少涉及。根據(jù)“檢索無窮盡原則”，可以大膽設(shè)想，除極少數(shù)的開創(chuàng)性發(fā) 明而言，只要是數(shù)據(jù)庫合適、檢索策略適當(dāng)，通過檢索將一件

4、普通的專利申請無效是關(guān)鍵。當(dāng)然，審查員 或者無效請求人都會考慮到花費的人力、無力等“檢索時間、成本”以及經(jīng)濟負(fù)擔(dān)能力等因素，適時中止 專利檢索，通過創(chuàng)造性或者其他無效理由提起無效主張。（2）侵權(quán)訴訟程序中的專利檢索在權(quán)利人沒有十足把握保證其專利的穩(wěn)定性為100%的前提下，然而眼瞅著競爭對手在市場上侵犯其專利 權(quán)總有些不甘心，所以其一般會通過“訴前專利穩(wěn)定性檢索”，即“侵權(quán)訴訟前檢索”。相對而言，如果 權(quán)利人通過檢索發(fā)現(xiàn)本身的專利穩(wěn)定性較高將會提起侵權(quán)訴訟。一一（權(quán)利人，侵權(quán)訴訟前檢索） 相應(yīng)的，被訴人也會自然而然的提起無效宣告請求或者專利穩(wěn)定性檢索，即“侵權(quán)訴訟后檢索”?？紤]到 經(jīng)濟負(fù)擔(dān)或者檢

5、索成本，如果沒有發(fā)現(xiàn)破壞其新穎性的文件，被訴人一般會通過創(chuàng)造性及其它無效理由提 起無效請求（這是不得已而為之）；如果在經(jīng)濟負(fù)擔(dān)能力范圍內(nèi)檢索到了相應(yīng)的破壞其新穎性的文件，被 訴人便沒有必要提起“無效宣告請求” 了，直接依據(jù)“現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則 3 ”擊敗對手。一一（被 訴人，“侵權(quán)訴訟后檢索”）三、專利無效、侵權(quán)訴訟程序中檢索的目的、方式或方法（一）專利檢索的目的1、確定現(xiàn)有技術(shù)如上述所述，確定現(xiàn)有技術(shù)是專利檢索的直接目的。2、檢索抵觸申請文件對于實在無法獲得現(xiàn)有技術(shù)的專利檢索，如果能夠確定抵觸申請文件，也不失一個好的途徑，但需要 特別注意在無效宣告請求中，抵觸申請不能用來評價所涉專利的創(chuàng)造性，

6、只能利用該抵觸申請已公開的技 術(shù)方案對其新穎性進行評述，存在一定的難度，需要訴訟技巧和策略。3、檢索導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)的文件專利法第13條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利。同意申請人或者其他人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申 請專利并獲得授權(quán)（多指未經(jīng)實質(zhì)審查的實用新型，或者“非正常申請”）的，在無效宣告中可以使用。 在侵權(quán)訴訟中，被告證明自己也獲得與原告相同的有效的發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的，經(jīng)過審理，當(dāng)法院 可以認(rèn)定兩個專利的技術(shù)內(nèi)容相同時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)保護在先權(quán)利的原則作出判決，尼歐普蘭汽車有限公司訴 北京中通星華汽車銷售有限公司等侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案即采用了此方法 4。（二）專利檢索的主題1、檢索依據(jù)的

7、文本專利檢索在實質(zhì)審查階段存在不同文本的問題，但是在無效以及侵權(quán)訴訟中主要依據(jù)專利授權(quán)文本進 行檢索。2、權(quán)利要求書的作用首先針對獨立權(quán)利要求進行檢索，針對權(quán)利要求的技術(shù)方案的基本構(gòu)思進行檢索，對于多個獨立權(quán)利 要求，通常首先檢索保護范圍最寬泛的獨立權(quán)利要求，必要時考慮說明書及附圖的內(nèi)容。在獨立權(quán)利要求 不具備新穎性和創(chuàng)造性之后，需要針對從屬權(quán)利要求進行檢索；從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征屬于公知常 識時，可以不用檢索；需要注意的是從屬權(quán)利要求的引用關(guān)系，仍然應(yīng)從完整的技術(shù)方案考慮。3、檢索時需要考慮說明書內(nèi)容的情形（1）權(quán)利要求書中存在不清楚的用語和/或自定義詞比如權(quán)利要求中使用了自造詞“捏壓器

8、”，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不能確定該詞的具體含義。說明書記載 “本發(fā)明的捏壓器是指一種按摩耳穴的橡膠指套，在指套的表面有若干小突起”。在制定檢索策略時 應(yīng)結(jié)合說明書中“捏壓器”的定義對權(quán)利要求進行檢索。（2）權(quán)利要求中存在與通常技術(shù)含義不一致的術(shù)語比如權(quán)利要求為一種“化合物A的鹵鹽”，該領(lǐng)域的通常術(shù)語理解為“鹵鹽”指氟、氯、漠或碘鹽。 如果說明書中將“鹵鹽”定義為氟、氯、漠、碘或甲苯磺酸鹽，應(yīng)按照說明書中的定義的，對鹵鹽和甲苯 磺酸鹽都進行檢索；如果說明書中將“鹵鹽”定義為氟、氯或漠鹽，應(yīng)首先依據(jù)說明書中定義的“鹵鹽” 含義進行檢索，先檢索氟、氯、漠鹽，在沒有檢索到適合結(jié)果時，再依據(jù)“鹵鹽”的通常含

9、義進行進一步 檢索，即還要對碘鹽進行檢索。（3）不必檢索的主題一件申請的全部主題屬于下列情形之一的，對該申請可不必進行檢索：（1）不符合專利法第2條第 2款關(guān)于發(fā)明定義的規(guī)定；（2）屬于專利法第5條或者第25條規(guī)定的不授予專利權(quán)的范圍；（3）不具 備專利法第22條第4款規(guī)定的實用性；（4）說明書和權(quán)利要求書未對該申請的主題作出清楚、完整的說 明，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實現(xiàn)。（4）注意對比文件的語言和文本通過機器翻譯系統(tǒng)翻譯后得到的文件只能供參考，不可直接作為對比文件使用。當(dāng)摘要和正文出現(xiàn)矛 盾時，應(yīng)以正文為準(zhǔn)；當(dāng)摘要中明確公開的內(nèi)容足以構(gòu)成X和Y類文件，可以直接使用摘要作為對比文件。

10、 德溫特數(shù)據(jù)庫中專利文獻摘要可以直接作為對比文件。（三）專利檢索數(shù)據(jù)庫主要包括專利文獻資源和非專利文獻資源，下面簡要論述之：1、專利文獻資源（1）按IPC分類號或流水號排列的紙件；（2）計算機檢索數(shù)據(jù)庫：CPRS中國專利檢索系統(tǒng)、EPOQUE 系統(tǒng)、德溫特系統(tǒng)等；（3）因特網(wǎng)其它數(shù)據(jù)庫及檢索系統(tǒng)等。2、非專利文獻資源主要包括以下內(nèi)容：（1）中國期刊網(wǎng)全文數(shù)據(jù)庫；（2）Web of Knowledge ； （3） HYPERLINK /nonpatent%ef%bc%9b%ef%bc%884%ef%bc%89%e4%b9%a6%e7%b1%8d%e3%80%81%e8%af%8d%e5%85%b

11、8%e3%80%81%e6%95%99%e7%a7%91%e4%b9%a6%e3%80%81%e6%89%8b%e5%86%8c%ef%bc%9b%ef%bc%885%ef%bc%89%e8%b6%85%e6%98%9f%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e4%b9%a6%e9%a6%86%e7%ad%89%e3%80%82 /nonpatent；（4）書籍、詞典、教科書、手冊；（5）超星數(shù)字圖書館等。3、專利文獻于非專利文獻的區(qū)別專利文獻具有如下特點：文獻本身的格式相對固定；按一定標(biāo)準(zhǔn)分類（IPC、ECLA、UCLA、FI/F-term 等），各國專利局等統(tǒng)一出版。非專利

12、文獻具有如下特點：范圍廣；沒有固定的格式；出版人多樣化；信 息更新快，特別是包含技術(shù)發(fā)展綜述的內(nèi)容。四、專利檢索過程和檢索策略（一）一般檢索過程介紹主要包括以下步驟:1、檢索前的準(zhǔn)備;首先需要閱讀申請文件、理解發(fā)明內(nèi)容；查看同族專利的檢索和審查情況；檢索并閱讀說明書中的背 景技術(shù)資料；了解發(fā)明人/申請人的系列申請情況；對部分獨立權(quán)利要求進行簡單檢索；最好通過以上分析 需要核對IPC分類號，這是保證檢索結(jié)果接近實際的至關(guān)重要的步驟 5。2、閱讀并分析權(quán)利要求；該步驟主要包括兩個步驟即，確定基本檢索要素冬6和表達(dá)檢索要素。 舉例說明，獨權(quán)1： 一種商店待出售衣服上防止衣服被偷竊的裝置，該裝置由衣服

13、正反面鎖合在一起的兩 個部件組成，在一個部件上有針狀結(jié)構(gòu)，另一個部件上有將針嚙合住的機構(gòu)，其特征在于：在嚙合機構(gòu)中 安裝有盛有液體的小容器。據(jù)此可確定三個基本檢索要素，即：防盜裝置、衣服和液體。確定基本檢索要 素的意義主要在于：一般情況下基本檢索要素優(yōu)先，提高檢索效率；抓住基本檢索要素，忽略非基本檢索 要素，可以防止漏檢。3、選擇適當(dāng)?shù)臋z索系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫；一般需要考慮如下因素：待檢索的技術(shù)方案所涉及的技術(shù)領(lǐng)域；預(yù)計要檢索的文獻的國別和年代；檢 索時擬采用的特定字段和需要檢索系統(tǒng)所提供的特定功能等。下面列舉常用的專利文獻檢索系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫：CPRS： CNPAT， TXTUS 2 7； EPOQUE

14、：TXTGB1 等。WPI Q 8，EPODOC 9，PAJ 10，TXTWO1，TXTEP1，4、構(gòu)建檢索式；將涉及檢索要素A的分類號和關(guān)鍵詞的兩種檢索結(jié)果以邏輯或的關(guān)系合并，作為針對檢索要素A的檢 索結(jié)果；將涉及檢索要素B的分類號和關(guān)鍵詞的兩種檢索結(jié)果以邏輯或的關(guān)系合并，作為針對檢索要素B 的檢索結(jié)果；然后將上述針對檢索要素A、B的檢索結(jié)果以邏輯與的關(guān)系合并，作為針對該權(quán)利要求的檢索 結(jié)果。5、瀏覽檢索結(jié)果并作出初步判斷;6、調(diào)整檢索策略;7、適時中止檢索：可中止檢索的幾種情況主要包括：（1）已檢索到可影響全部主題的新穎性或創(chuàng)造性的一篇文獻（X、E 級）；（2）已檢索到兩篇或兩篇以上、其結(jié)合影響全部主題的創(chuàng)造性的文獻（Y級）；（3）從其它途徑 已找到上述（1）、（2）所述文獻；（4）根據(jù)工作經(jīng)驗判斷不必再檢索。（二）檢索策略和檢索式在檢索過程中，檢索人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本身經(jīng)驗，利用并適時變換相應(yīng)的檢索方式（如利