從一起商標(biāo)糾紛案談商標(biāo)侵權(quán)判定方法

1、從一起商標(biāo)糾紛案談商標(biāo)侵權(quán)判定方法鄭成思先生在商標(biāo)侵權(quán)判定中曾提出過一個“模糊區(qū)”的概念1,并認為這一模糊區(qū)主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是商標(biāo)專用權(quán)“禁”與“行”（即注冊商標(biāo)權(quán) 人自己雖無權(quán)使用或許可他人使用“近似”標(biāo)識，卻有權(quán)禁止他人使用“近似”標(biāo)識）的不一致，造成的“近似”標(biāo)識和“類似”商品、“類似服務(wù)”在認定上的不確定性；二是認定近似標(biāo)識和類似商品、類似服務(wù)以相關(guān)公眾的一般注意力 為標(biāo)準中的“公眾”具有不確定性。怎樣盡量縮小這一“模糊區(qū)”以在司法實踐 中達到更高的確定性，最高法院以司法解釋的形式作了一些明確規(guī)范。本文試從 一起商標(biāo)侵權(quán)糾紛案談?wù)剬ι虡?biāo)侵權(quán)判定方法的初步見解，以求教于各位同仁

2、。案情：A公司原系“貴妃”注冊商標(biāo)持有人，“貴妃”二字為橫排藝術(shù)體， 該商標(biāo)經(jīng)國家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡稱國家商標(biāo)局）核定在第30類商品中使用，注冊有效期自1995年2月28日至20XX年2月27日。20XX年1 月12日，A公司與B公司達成協(xié)議，主要內(nèi)容為：A公司同意將“貴妃”注冊商 標(biāo)轉(zhuǎn)讓給B公司，并授權(quán)B公司對于侵犯“貴妃”注冊商標(biāo)的行為申請有關(guān)部門 進行行政或司法處理。協(xié)議簽訂后，B公司即在其生產(chǎn)、銷售的以醋為主要成份 的產(chǎn)品上使用該商標(biāo)，使用方式為縱排印刷體。之后，雙方向國家商標(biāo)局提出轉(zhuǎn) 讓申請。20XX年 9月7日，國家商標(biāo)局核準了上述轉(zhuǎn)讓申請， 并予以公告。20XX 年1

3、月9日，B公司生產(chǎn)的“貴妃”醋被中國保護消費者基金會推介為“消費者 信賴的知名品牌”，并被授予榮譽證書。20XX年4月，C公司開始在其生產(chǎn)、銷 售的以醋為主要成份的商品上使用“某貴妃”商標(biāo)，其中“貴妃”二字為印刷體豎排。20XX年 9月底，B公司以C公司擅自在同類商品上使用與其“貴妃”注冊 商標(biāo)極為近似的”某貴妃”商標(biāo)并銷售的行為侵犯了其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，訴至法院，要求被告立即停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失10萬元。另查明，B公司與C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品銷售渠道完全相同，均被置于同種商品的位置進行銷售，且主要配方、醋酸度、功能用途、食用方法等也基本相同。再查明，20XX年 6月3日國家商標(biāo)局作出商標(biāo)案

4、（20XX）60號批復(fù)，內(nèi)容 為：“含醋飲料”應(yīng)為一種添加了醋成分的不含酒精的飲料，屬于國際分類表第 32類第2組“不含酒精飲料”，與國際分類第30類第15組“醋”商品不類似。筆者認為，本案涉及以下幾個方面的法律問題：一、注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告前受讓人的法律地位。即B公司對轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后注冊商標(biāo)核準轉(zhuǎn)讓公告前的侵權(quán)行為，是否具有單獨提起訴訟的主體資格。根據(jù)我國商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，商標(biāo)注冊人或者利害關(guān) 系人可以對侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為提起民事訴訟。其中利害關(guān)系人包括注冊 商標(biāo)使用許可合同的被許可人、注冊商標(biāo)財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。B公司在注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后至核準轉(zhuǎn)讓公告前，是否為享有注冊商標(biāo)專用權(quán)

5、人或利害 關(guān)系人？這得從注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告的性質(zhì)進行分析。眾所周知，我國注冊商標(biāo)專 用權(quán)的產(chǎn)生，是基于申請人的申請與國家商標(biāo)局的核準授權(quán)， 只要國家商標(biāo)局予 以核準注冊，在注冊商標(biāo)有效期內(nèi)，則權(quán)利人的權(quán)利存在，權(quán)利人可以在法律許 可的范圍內(nèi)處分自己的權(quán)利，包括轉(zhuǎn)讓權(quán)。也就是說，只要注冊商標(biāo)專用權(quán)人與 受讓人之間的轉(zhuǎn)讓協(xié)議是其雙方真實意思反映并且不違反法律禁止性規(guī)定，則轉(zhuǎn)讓協(xié)議有效，這是受讓人享有注冊商標(biāo)專用權(quán)的依據(jù)和事實基礎(chǔ)。雖然，我國商標(biāo)法規(guī)定，轉(zhuǎn)讓人與受讓人應(yīng)共同向國家商標(biāo)局提出申請并經(jīng)核準公告后，受讓人方可享有商標(biāo)專用權(quán)。但是，注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告本身并不產(chǎn)生權(quán)利，它是對商 標(biāo)專用權(quán)到底是由轉(zhuǎn)

6、讓人享有還是由受讓人享有所進行的確認，是為了防止注冊商標(biāo)主體混亂所進行的公示與澄清， 它所保護的是善意第三人的利益。 那么，商 標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中與第三人有關(guān)的利益有哪些呢？從權(quán)利人享有商標(biāo)專用權(quán) 的內(nèi)容分析，我們可以得知：商標(biāo)專用權(quán)包括權(quán)利人自己使用、 許可他人使用以 及禁止他人使用等方面的內(nèi)容。在這里，與第三人有關(guān)的權(quán)益顯然是“許可他人 使用”及“禁止他人使用”，“權(quán)利人自己使用”與第三人利益無關(guān)。也就是說， 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的性質(zhì)及內(nèi)容其實已涵蓋了商標(biāo)許可使用法律關(guān)系，協(xié)議一經(jīng)生 效，受讓人便取得了使用注冊商標(biāo)的權(quán)利。 因此，受讓人當(dāng)然是與注冊商標(biāo)有關(guān) 的“利害關(guān)系人”了。根據(jù)最高人民法院關(guān)

7、于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律 若干問題的解釋（以下簡稱解釋）的規(guī)定，被許可使用人因使用許可的類型 不同而享有不同的訴訟地位。進一步分析受讓人通過轉(zhuǎn)讓協(xié)議取得的許可使用類 型來決定其訴訟地位，要看轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容：如果協(xié)議明確約定轉(zhuǎn)讓人自協(xié)議簽 訂之日起不能繼續(xù)使用該注冊商標(biāo)的，那么受讓人就取得對該注冊商標(biāo)的惟一使 用、收益權(quán)，其法律地位與獨占使用許可合同中的被許可人地位類似；如果協(xié)議沒有明確約定轉(zhuǎn)讓人不可使用該注冊商標(biāo)的， 那么在核準轉(zhuǎn)讓公告前轉(zhuǎn)讓人作為 商標(biāo)權(quán)人仍可使用該注冊商標(biāo)，受讓人享有的權(quán)利內(nèi)容與排他使用許可合同中的 被許可人的權(quán)利內(nèi)容類似，其有權(quán)選擇與轉(zhuǎn)讓人一道共同訴訟，也可以在轉(zhuǎn)讓

8、人 明示放棄訴訟的情況下以自己的名義提起訴訟。本案中，B公司與A公司達成商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議且不違反法律禁止性規(guī)定，其協(xié)議已生效，B公司因此取得了“貴妃”商標(biāo)使用權(quán)。由于協(xié)議沒有明確規(guī)定轉(zhuǎn)讓人不可使用該商標(biāo)， 故B公司的訴 訟地位的性質(zhì)類似排他使用被許可人， 在A公司明確授權(quán)下，可以以自己名義提 起民事侵權(quán)訴訟，B公司的原告主體資格是適格的。二、注冊商標(biāo)的非正當(dāng)使用與商標(biāo)保護的關(guān)系。即B公司是否非正當(dāng)使用了自己的注冊商標(biāo)？如果構(gòu)成非正當(dāng)使用是否影 響對其注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護？（1）關(guān)于B公司是否非正當(dāng)使用注冊商標(biāo)。根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，對注 冊商標(biāo)的非正當(dāng)使用包括四種情況：（一）自行改變注冊商標(biāo)的；（

9、二）自行改變 注冊商標(biāo)的注冊人名義、或者其他注冊事項的；（三）自行轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的；（四） 連續(xù)三年停止使用的。涉及與本案有關(guān)的非正當(dāng)使用主要有兩個方面： 一是是否 自行改變注冊商標(biāo)；二是是否改變注冊商標(biāo)核準使用的商品類別。第一個問題比較好確定，一般而言，自行改變注冊商標(biāo)是指自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或者其組合的行為。以文字作為商標(biāo)注冊的，注冊什么字型其專用權(quán)僅僅限于這種 字型，如注冊的是簡（繁）體字，而實際使用繁（簡）體字，或注冊的宋（隸） 體字，而實際使用隸（宋）體字等，都視為自行改變注冊商標(biāo)的文字、圖形或其 組合2.本案中，B公司注冊的“貴妃”商標(biāo)為橫排藝術(shù)體， 而其在商標(biāo)上使用的 為縱

10、排印刷體，其行為顯然屬于自行改變了注冊商標(biāo)。對第二個問題，由于B公司注冊商標(biāo)的商品類別為第 30類，而其使用注冊商標(biāo)的商品為一種新型產(chǎn)品， 這種新型產(chǎn)品并無相對統(tǒng)一的名稱，在國際分類表中也無規(guī)定，最主要的是B公司使用時相關(guān)的權(quán)威機構(gòu)尚未作出統(tǒng)一認定（B公司20XX年開始使用，而國 家商標(biāo)局的60號批復(fù)在20XX年）。因此，無疑給判斷其使用的正當(dāng)性增加了一 定難度。但是，我們可以從商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定（以下簡稱尼斯協(xié)定）的有關(guān)規(guī)定來進行分析。根據(jù)尼斯協(xié)定，國際分類表中沒 有的商品或者服務(wù)名稱，可以不受國際分類法的限制，暫列在某個分類之下作為“分項”存在。 同時，還指明了分 類基本

11、原則：“成品或半成品按其組成的原材料分類時，如果是由幾種不同原材 料制成，原則上按其主要原材料進行分類” 3.本案B公司的商品以醋為主要成 份，而國際分類表中與醋有關(guān)的產(chǎn)品都包涵在第 30類，包括醋、啤酒醋、醋精 等。故B公司在未有權(quán)威機構(gòu)明確認定的情況下在其以醋為主要成份的產(chǎn)品上使 用第30類注冊商標(biāo)并無不當(dāng)。（2）關(guān)于B公司自行改變注冊商標(biāo)的行為是否影響對其注冊商標(biāo)權(quán)的保護。 根據(jù)我國商標(biāo)法第四十四條的規(guī)定，有自行改變注冊商標(biāo)等非正當(dāng)使用行為的，“由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊商標(biāo)”。 由此可見，注冊商標(biāo)權(quán)人對注 冊商標(biāo)的使用是否正當(dāng)，是行政主管機關(guān)行使管理的一種權(quán)限，只要注冊商標(biāo)未

12、被撤銷，則并不影響對注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護以及對侵權(quán)人侵權(quán)行為的認定。 這 正是注冊商標(biāo)專用權(quán)“禁”與“行”的不一致性的表現(xiàn)。 本案B公司雖有自行改 變注冊商標(biāo)的使用行為，但其注冊商標(biāo)權(quán)依然存在，并不影響其對他人侵權(quán)行為 的制止。三、同一或類似商品的判斷標(biāo)準。一般來講，在商標(biāo)侵權(quán)判定中對同一或類似商品進行比較前，應(yīng)首先確定注冊商標(biāo)所核準使用的商品或范疇，其次確定被控侵權(quán)商標(biāo)或標(biāo)識所使用的商品， 然后再將二者按一定的原則進行比對。由于商標(biāo)注冊人在注冊商標(biāo)時往往不局限 于一種商品，而是在一類或多類商品上同時注冊，因此，應(yīng)針對個案的情況，選 擇與被控侵權(quán)行為相同或相關(guān)的注冊商品種類進行比較。如果商標(biāo)專

13、用權(quán)人自己 也生產(chǎn)銷售了注冊商標(biāo)所核定使用商品類別中的商品，且該商品與被控侵權(quán)行為的商品密切相關(guān)，那么，也可直接對兩者生產(chǎn)銷售的商品進行同一或類似比對。確定判斷同一或類似商品的標(biāo)準，是對兩種商品進行比對的關(guān)鍵。根據(jù)最高 人民法院解釋的規(guī)定，“人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十二條第 （一）項的規(guī)定， 認定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認識綜合判 斷；商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表、類似商品和服務(wù)區(qū)分表可以作為 判斷類似商品或者服務(wù)的參考”。由此可見，最高人民法院確立了商品相同或者 類似的主要評判標(biāo)準和參考標(biāo)準。第一，相關(guān)公眾的一般認知是判斷相同或類似商品的主要評判標(biāo)準?！跋嚓P(guān)公

14、眾”是指“與商標(biāo)所標(biāo)識的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費者和前述商品或者 服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者”。雖然，現(xiàn)實生活中這樣的消費者難以界 定，但以他們的觀點看問題，是要求法官只能站在消費者的立場上，以普通消費 者的觀點來認定商標(biāo)的近似性問題?！叭绻阅骋活I(lǐng)域?qū)I(yè)人士的眼光和水準來 審視、評判涉案商品是否構(gòu)成相同或者類似， 顯然是不顧客觀實際，盲目拔高評 判標(biāo)準，會給商標(biāo)侵權(quán)者可乘之機以損害注冊商標(biāo)專用權(quán)人和廣大消費者的合法 利益” 4.“一般認知”是指對商品的通常認知和一般交易觀念，它源于一般生活常識和消費習(xí)慣，不受限于商品本身的自然特性，不要求消費者作細致的、施以 特別注意力的區(qū)分。第二，

15、商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等是判斷相同或 類似商品的客觀標(biāo)準。由于相關(guān)公眾的一般認知具有明顯的主觀色彩， 為縮小這 一 “模糊區(qū)”，最高人民法院結(jié)合司法實踐，對類似商品的判定確立了相對客觀 的標(biāo)準。根據(jù)該標(biāo)準，商品的功能、用途相同，并且具有共同的消費對象、銷售 渠道的，一般認定為類似商品。當(dāng)然，在根據(jù)功能、用途等五要素進行判斷時， 仍然要以是否造成“混淆”為總的指導(dǎo)原則， 并且不要求五要素全部俱全。同時， 商品的原料、生產(chǎn)等因素，能夠明顯表明商品的來源，不會使消費者產(chǎn)生誤認的， 也不應(yīng)認定為類似商品。第三，商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表、類似商品和服務(wù)區(qū)分表是 判斷相同或類

16、似商品的參考標(biāo)準。 一般地說，分類表和區(qū)分表最主要的功能是注 冊和管理用，是在商標(biāo)注冊時劃分類別，方便注冊審查與商標(biāo)行政管理，與商品 類似不盡一致。商標(biāo)法條約5第九條第（2）項也明確規(guī)定：屬于同一類別 或?qū)儆诓煌悇e的商品或服務(wù)（a）商品或服務(wù)不一定因商標(biāo)主管機關(guān)在其任何 注冊或公告中將它們列在尼斯分類的同一類別之下而視為類似。（b）商品或服務(wù)不一定因商標(biāo)主管機關(guān)在任何注冊或公告中將它們列在尼斯分類的不同類別之下而視為不類似。所以在判斷商品是否類似時，不能以此作為依據(jù)，僅可 以作為判斷商品類似的參考。由此可見，無論是商標(biāo)國際條約還是我國最高人民 法院解釋，對分類表和區(qū)分表在商標(biāo)侵權(quán)中的作用都是

17、一致認識，即只能是 參考標(biāo)準，而不是評判的依據(jù)。本案中，C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品由制造醋產(chǎn)品的生產(chǎn)，主要成份是醋，并與 第30類的醋產(chǎn)品置于同種商品的位置進行銷售，雖然國家商標(biāo)局于20XX年作出 過“含醋飲料”屬于第32類的批復(fù)，但該批復(fù)對“含醋飲料”的定義為“一種 添加了醋成分的不含酒精的飲料”，并未明確“醋”為該飲料的主要成份，因此， 不能據(jù)此就認為C公司生產(chǎn)銷售的以醋為主要成份的產(chǎn)品屬于該批復(fù)中的“含 醋飲料”。同時，如前所述，“B公司在未有權(quán)威機構(gòu)明確認定的情況下在其以 醋為主要成份的產(chǎn)品上使用第 30類注冊商標(biāo)并無不當(dāng)” 6,故本案也可對B公司 與C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品直接進行比對。而根據(jù)

18、查明的事實，B公司與C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品銷售渠道完全相同，均被置于同種商品的位置進行銷售，且主要配 方、醋酸度、功能用途、食用方法等也基本相同，無論是直接消費涉案兩種商品 的相關(guān)公眾，還是與營銷有密切關(guān)系的經(jīng)營者，均認為兩者屬于同種商品，相互 間存在特定，難以對其區(qū)分。故應(yīng)認定為同一或類似商品。四、近似商標(biāo)或標(biāo)識的認定。近似商標(biāo)或標(biāo)識的認定，是商標(biāo)侵權(quán)判定不可或缺的重要環(huán)節(jié)。 只有同時具 備“商標(biāo)或標(biāo)識構(gòu)成近似”和“在同一或類似商品上使用”兩個條件，侵權(quán)才能成立。所謂近似商標(biāo)，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似， 或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為 其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的 7.判斷近似商標(biāo)或標(biāo)識，以“是否易造 成普通消費者的誤認”8為標(biāo)準。具體方法為：1）以普通消費者的立場、觀點 來認定；2）采用隔離觀察、整體觀察和要部觀察的比較方法 9; 3）兼顧注冊商 標(biāo)的知名度。本案中，“貴妃”注冊商標(biāo)是純文字商標(biāo)，雖為橫排藝術(shù)體，但縱 排印刷體與其在發(fā)音、含義等要素方面完全相同， C公司在“某貴妃”上對“貴 妃”二字的突出使用，足以使消費者產(chǎn)生誤認，