對(duì)技術(shù)方案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)―商業(yè)秘密vs.專利

1、對(duì)技術(shù)方案的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)一商業(yè)秘密vs.專利在我們協(xié)助客戶處理商業(yè)秘密案件時(shí)，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)一些原本可以通過申請(qǐng)專利 得到更好保護(hù)的技術(shù)方案，由于案發(fā)時(shí)已經(jīng)遭到泄露成為公開技術(shù)信息，從而造成既 無法申請(qǐng)專利，也因?yàn)楦鞣N原因無法獲得商業(yè)秘密保護(hù)的尷尬局面。另一方面，對(duì)于一些核心技術(shù)秘密，如果通過申請(qǐng)專利的方式保護(hù)則必須公開技術(shù)方案 ；但基于商業(yè) 方面的考慮，客戶也不愿意過早公開這些技術(shù)方案。經(jīng)歷這些案件后 ，我們覺得預(yù)防 遠(yuǎn)遠(yuǎn)比案發(fā)后臨時(shí)找救濟(jì)方案重要。因此，對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)過程中具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià) 值的技術(shù)早期介入，和研發(fā)人員及管理層共同討論究竟通過何種法律方式對(duì)該技術(shù) 方案進(jìn)行保護(hù)，不僅能起到事先防范

2、的作用，而且能為事發(fā)后的法律救濟(jì)措施提供扎 實(shí)的前期法律和事實(shí)基礎(chǔ)。商業(yè)秘密與專利保護(hù)方式對(duì)比要針對(duì)技術(shù)方案恰當(dāng)使用不同的保護(hù)方法，首先要理解兩種保護(hù)方法的區(qū)別于 利弊：1 .權(quán)利取得方式專利需要依法定程序申請(qǐng)并獲得授權(quán)；對(duì)技術(shù)方案而言，主要是通過申請(qǐng)實(shí)用新 型或發(fā)明專利進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)然，為了高效實(shí)現(xiàn)保護(hù)，實(shí)踐中也可以同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明和使 用新型；因?yàn)閷?shí)用新型獲得授權(quán)比較快，而發(fā)明保護(hù)時(shí)間久且力度大；因此可以先用實(shí) 用新型進(jìn)行保護(hù)，等發(fā)明授權(quán)之后再用發(fā)明進(jìn)行保護(hù)。對(duì)商業(yè)秘密而言 ，無需經(jīng)過特 別程序和審批，主要依靠公司內(nèi)部保密措施。2 .對(duì)技術(shù)方案的要求根據(jù)專利法的要求，對(duì)技術(shù)方案以實(shí)用新型或發(fā)明進(jìn)

3、行保護(hù)，都需要其具有新穎 性、創(chuàng)造性和實(shí)用性的特征。按照商業(yè)秘密的保護(hù)要求，需要技術(shù)信息不為公眾所知悉,采取保密措施并具有實(shí)用性，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益；但對(duì)技術(shù)本身的創(chuàng)造性 程度并沒有硬性要求。3 .權(quán)利維護(hù)成本對(duì)專利J而言，權(quán)利的取得和維護(hù)成本主要有官費(fèi)、代理費(fèi)和年費(fèi)。對(duì)商業(yè)秘密 而言，則主要是企業(yè)采取保密措施的成本。從表面上看，貌似專利需要更多維護(hù)成本； 但實(shí)際上，企業(yè)保密措施包括合同、制度、文本、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)系 統(tǒng)、現(xiàn)場(chǎng)保密標(biāo)識(shí)和措施及維護(hù)人員等等方面，實(shí)際維護(hù)成本一般遠(yuǎn)大于專利權(quán)的 維護(hù)成本。4 .保護(hù)期限對(duì)以技術(shù)方案申請(qǐng)的專利而言，若申請(qǐng)為發(fā)明專利，其有效期20年;若

4、申請(qǐng)為實(shí) 用新型，其有效期為10年（均自申請(qǐng)日起算。商業(yè)秘密在保護(hù)期限上有優(yōu)勢(shì)明顯 ，如 果保護(hù)得當(dāng)，則可以獲得無限期的保護(hù)。5 .公開性要想獲得專利權(quán)，則技術(shù)方案必須公開，否則也無從保護(hù)。但如果將技術(shù)方案作 為商業(yè)秘密保護(hù)，則必然是不公開的。6 .權(quán)利穩(wěn)定性技術(shù)方案一旦獲得專利權(quán)保護(hù)，非經(jīng)法定程序（如被無效、未繳納年費(fèi)、書面中 明放棄、權(quán)利到期等專利權(quán)不會(huì)喪失；就專利權(quán)本身而言，基于授權(quán)審查機(jī)制的不同， 發(fā)明的穩(wěn)定性要高于實(shí)用新型。但作為商業(yè)秘密保護(hù)的技術(shù)方案，一旦被任何人公 開（甚至因遭受彳！權(quán)被公開，權(quán)利就無法以商業(yè)秘密方式得到法律保護(hù)。7 .維權(quán)難度考慮到目前國內(nèi)的司法實(shí)踐及兩種保護(hù)方

5、式性質(zhì)的不同 ，以專利方式保護(hù)技術(shù) 方案難度相對(duì)較低（只要專利權(quán)利穩(wěn)定，有充足證據(jù)證明他人未經(jīng)許可實(shí)施了專利方 案，則勝訴率還是比較高的；北京和上海法院近五年公開數(shù)據(jù)專利侵權(quán)勝訴率在70%左右。但對(duì)商業(yè)秘密而言，無論民事案件還是刑事案件對(duì)原告/報(bào)案人要求均非常高 （需證明權(quán)利人對(duì)秘密信息享有所有權(quán)、秘密信息的內(nèi)容、技術(shù)方案的價(jià)值，對(duì)信息 采取了具體的保密措施、他人使用或泄露了商業(yè)秘密，必要時(shí)還需委托第三方對(duì)商 業(yè)秘密進(jìn)行鑒定，而且勝訴率遠(yuǎn)低于專利侵權(quán)案件（浦東法院2002年至2011年數(shù)據(jù) 顯示，商業(yè)秘密民事案件全部支持的比例低于 10%。商業(yè)秘密與專利保護(hù)的利弊分析了解了商業(yè)秘密和專利兩種保

6、護(hù)方式的異同，就比較容易對(duì)比這兩種方式對(duì)技 術(shù)方案保護(hù)的利弊之處了。對(duì)技術(shù)方案采用專利保護(hù)的主要有利之處是，權(quán)利相又t明確（申請(qǐng)專利的權(quán)利要 求書、說明書、摘要都對(duì)技術(shù)本身有明確記載和限定，申請(qǐng)效率相對(duì)較高（發(fā)明和實(shí)用新型可以同時(shí)申請(qǐng)，之后先用實(shí)用新型保護(hù)；等發(fā)明授權(quán)時(shí)再放棄實(shí)用新型并以發(fā) 明進(jìn)行保護(hù)，在發(fā)生侵權(quán)時(shí)救濟(jì)路徑相對(duì)清晰且保護(hù)難度相對(duì)較低（勝訴率較高。以 專利方式保護(hù)的不利之處是，首先技術(shù)方案需要公開；對(duì)不愿意公開技術(shù)方案的企業(yè) 來說,這可能是一個(gè)最大的問題。其次，保護(hù)周期有限（發(fā)明20年，實(shí)用新型10年，之 后技術(shù)方案就進(jìn)入公共領(lǐng)域，無法得到法律保護(hù)了。若對(duì)技術(shù)方案以商業(yè)秘密進(jìn)行保

7、護(hù)，其有利之處一方面是技術(shù)方案可以保密，企 業(yè)不必公開技術(shù)信息；另一方面體現(xiàn)在保護(hù)期限上，若保護(hù)措施得當(dāng)則技術(shù)方案可以 長(zhǎng)期得到保護(hù)。但同樣，以商業(yè)秘密方式保護(hù)也有其不利之處：從司法實(shí)踐看，目前國 內(nèi)總體保密情況欠佳，公司技術(shù)方案被泄密情況時(shí)有發(fā)生；而技術(shù)秘密一旦被泄露，無 論是自己泄露還是因被侵權(quán)而泄露，都將無法再以商業(yè)秘密的方式進(jìn)行法律保護(hù)；而 且因?yàn)榧夹g(shù)已被公開，也不能再去申請(qǐng)專利。其次，目前在司法實(shí)踐中對(duì)商業(yè)秘密案 件權(quán)利人要求過高，但商業(yè)秘密侵權(quán)行為本身又存在隱蔽性的特點(diǎn)，因此在受到侵權(quán) 后保護(hù)難度較大；民事案件勝訴率低（自2002年至2011年，上海浦東法院共受理商業(yè) 秘密案件62

8、件，判決28件,獲得法院全部支持僅2件，部分支持的僅有10件。，刑事 案件因?qū)α缸C據(jù)要求很高而導(dǎo)致難以立案（實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)通常要求侵權(quán)的全部 主要證據(jù)及司法鑒定結(jié)論，而這些證據(jù)有些本身是需要刑事調(diào)查才能取得的，在立案 前由被害人自行取得難度非常大。保護(hù)方式的選擇建議了解對(duì)技術(shù)方案的商業(yè)秘密及專利兩種法律保護(hù)方式，就可以針對(duì)公司已有或 準(zhǔn)備開發(fā)的技術(shù)方案選擇相應(yīng)的保護(hù)方式了。下面幾點(diǎn)可以作為選擇時(shí)的參考：1 .保密措施和期限對(duì)有能力采取有效保密措施，防止技術(shù)方案泄露，且對(duì)技術(shù)方案希望長(zhǎng)期得到保 護(hù)的，可以考慮以商業(yè)秘密方式保護(hù)。若企業(yè)不能保證有效保密措施 ，或保密措施無 法保障技術(shù)方案不被泄露

9、，則盡量以申請(qǐng)專利的方式進(jìn)行保護(hù)。2 .技術(shù)先進(jìn)程度若技術(shù)方案本身先進(jìn)性程度不高，同樣或類似的技術(shù)也可能被他人（特別是競(jìng)爭(zhēng) 者研發(fā)出來，則時(shí)間上優(yōu)先保護(hù)更為重要，建議采用專利方式保護(hù)。若技術(shù)方案本身 先進(jìn)性程度較高，在一定時(shí)期內(nèi)難以被他人研發(fā)出來，可考慮采用商業(yè)秘密進(jìn)行保 護(hù)。3 .反向工程難度若該技術(shù)方案容易通過反向工程而獲得關(guān)鍵技術(shù)信息，則應(yīng)考慮通過專利保護(hù) （例如:簡(jiǎn)單的機(jī)械領(lǐng)域技術(shù)。若該技術(shù)方案很難進(jìn)行反向工程 ，則可以考慮商業(yè)秘密 的保護(hù)方式。4 .技術(shù)方案的商業(yè)價(jià)值期限若該技術(shù)方案具有較長(zhǎng)期的商業(yè)價(jià)值，則可以采用商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)（如可口可 樂配方。若該技術(shù)方案處于更新?lián)Q代較快的領(lǐng)域

10、 ，則可以考慮專利保護(hù)（如部分通 訊、IT領(lǐng)域技術(shù)方案。5 .獲得專利授權(quán)的可能性若該技術(shù)難以符合授予專利權(quán)的條件（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性，則要考慮采取 商業(yè)秘密保護(hù)6 .商業(yè)秘密+專利相結(jié)合的保護(hù)方式結(jié)合上面5點(diǎn)也可以考慮綜合保護(hù)方案：如將希望得到保護(hù)的核心技術(shù)采用商 業(yè)秘密的方式保護(hù)，嚴(yán)格限制范圍并采取有效保密措施；對(duì)周邊技術(shù)采用專利方式保 護(hù)。止匕外，對(duì)核心技術(shù)申請(qǐng)專利（若屬于更新?lián)Q代快的領(lǐng)域或技術(shù)難度本身不高容易 被反向工程方式獲得技術(shù)方案，對(duì)周邊技術(shù)采取商業(yè)秘密（技技術(shù)難以符合專利授權(quán) 條件，也是一種可行的方案。企業(yè)的保護(hù)措施建議對(duì)企業(yè)而言，需要從技術(shù)研發(fā)階段就著手技術(shù)方案可能的保護(hù)

11、模式及保護(hù)方式 的研究和決策。從人員上，需要技術(shù)人員、法律人員和管理人員的共同介入。以下 幾個(gè)方面可以參考：1 .內(nèi)部培訓(xùn)對(duì)企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，讓公司高管、核心技術(shù)人員了解什么是商業(yè)秘密，以 及如何進(jìn)行保護(hù)；從而在意識(shí)層面加強(qiáng)對(duì)技術(shù)方案的重視，并為將來的保護(hù)措施及行 動(dòng)打好基礎(chǔ)。2 .保密措施的實(shí)施對(duì)采取商業(yè)秘密方式保護(hù)的技術(shù)方案，需要從公司保密制度、保密協(xié)議、限制 知悉和防止泄露的措施、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分級(jí)授權(quán)管理制度、保密合規(guī)性審查、現(xiàn)場(chǎng)保 密標(biāo)識(shí)的安置及完善等方面著手，建立嚴(yán)密的保護(hù)體系，防止信息外泄及支持將來可 能采取的法律責(zé)任追究措施。3 .技術(shù)保護(hù)方式評(píng)估由于大多數(shù)技術(shù)方案涉及的技術(shù)點(diǎn)不止一個(gè)，所以商業(yè)秘密+專利的綜合保護(hù)方 式相對(duì)較好。在這種情況下，就需要技術(shù)人員、管理人員和法律專業(yè)人員緊密配合 ， 在采取保密措施前認(rèn)真評(píng)估分析采用專利和商業(yè)秘密的優(yōu)劣勢(shì)，選擇恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)方4 .維權(quán)措施商業(yè)秘密一旦被泄露，則既無法繼續(xù)用商業(yè)秘密方式保護(hù)，也無法再申請(qǐng)專利，對(duì) 客戶造