如何界定商標(biāo)的顯著性-趙志業(yè)

1、如何界定商標(biāo)的顯著性 趙志業(yè) 杭州一、相關(guān)法條第八條 任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊。第九條 申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。 第十一條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊： （一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的； （二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的； （三）其他缺乏顯著特征的。 前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。二、顯著性來源商標(biāo)是依靠顯著性而獲得識

2、別能力的，顯著性是商標(biāo)的基本規(guī)定性。顯著性就是“識別一個企業(yè)的商品并與他人商品區(qū)別開來的能力”。商標(biāo)法的“顯著性”一詞應(yīng)當(dāng)與翻譯有關(guān)，其與英文中的“Distinguish”、“Distinctiveness”、“Distinctive Character”相對應(yīng)或相關(guān)，最初來源于相關(guān)英文術(shù)語的不同譯法。顯著性有時與區(qū)別性、識別性等混稱。所謂的顯著性就是指客觀上能夠識別和區(qū)分商品來源的區(qū)別性，屬于客觀上或者事實上的區(qū)別性。“商標(biāo)是指能夠?qū)⒁粋€企業(yè)的貨物或服務(wù)與另一個企業(yè)的貨物或服務(wù)相區(qū)別的標(biāo)記。”（參見：聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會議，TRIPS協(xié)定與發(fā)展：資料讀本【M】。中華人民共和國商務(wù)部條約法律司，

3、譯，北京：中國商務(wù)出版社，2013:252）三、顯著性與顯著特征(一)本體與具象的關(guān)系顯著性作為一種抽象的定性，必然具有其外部表征，需要通過具體的外部表現(xiàn)或者特征展示出來，進(jìn)行認(rèn)識、認(rèn)定和把握。顯著性與顯著特征具有實質(zhì)與形式或者本質(zhì)與現(xiàn)象的關(guān)系。顯著性是本體，顯著特征是具象。(二)區(qū)分顯著性與顯著特征的特別意義“要成為注冊商標(biāo)，就應(yīng)當(dāng)具備識別商品或者服務(wù)來源的能力，這是商標(biāo)的本質(zhì)特征，也是建立商標(biāo)制度的根本意義所在”相對不具有區(qū)別能力是指因與他人商品建立固定的聯(lián)系而不再可能與申請人的商品建立聯(lián)系并標(biāo)識其商品來源；絕對不具有區(qū)別能力則是不能與任何人的商品建立區(qū)別關(guān)系，既包括法律上的絕對不能，如商

4、標(biāo)法第10條第1款規(guī)定的禁用標(biāo)志，又包括事實上的絕對不能，如通用標(biāo)志。四、顯著性或者顯著特征的判斷(一)顯著性的綜合判斷最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見(法發(fā)2010)12號)第5條規(guī)定：“人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)訴爭商標(biāo)指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認(rèn)識，從整體上對商標(biāo)是否具有顯著特征進(jìn)行審查判斷。標(biāo)志中含有的描述性要素不影響商標(biāo)整體上具有顯著特征的，或者描述性標(biāo)志是以獨特方式進(jìn)行表現(xiàn)，相關(guān)公眾能夠以其識別商品來源的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有顯著特征?！痹撘?guī)定既包括根據(jù)哪些主體進(jìn)行判斷，又包括涉及商標(biāo)構(gòu)成要素屬性的一些具體判斷隋形，但還不是判斷標(biāo)準(zhǔn)的全部。四、

5、顯著性或者顯著特征的判斷(二)具有顯著特征的正面判斷與不具有顯著特征的情形的直觀性相比，從正面判斷顯著特征具有明顯的抽象性，但其判斷畢竟有相應(yīng)的方式，實踐中也進(jìn)行了相應(yīng)的歸納總結(jié)。臆造、任意、暗示和描述性商標(biāo)與商品的關(guān)聯(lián)度依次增強，其顯著性依次降低，但暗示性商標(biāo)是固有顯著性商標(biāo)的邊界。四、顯著性或者顯著特征的判斷(三)不具有顯著特征的反面判斷反面判斷具有較強的確定性和易操作性，商標(biāo)法第11條才能夠?qū)Υ俗龀雒鞔_的例示性規(guī)定，即在列舉“僅有本商品的通用名稱、圖形、型號”及“僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點”之后，作出了“其他缺乏顯著特征”的概括性規(guī)定。(四)最低限度

6、的顯著性商標(biāo)注冊只考慮顯著性的有無，而并不要求顯著性的強弱。只要具有最低限度的顯著性，即符合商標(biāo)注冊顯著性的條件，或者說只有具有顯著性的標(biāo)志才能作為商標(biāo)獲得注冊。五、暗示性與描述性商標(biāo)的區(qū)分暗示性商標(biāo)與描述性商標(biāo)既是鄰居，又是同有顯著性與獲得的顯著性的重要分界線。暗示性與描述性商標(biāo)的基本界限乃是其構(gòu)成要素對于指定使用商品的特性的描述是否直接、具體和明顯。商標(biāo)法第11條第1款第(2)項規(guī)定了描述性標(biāo)志，即“僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的”的情形。描述性標(biāo)志不具有固有的顯著性，只有經(jīng)使用而產(chǎn)生識別商品來源的第二含義時，才可以申請注冊為商標(biāo)。最高人民法院關(guān)于審理商

7、標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見第9條規(guī)定：“如果某標(biāo)志只是或者主要是描述、說明所使用商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、產(chǎn)地等特點，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不具有顯著特征?！贝颂幙此茖ⅰ皟H僅直接表示”解讀為包括只是和主要兩種情形，但實際上是將“主要”的情形按其實質(zhì)進(jìn)行定性的。如果申請注冊商標(biāo)只是或者主要是描述、說明所使用商品的特點，包括完全由描述性要素構(gòu)成的標(biāo)志和整體上主要會被認(rèn)知為描述性的標(biāo)志，均屬于商標(biāo)法第1 1條第1款第(2)項規(guī)定的情形。五、暗示性與描述性商標(biāo)的區(qū)分在美國，描述性與暗示性的核心區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)被歸納為兩項：首先看消費者從商標(biāo)中獲得商品的描述信息所需要的想象(聯(lián)想)程度(The D

8、egree of Imagination)。需要的想象程度越高，商標(biāo)越可能是暗示性的，而不是描述性的。例如，“Greyhound”商標(biāo)。其次是，商標(biāo)是否系競爭對手為描述其產(chǎn)品所實際需要的標(biāo)志。除上述兩種情形外，美國對于描述性與暗示性的區(qū)分隋況實際上更為復(fù)雜。例如，聯(lián)邦第五巡回上訴法院歸納了四項標(biāo)準(zhǔn)，即詞典含義、聯(lián)想標(biāo)準(zhǔn)、競爭者需要標(biāo)準(zhǔn)(CompetitorsNeed Test)和競爭者使用標(biāo)準(zhǔn)(CompetitorsUse Test)?！?。美國商標(biāo)審查部門適用后三種標(biāo)準(zhǔn)，即聯(lián)想程度、競爭者需要標(biāo)準(zhǔn)和競爭者使用標(biāo)準(zhǔn)。五、暗示性與描述性商標(biāo)的區(qū)分我國臺灣地區(qū)商標(biāo)審查實踐提出可以判斷如下事項：是否為同業(yè)競爭者實際交易上所使用；是否為同業(yè)競爭者所必須使用或者通常使用的描述性詞匯，而若由特定業(yè)者所專用可能會有礙公平競爭。綜上：“集成吊頂”、“一腳蹬”、“清新”、“水洗”等是否具有顯著性？“ “微信” ”案判決簡摘“ “微信” ”案判決簡摘微信判決評審就“微信”商標(biāo)而言，商評委和一審判決并未否定其顯著性，二審判決則將其結(jié)論建立于否定其顯著性的基礎(chǔ)上，難免牽強，理由如下：首先，“微信”不是申請注冊商標(biāo)時的現(xiàn)有普通詞匯或者慣常用語。其次，從“微信”與其指定使用的商品的聯(lián)系上看，難以構(gòu)成直接、