抵觸申請對單一性的影響

1、PAGE PAGE 9抵觸申請對單一性的影響李輝（北京三友）摘要：抵觸申請是為避免重復(fù)授權(quán)而規(guī)定的一種特殊申請，不應(yīng)被作為現(xiàn)有技術(shù)來評價權(quán)利要求的單一性。在進(jìn)行專利性和單一性的評價時，應(yīng)注意分別確定各個權(quán)利要求或技術(shù)方案的現(xiàn)有技術(shù)/抵觸申請，因為他們有可能是互不相同的。本文還介紹了日本、歐洲、美國專利法中抵觸申請和單一性評價的相關(guān)規(guī)定，通過與中國相關(guān)規(guī)定的比較試圖發(fā)現(xiàn)其中的共性和差異，并提出了自己的觀點。關(guān)鍵詞：抵觸申請 單一性 判斷客體引言抵觸申請作為專利法規(guī)定的新穎性判斷依據(jù)之一，用于在專利申請的實質(zhì)審查中評價權(quán)利要求的新穎性。關(guān)于抵觸申請的定義以及在新穎性判斷時的適用條件，專利法和審查指

2、南中已經(jīng)給出了明確清楚的規(guī)定。然而，抵觸申請作為與“現(xiàn)有技術(shù)”相同性質(zhì)的用來評價新穎性的文件，在權(quán)利要求的單一性判斷中應(yīng)該如何適用呢？具體地說，就是當(dāng)一個獨立權(quán)利要求因抵觸申請而不具有新穎性時，其從屬權(quán)利要求之間的單一性判斷是否要考慮該抵觸申請。關(guān)于此點，在審查指南中并沒有非常直接地予以規(guī)定。而在實際案件審查過程中，在審查員以抵觸申請為基準(zhǔn)提出權(quán)利要求的單一性問題時，申請人和/或代理人可能會感覺沒有審查規(guī)則而無所適從。問題的關(guān)鍵在于，抵觸申請是否以及該如何應(yīng)用于評價單一性。本文基于中國相關(guān)法規(guī)，從現(xiàn)有法規(guī)的字面解釋、抵觸申請的定義、抵觸申請的設(shè)置目的等多個角度進(jìn)行分析，得出了抵觸申請不用于評價

3、單一性的結(jié)論。進(jìn)而，通過對外國的抵觸申請與單一性之間關(guān)系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行對比分析，試圖從中發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律和獲得借鑒。一、中國抵觸申請對單一性的影響1、關(guān)于抵觸申請和單一性的規(guī)定1）抵觸申請專利法第22條：新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。2）單一性專利法第31條：（略）實施細(xì)則第34條：可以作為一件專利申請?zhí)岢龅膶儆谝粋€總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，應(yīng)當(dāng)在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián)，

4、包含一個或者多個相同或者相應(yīng)的特定技術(shù)特征，其中特定技術(shù)特征是指每一項發(fā)明或者實用新型作為整體，對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。審查指南第二部分第六章：特定技術(shù)特征是使發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)具有新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征。2、從現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請的區(qū)分來解釋抵觸申請對單一性的影響首先，設(shè)定這樣一個案例：一件中國專利申請A包括獨立權(quán)利要求1和分別從屬于權(quán)利要求1的權(quán)利要求2和3，權(quán)利要求1包含特征a，權(quán)利要求2包含特征b，權(quán)利要求3包含特征c，特征b和特征c是相互獨立的特征（不是相同或相應(yīng)的技術(shù)特征），另一件中國專利申請B的申請日早于專利申請A而公開日晚于專利申請A，專利申請B公開了權(quán)利要求1的技術(shù)方案

5、（即特征a）。在專利申請的審查過程中，經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)申請B公開了權(quán)利要求1的所有特征（特征a），因此申請B成為抵觸申請。因此，現(xiàn)有權(quán)利要求1因不具有新穎性已經(jīng)不能保留，申請人可以在權(quán)利要求1中加入附加特征或者將權(quán)利要求1刪除而將權(quán)利要求2和3分別提升為獨立權(quán)利要求。那么，在后者的情形下，就需要考慮的權(quán)利要求2和3之間是否具有單一性。如上所述，單一性的判斷準(zhǔn)則是兩個權(quán)利要求是否具有相對于現(xiàn)有技術(shù)具有新穎性和創(chuàng)造性的共同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。因此，這里的單一性對比對象是“現(xiàn)有技術(shù)”，而根據(jù)專利法第22條的規(guī)定，現(xiàn)有技術(shù)是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)，抵觸申請是指申請日在本申請的申請日之前、公開

6、日在本申請的申請日之后的中國申請。也就是說，現(xiàn)有技術(shù)與抵觸申請是嚴(yán)格區(qū)分的，專利法中的現(xiàn)有技術(shù)的定義不包含抵觸申請，單一性規(guī)定中特定技術(shù)特征的判斷基準(zhǔn)是“現(xiàn)有技術(shù)”，而不是所有影響新穎性的文件（現(xiàn)有技術(shù)和抵觸申請）。因此，作為權(quán)利要求1的抵觸申請的申請A不屬于現(xiàn)有技術(shù)，也就不應(yīng)在評價權(quán)利要求2和3的單一性時作為對比對象。因此，在不存在其他現(xiàn)有技術(shù)的情況下，權(quán)利要求2和3具有相同的特定技術(shù)特征a，具有單一性。如上所述，現(xiàn)有法規(guī)在權(quán)利要求的單一性判斷中規(guī)定了將“現(xiàn)有技術(shù)”作為對比對象，因而將抵觸申請排除在對比對象之外，也就意味著抵觸申請不應(yīng)作為單一性判斷時的考慮范圍。3、從抵觸申請的定義來解釋抵觸

7、申請對單一性的影響如2中所分析的那樣，根據(jù)現(xiàn)有專利法和審查指南的規(guī)定的字面解釋，就已經(jīng)可以把抵觸申請排除在單一性判斷的考慮范圍之內(nèi)。但是，由于在審查過程中針對抵觸申請采用新穎性判斷標(biāo)準(zhǔn)，并且在單一性判斷中要求多個權(quán)利要求具有共同或相應(yīng)的具有新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征，因此在實踐中存在著這樣的疑問：即，如果一項權(quán)利要求具有抵觸申請，既然它的多個從屬權(quán)利要求的共同技術(shù)特征已經(jīng)不具有新穎性了，那么更不能具有創(chuàng)造性，也就不應(yīng)認(rèn)定為具有單一性。這是否表明現(xiàn)有的單一性規(guī)定有不妥之處呢？本文認(rèn)為答案是否定的。下面我們就從抵觸申請的定義和意義上來分析抵觸申請是否應(yīng)當(dāng)作為單一性的判斷基準(zhǔn)。1）對比對象的確定在進(jìn)行

8、具體分析之前，首先有必要明確一個概念，那就是在單一性、新穎性/創(chuàng)造性、優(yōu)先權(quán)等的審查過程中所針對的審查或?qū)Ρ葘ο笫鞘裁?？在專利法的相關(guān)條款中，描述為“發(fā)明”應(yīng)當(dāng)如何如何，“實用新型”應(yīng)當(dāng)如何如何，這里作為審查對象的“發(fā)明”或“實用新型”指的是要求保護(hù)的對象，即一項權(quán)利要求或者是某個權(quán)利要求中多個并列技術(shù)方案中的一個技術(shù)方案，而不是該發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾埍旧?。雖然在實踐中經(jīng)常見到這樣的說法，例如本申請不具有創(chuàng)造性，但是實際上，正確的說法應(yīng)該是本申請的所有權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性。同樣，“本申請要求申請?zhí)枮閄XX的美國申請的優(yōu)先權(quán)”確切地說應(yīng)該是“本申請的各權(quán)利要求要求申請?zhí)枮閄XX的美國申請的優(yōu)先權(quán)”

9、。更進(jìn)一步，在明確了審查對象是每一個權(quán)利要求的情況下，應(yīng)該針對每一個權(quán)利要求來分別確定進(jìn)行審查時的參照物。例如，在審查優(yōu)先權(quán)是否成立時，要將每個權(quán)利要求中的技術(shù)方案分別與作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請進(jìn)行比較，判斷在先申請是否記載了同一主題的技術(shù)方案，從而分別確定每個權(quán)利要求是否可以享受優(yōu)先權(quán)。因此，一個要求了優(yōu)先權(quán)的專利申請中可能發(fā)生所謂“部分優(yōu)先權(quán)”的情況，即，一個獨立權(quán)利要求享受優(yōu)先權(quán)，而其某個從屬權(quán)利要求并不能享受優(yōu)先權(quán)。在此情況下，如果發(fā)現(xiàn)了在申請日和優(yōu)先權(quán)日之間公開的在先文件，該在先文件就作為該從屬權(quán)利要求的現(xiàn)有技術(shù)，而不能作為該獨立權(quán)利要求的現(xiàn)有技術(shù)。在此情況下，就可能發(fā)生獨立權(quán)利要求

10、具有創(chuàng)造性，而從屬權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性的結(jié)果。因此，在專利性審查中應(yīng)該以每個權(quán)利要求為對象進(jìn)行審查。2）抵觸申請的定義如專利法第22條所述，抵觸申請的定義是“同樣的”發(fā)明或者實用新型。因此，所謂抵觸申請是指該申請包含了目標(biāo)權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，否則就不能構(gòu)成目標(biāo)權(quán)利要求的抵觸申請。與上述的優(yōu)先權(quán)判斷和現(xiàn)有技術(shù)判斷時一樣，抵觸申請的判斷也應(yīng)逐個權(quán)利要求進(jìn)行，抵觸申請是一個“變量”。在本案例中，中國申請B包含了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征（即特征a），因此中國申請B構(gòu)成了中國申請A中的權(quán)利要求1的抵觸申請。權(quán)利要求2具有特征a和b，由于中國申請B沒有包含權(quán)利要求2的全部技術(shù)特征，因此中國申請B不構(gòu)成

11、權(quán)利要求2的抵觸申請。同理，由于中國申請B沒有包含權(quán)利要求3的全部技術(shù)特征（a和c），因此中國申請B也不構(gòu)成權(quán)利要求3的抵觸申請。3）單一性的判斷如上所述，既然中國申請B僅構(gòu)成權(quán)利要求1的抵觸申請，而不構(gòu)成權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的抵觸申請，那么在進(jìn)行具有新穎性和創(chuàng)造性的共同技術(shù)特征判斷時就不應(yīng)將中國申請B作為對比對象。由于沒有其他現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，權(quán)利要求2和權(quán)利要求3的共同技術(shù)特征a是具有新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征，因此二者之間具有單一性?；蛘邠Q個角度，假如中國申請A最初提交時直接寫了兩個獨立權(quán)利要求X和Y，其內(nèi)容分別對應(yīng)于（權(quán)利要求1+權(quán)利要求2）和（權(quán)利要求1+權(quán)利要求3），那么中國申請

12、B會被審查員檢索出來作為抵觸申請嗎？權(quán)利要求X和權(quán)利要求Y會被認(rèn)為存在單一性問題嗎？答案顯然是否定的，因為中國申請B顯然不具有抵觸申請的“同樣的發(fā)明”構(gòu)成要件。如上所述，根據(jù)專利審查中的以每個權(quán)利要求為對象的原則以及抵觸申請的定義，作為獨立權(quán)利要求的抵觸申請不應(yīng)成為從屬權(quán)利要求的抵觸申請，也就不應(yīng)在從屬權(quán)利要求的單一性判斷時作為比對對象。4、從抵觸申請的目的來解釋抵觸申請對單一性的影響從抵觸申請的設(shè)置初衷來看，也不宜于將抵觸申請用于評價權(quán)利要求的單一性。專利法第22條第2款雖然使用了新穎性的審查標(biāo)準(zhǔn)，將抵觸申請用于評價權(quán)利要求的新穎性，但是設(shè)置抵觸申請的意義在于防止重復(fù)授權(quán)，其目的顯然與“現(xiàn)有

13、技術(shù)”是顯著不同的。這種顯著不同的設(shè)置目的是與抵觸申請和現(xiàn)有技術(shù)二者的不同屬性密切相關(guān)的，即，現(xiàn)有技術(shù)是申請日之前為公眾所知的技術(shù)，而抵觸申請是申請日之前不為公眾所知（甚至申請人自己也不知道）的技術(shù)。因此，除了有關(guān)重復(fù)授權(quán)的審查（新穎性）之外，將抵觸申請和現(xiàn)有技術(shù)同樣地應(yīng)用于專利性審查是不合理的。在單一性審查中，將申請日前不為公眾所知的抵觸申請用于判斷特定技術(shù)特征的基準(zhǔn)對于申請人有失公平，因此應(yīng)與排除。綜上所述，根據(jù)專利法和審查指南中的規(guī)定，可以確定抵觸申請不應(yīng)作為單一性審查的判斷基準(zhǔn)。根據(jù)抵觸申請的定義和設(shè)置目的，抵觸申請也不應(yīng)對權(quán)利要求的單一性構(gòu)成影響。二、歐洲抵觸申請對單一性的影響歐洲專

14、利公約（EPC）規(guī)定了抵觸申請也屬于現(xiàn)有技術(shù)，但是實質(zhì)上在單一性判斷時仍然把抵觸申請排除在外。1、關(guān)于抵觸申請和單一性的規(guī)定1）新穎性和抵觸申請歐洲專利公約（EPC）第五十四條：新穎性 (1) 如果一項發(fā)明沒有構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的一部分, 其具有新穎性。(2) 所述現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)包括在此歐洲專利申請日前通過書面或口頭描述、使用或其它任何方式公開的一切內(nèi)容。(3) 此外, 申請日在(2)中所述日期前并按照條約93在(2)中所述日期或其之后公開的歐洲專利申請內(nèi)容, 應(yīng)視為包括在現(xiàn)有技術(shù)范圍內(nèi)。2）單一性EPC實施細(xì)則第44條1款：在歐洲專利申請中要求保護(hù)一組發(fā)明時，僅當(dāng)在這些發(fā)明之間的技術(shù)關(guān)系涉及一個或更多

15、個相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征時，才滿足公約第82條的單一性要求。術(shù)語“特定技術(shù)特征”應(yīng)指每個發(fā)明整體而言相對于現(xiàn)有技術(shù)做出了貢獻(xiàn)的那些特征。2、抵觸申請對單一性的影響EPC將抵觸申請規(guī)定為包括在現(xiàn)有技術(shù)中，這一點與中國將抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)分是不同的。進(jìn)而在單一性規(guī)定中，與中國的規(guī)定類似，EPC規(guī)定特定技術(shù)特征是相對于“現(xiàn)有技術(shù)”做出了貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。由此看來，似乎EPC將抵觸申請納入了審查單一性時的對比對象，但事實并非如此。首先，鑒于EPC中規(guī)定抵觸申請也是出于防止重復(fù)授權(quán)的目的，僅用于評價新穎性不用于評價創(chuàng)造性，因此毋庸置疑的是，抵觸申請的認(rèn)定也必然要求全面覆蓋原則（雖然在EPC規(guī)定字面上沒有

16、向中國專利法那樣如此描述），即一件在先申請必須包含當(dāng)前權(quán)利要求的全部特征才能構(gòu)成抵觸申請。這一點可以從EPC審查指南第197頁第2.6節(jié)關(guān)于檢索的以下規(guī)定中得到印證：如果已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的文件清楚地表明，除了一些不需要創(chuàng)造性就能應(yīng)用的屬于本領(lǐng)域普通知識的特征以外，要求保護(hù)發(fā)明的整個內(nèi)容及其在說明書中的細(xì)節(jié)不具有新穎性，那么可以停止檢索。但是，對于抵觸申請的檢索必須總是進(jìn)行到這些特征在已有文件中全部存在時才能停止。因此，基于前面第一、3部分的分析，如果一件在先申請構(gòu)成了獨立權(quán)利要求1的抵觸申請，那么它通常就不會構(gòu)成從屬權(quán)利要求的抵觸申請。進(jìn)而，在判斷從屬權(quán)利要求之間的單一性時，由于該抵觸申請已經(jīng)不再是抵

17、觸申請，因此也就不應(yīng)作為現(xiàn)有技術(shù)來評價單一性。其次，從抵觸申請的設(shè)置目的來看，如前面第一、4部分所述，也不宜于將抵觸申請用于評價權(quán)利要求的單一性。這一點可以從EPO上訴委員會做出的一個專利上訴判決（T1168/02）中得到印證。在T1168/02涉及的專利申請的在先審查中，審查部門的審查員使用了原獨立權(quán)利要求的抵觸申請來評價修改后的權(quán)利要求之間的單一性。上訴人認(rèn)為，用于判斷特定技術(shù)特征及其貢獻(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)不應(yīng)包括EPC54(3)中規(guī)定的抵觸申請，由于事后判定單一性（即，在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)后判定單一性）的前提是對本發(fā)明要解決的技術(shù)問題的具體分析，所以抵觸申請不能用于事后判定單一性。上訴委員會在T116

18、8/02中的結(jié)論是，基于單個發(fā)明構(gòu)思的“事后”單一性判定不能使用EPC54（3）含義下構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)一部分的文件（即，抵觸申請）。因此可以看出，歐洲專利局在抵觸申請對單一性的影響這個問題上雖然在規(guī)定表述上與中國專利局有所差異，但是實質(zhì)處理原則是相同的。三、日本抵觸申請對單一性的影響日本將抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別，并且明確了不使用抵觸申請進(jìn)行單一性判斷。1、關(guān)于抵觸申請和單一性的規(guī)定1）新穎性和抵觸申請日本專利法29條2款（簡要譯文）：如果一個專利申請中要求保護(hù)的發(fā)明與申請日在先、公開在后的另一件申請的說明書、權(quán)利要求或附圖中公開的發(fā)明相同（發(fā)明人相同的除外），則本發(fā)明不應(yīng)被授予專利權(quán)。2）單一性

19、日本專利法實施細(xì)則25條8：兩項以上的發(fā)明具有相同或?qū)?yīng)的特定技術(shù)特征，這里所指的“特別技術(shù)特征”是指相對現(xiàn)有技術(shù)明示有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。日本專利審查指南的單一性部分：現(xiàn)有技術(shù)指落入專利法29條1款的發(fā)明，不包括在本申請?zhí)峤粫r尚未公開的發(fā)明。2、抵觸申請對單一性的影響日本在抵觸申請規(guī)定中與中國同樣地明確限定抵觸申請應(yīng)包含與要求保護(hù)的發(fā)明（即權(quán)利要求）相同的內(nèi)容，并且抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)是明確相互區(qū)分的。在單一性規(guī)定中，更是明確地規(guī)定抵觸申請不作為單一性判斷的對比對象。因此，抵觸申請對單一性沒有影響。四、美國抵觸申請對單一性的影響1、關(guān)于抵觸申請和單一性的規(guī)定1）抵觸申請美國專利法第102（e）：在

20、專利申請人完成發(fā)明以前，該項發(fā)明已經(jīng)在根據(jù)他人向美國提出的專利申請而批準(zhǔn)的專利說明書中加以敘述的。美國專利法第103條：發(fā)明與102條中規(guī)定的已有敘述之間的差異對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是顯而易見的，則不能取得專利權(quán)。2）單一性針對以國家階段方式進(jìn)入美國的PCT國家階段申請和除此以外其他方式的申請，美國專利法的單一性規(guī)定是不同的。對于以正常國家階段方式進(jìn)入美國的PCT國家階段申請，規(guī)定了與PCT條約相同的標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)邦法規(guī)37 CFR 1.475：一個申請中的多個發(fā)明應(yīng)當(dāng)具有一個或更多個相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，所謂特定技術(shù)特征是指每一項發(fā)明作為整體對現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。而對于其他方式的美國申請，

21、規(guī)定了“相互獨立”和“截然不同”的單一性要求（限制要求）。美國專利法第121條：如果一申請案中有兩項或兩項以上發(fā)明，而且互相獨立和截然不同，局長可以要求把申請限制在其中的一項發(fā)明上。審查指南802.01 ：所謂“獨立”（即不相關(guān)）是指在多個要求保護(hù)的發(fā)明之間不存在關(guān)聯(lián)，或者說，這些發(fā)明在設(shè)計、操作和效果上不相關(guān)。審查指南806.05(j) ：對于相關(guān)的產(chǎn)品發(fā)明或相關(guān)的方法發(fā)明，如果滿足以下條件，則認(rèn)為發(fā)明是截然不同的：（A）要求保護(hù)的發(fā)明在范圍上不重疊，即相互排除；（B）要求保護(hù)的發(fā)明不是明顯的變型；（C）要求保護(hù)的發(fā)明不能一起使用或者會具有實質(zhì)不同的設(shè)計、操作方式或效果。2、抵觸申請對單一性

22、的影響美國的專利制度相比于其他國家/地區(qū)的專利制度有很多獨特之處，在抵觸申請和單一性方面也不例外。首先，抵觸申請僅限于“他人”提交的申請，不包括發(fā)明人或受讓人相同的申請。另外，抵觸申請不僅可用于評價新穎性，而且可用于評價創(chuàng)造性，與其他在先技術(shù)一樣都被作為現(xiàn)有技術(shù)。在單一性判斷上，對于PCT國家階段申請，采用了與PCT條約相同的“特定技術(shù)特征”判斷標(biāo)準(zhǔn)，但是由于抵觸申請被作為“現(xiàn)有技術(shù)”的一種，因此可以認(rèn)為在確定相對于“現(xiàn)有技術(shù)”做出貢獻(xiàn)的特定技術(shù)特征時要考慮抵觸申請。對于其他類型的申請，在單一性（限制要求）判斷標(biāo)準(zhǔn)中實際上并不直接以現(xiàn)有技術(shù)（包括抵觸申請）作為比對對象，而是使用了“相互獨立”和“截然不同”這兩個條件，如果權(quán)利要求之間既不是“相互獨立”又不是“截然不同”則不需要進(jìn)行限制，如果是二者之一則需要進(jìn)行限制。其中的“相互獨立”要求在設(shè)計（包括結(jié)構(gòu)）、操作或效果上不具有關(guān)聯(lián)，對于本文中案例這樣的多個產(chǎn)品或多個方法權(quán)利要求，“截然不同”要求滿足以下三個條件：保護(hù)范圍不重疊；相互不是明顯的變型；不