從案例角度解析針對參數(shù)特征的新穎性推定規(guī)則（下）

從案例角度解析針對參數(shù)特征的新穎性推定規(guī)則（下）對于包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權利要求的新穎性審查，《專利審查指南》規(guī)定了“推定不具備新穎性”的審查規(guī)則。筆者擬通過梳理現(xiàn)有案例，對該規(guī)則的理解和適用問題進行初步探討。產(chǎn)品權利要求通常采用結(jié)構、組成等特征進行限定，但隨著技術的發(fā)展，僅借助于結(jié)構、組成等特征有時難以清楚地反映新產(chǎn)品的結(jié)構特性，難以真正體現(xiàn)發(fā)明對現(xiàn)有技術的改進，因而越來越多的產(chǎn)品權利要求開始采用物理化學參數(shù)特征進行限定。對于包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權利要求的新穎性審查，《專利審查指南》規(guī)定了“推定不具備新穎性”的審查規(guī)則。筆者擬通過梳理現(xiàn)有案例，對該規(guī)則的理解和適用問題進行初步探討。三、關于申請人提出反證的證明標準及難點在審查員推定專利申請不具備新穎性后，申請人可以通過反證證明要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構、組成上不同，從而推翻前述不利推定。筆者認為，相比于審查員的前置舉證責任，申請人提出反證的舉證責任要求更高，不僅要證明要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構、組成上不同，而且還要達到高度蓋然性標準，從而才能推翻審查員的不利推定。在前述引用的案例中，申請人均未能通過反證推翻審查員的不利推定，除因?qū)＠麆?chuàng)新高度不夠和撰寫上的問題外，另一個主要原因是，由于對比文件沒有公開足夠的、可供對比的技術信息，申請人很難證明對比文件產(chǎn)品與要求保護的產(chǎn)品不同。實踐中，申請人通常會采用驗證試驗的方式去證明，但由于是單方試驗，再加上有時難以再現(xiàn)對比文件中的試驗條件或者對比文件公開的試驗條件不夠，最終導致試驗結(jié)果不被采信。而且，即便實驗結(jié)果可能被采信，也因無法證明參數(shù)不同必然導致產(chǎn)品結(jié)構不同，最終無法推翻審查員的不利推定。在聚合物共混物專利申請駁回復審案中，對于申請人提交的驗證試驗，復審決定認為，由于無法確認英尼奧斯公司自行試驗用的對比文件的受讓人的商業(yè)樹脂與對比文件1中所述VLDPE的關系，其試驗數(shù)據(jù)不能證明對比文件和本申請的熔體彈性模量不同。在阿立哌唑?qū)＠暾堮g回復審案中，對于申請?zhí)峤坏淖芳訉嵤├?，申請人主張，對比文件中沒有公開的反應條件是根據(jù)本領域普通技術人員周知的技術知識來實施的。對此，一審判決認為，追加實施例僅能證明本申請結(jié)晶與追加實施例得到的晶體在吸濕性方面的差異，并不能證明其晶型是否相同，也就是說無論追加實施例是否真正還原了對比文件的實施例，申請人根據(jù)吸濕性不同證明晶型不同的理由都不能成立。鑒于申請人提出反證的證明標準要求較高、舉證難度較大，申請人在提出專利申請時如確需使用參數(shù)，也應盡量選擇使用常用的、表征結(jié)構的參數(shù)，避免使用不常用的、表征性能的參數(shù)，同時盡可能在說明書中說明參數(shù)的測量方法、與產(chǎn)品結(jié)構、組成的關系，并且公開充足的實施例，從而更容易與現(xiàn)有技術區(qū)分開。四、關于新穎性推定規(guī)則在確權程序中的適用考慮到新穎性推定規(guī)則是授權程序中的審查規(guī)則，目前有爭議的問題是，新穎性推定規(guī)則在確權程序中適用時是否應與在授權程序中一致。一種比較普遍的觀點認為[1]，新穎性推定規(guī)則在授權程序中適用和在確權程序中適用應當有所區(qū)別，理由是：授權程序和確權程序的程序性質(zhì)不同，主張推定的主體不同，對舉證責任的分配也不同。在專利審查中，申請人對其專利申請具備新穎性負有證明義務，而審查員往往缺乏有效的舉證手段，因此，新穎性推定規(guī)則是一種有利于查清事實、提高審查效率的審查手段。但在確權程序中，專利已經(jīng)獲得授權，無效請求人負有證明專利不具備新穎性的舉證責任。因此，在確權程序中適用新穎性推定規(guī)則時，請求人應負有更高的舉證義務。筆者基本贊同上述觀點。但是，相比于在授權程序中審查員的前置舉證責任只需要達到“合理懷疑”的程度而言，請求人的前置舉證責任應當“高”到什么程度值得商榷，如果不能形成相對明確的標準，同樣會造成適用上的困惑和不統(tǒng)一。筆者期待這一問題后續(xù)能通過司法指導案例或修改《專利審查指南》的方式在一定程度上得到解決。在四芐基伏格列波糖專利無效案中[2]，涉案專利權利要求1要求保護一種結(jié)晶形式的四芐基伏格列波糖，具體限定了晶體的X射線衍射、差示掃描量熱分析、紅外光譜數(shù)據(jù)。對此，對比文件公開了一種四芐基伏格列波糖的白色粉末。無效決定認定，在無效宣告程序中，如果根據(jù)專利文件和現(xiàn)有技術的文字描述無法確定二者是否為相同的技術方案，此時，無效宣告請求人應承擔證明二者相同的舉證責任。本案中，對比文件中的“白色粉末”是對四芐基伏格列波糖物理形態(tài)的描述，無法看出其是無定型還是晶體，更無從知曉四芐基伏格列波糖分子的空間堆積情況，故請求人關于權利要求1不具備新穎性的主張不成立。該案的主審員在關于本案的案例評析中指出[3]，對于授權后的無效程序來說，本著“誰主張、誰舉證”的舉證責任分配原則，必須謹慎適用推定不具有新穎性的做法。在該案中，無效決定認為，確權程序中的請求人應當盡到證明對比文件產(chǎn)品與專利產(chǎn)品“相同”的初步舉證責任，而不能僅僅證明兩者“無法區(qū)分開”，這顯然比授權程序中對審查員的舉證要求更高。在鈰鋯氧化物專利無效案中[4]，涉案專利權利要求1要求保護一種基于氧化鈰和氧化鋯的組合物，具體限定了組合物的組分、含量、在特定煅燒條件（溫度、時間）下的比表面積和晶體結(jié)構。對此，對比文件公開了一種氧化鋯穩(wěn)定的氧化鈰。無效決定認定，對比文件中組合物的比表面積是在不同煅燒溫度、煅燒時間下測得的，而煅燒溫度、煅燒時間對比表面積均有影響，因而不能對兩者進行直接比較。但通過將涉案專利說明書的實施例和對比文件的實施例進行對比，可以推導出對比文件組合物很可能沒有公開權利要求1中的比表面積參數(shù)，據(jù)此認定權利要求1具備新穎性。最高人民法院作出的再審裁定指出，雖然無效決定關于對比文件的組合物的比表面積推導過程或許存在不確定之處，但上述推導結(jié)論達到了高度蓋然性的程度，可以認定權利要求1具備新穎性。在此情況下，也無需再適用新穎性推定規(guī)則。在該案中，再審裁定是以對比文件沒有公開權利要求1中的參數(shù)特征為由，直接認定權利要求1具備新穎性，并未適用新穎性推定規(guī)則。但從案件事實看，雖然對比文件公開了權利要求1中的組分、含量特征，且所公開的比表面積數(shù)值也在權利要求1中的比表面積數(shù)值范圍內(nèi)，只是因煅燒條件不同而不可直接比較，但通過將對比文件的實施例和涉案專利說明書的實施例進行比較，可以基本推導出對比文件沒有公開權利要求1中的比表面積特征。這在一定程度上表明，在授權程序中，既便于對于參數(shù)特征不可比的情況，無效請求人仍應承擔較高的舉證責任，如果根據(jù)對比文件公開的內(nèi)容可以基本確定其沒有公開所述參數(shù)特征，則應當認定權利要求具備新穎性。五、關于不同版本審查指南的適用考慮到2006年版審查指南才真正確立了新穎性推定規(guī)則，因此在個案中應當重視不同版本審查指南的正確適用。根據(jù)《立法法》第九十三條并結(jié)合相關司法案例[5]，《專利審查指南》作為部門規(guī)章，應適用法不溯及既往原則，即原則上應當適用與申請日對應的審查指南版本。但在實踐中，關于不同版本審查指南的適用問題有時會被忽視。在阿立哌唑?qū)＠暾堮g回復審案中，一審判決認定，本專利的申請日為2002年9月25日，依據(jù)《立法法》第八十四條之規(guī)定，并參照國家知識產(chǎn)權局《施行修改后的專利法的過渡辦法》的相關規(guī)定，本案應適用2001年《專利法》及2001年《專利法實施細則》。但是，對于《專利審查指南》的適用問題，一審判決并沒有論述。從判決內(nèi)容看，由于該案對涉案專利中參數(shù)特征的審查，采用了新穎性推定規(guī)則，因而實際上適用的是2006年版指南，并非2001年版指南。六、小結(jié)對于包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權利要求審查，2006年版《專利審查指南》首次規(guī)定了新穎性推定規(guī)則，其目的是防止專利申請人通過采用參數(shù)限定使得專利申請在形式上與現(xiàn)有技術有區(qū)別，但實質(zhì)與現(xiàn)有技術所公開的產(chǎn)品相同，從而不當獲利。在授權程序中適用新穎性推定規(guī)則時，要滿足適用的前置條件，不應輕易地將舉證責任轉(zhuǎn)移給申請人。審查員應從對比文件公開的要求專利保護的產(chǎn)品的結(jié)構、組成特征情況、未公開的參數(shù)特征的類型及其與結(jié)構、組成的關系、對比文件產(chǎn)品與要求保護的產(chǎn)品的制備方法異同等方面進行分析，如果會產(chǎn)生要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品可能相同的“合理懷疑”，通常滿足了推定的前提條件。申請人可以通過反證證明要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構、組成上不同，且達到了高度蓋然性標準，才能推翻審查員的不利推定。新穎性推定規(guī)則在確權程序中適用應當與在授權程序中有所區(qū)別，無效請求人應負有更重的舉證義務，這樣對于專利權人而言更加公平。但如何確定合理的標準，還有待進一步明確。附表：各版本審查指南關于參數(shù)特征的規(guī)定對照表點擊可查看大圖[注]

[1]

如何分配推定新穎性過程中的舉證責任，苑偉康，中國知識產(chǎn)權報，2016年9月14日第009版；新穎性推定方式及舉證責任分配原則探討——醫(yī)藥生物領域?qū)＠路f性評判熱點問題分析，魏聰，藥學進展

，2015年8期；推定方法在參數(shù)限定化學產(chǎn)品權利要求新穎性判斷中的適用，趙楷、苑偉康，2016年11月載于國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站；[2]

第13740號