從專利創(chuàng)造性角度看發(fā)明專利申請文件撰寫的誤區(qū)和注意事項

1、從專利創(chuàng)造性角度看發(fā)明專利申請文件撰寫的誤區(qū)和注意事項楊 杰摘要 ：本文從專利創(chuàng)造性的角度出發(fā)，分別從檢索、權利要求和說明書的撰寫方面分析了發(fā)明專利申請文件撰寫中容易出現(xiàn)的誤區(qū)和應注意的事項，以 期能幫助申請人更加合理地撰寫發(fā)明專利申請，節(jié)約審查程序的同時也使申請 人的利益得到更好地保護。關鍵詞 ：創(chuàng)造性檢索發(fā)明點技術效果本文作者：楊杰發(fā)明專利申請文件是以文字撰寫的兼具技術性和法律性的文件，是確定專利權保護范圍的唯一法律文 件，申請文件的質量直接影響到專利法對發(fā)明創(chuàng)造的保 護，高質量的申請文件能夠幫助申請人恰當?shù)乇Ｗo其專 利權。發(fā)明專利申請文件的撰寫在一件發(fā)明專利申請的 整個歷程中占據(jù)著極其重

2、要的地位，它對該申請的授權 前景將產(chǎn)生重大影響，也與申請人的利益息息相關。本 文從專利創(chuàng)造性的角度討論了在發(fā)明專利申請文件撰寫 中非常重要然而卻容易被申請人忽略的幾點問題。中華人民共和國專利法規(guī)定 ：發(fā)明的創(chuàng)造性， 是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點 和顯著的進步。從中可以解讀出，為滿足發(fā)明專利的 創(chuàng)造性，在申請文件撰寫中需注意 ：充分檢索和分析 現(xiàn)有技術、權利要求撰寫要提煉發(fā)明點、說明書撰寫應證明發(fā)明創(chuàng)造性的證據(jù)。查指南第二部分第三章第 2.1 節(jié)指出 ：現(xiàn)有技術包括在申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）以前在國內 外出版物上公開發(fā)表、在國內外公開使用或者以其他 方式為公眾所知的技術

3、 1。申請人在專利撰寫過程中， 必不可少地應對擬請求保護的技術方案進行檢索和分 析，尋找與確定專利申請技術與現(xiàn)有技術之間的聯(lián)系 和區(qū)別，進而判斷其是否能滿足專利法創(chuàng)造性的需要。對于檢索時間，在尚無依法確定的專利申請日的情 況下，暫時以檢索日為界限，除享有優(yōu)先權的以優(yōu)先權日 為界之外，專利撰寫檢索都以專利檢索日之前已經(jīng)公開（享 有寬限期的技術除外）的在先已有技術為評價依據(jù)。對于檢索范圍，需要考慮檢索者的角色和檢索領 域、對象等。由于發(fā)明創(chuàng)造性的判斷是基于本領域的 技術人員的知識和能力進行評價，而這種假設的“人” 知曉申請日或者優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有 的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有

4、的現(xiàn)有技術， 并且具有應用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力，如果 所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術一、充分檢索和分析現(xiàn)有技術發(fā)明創(chuàng)造性的概念中的比較對象是“現(xiàn)有技術”， 即申請日以前在國內外為公眾所知的技術，專利審106 中國發(fā)明與專利 2014年第10期CHINA INVENTION & PATENT審查實踐與研究Patent Examination Practice & Research領域中獲知該申請日或優(yōu)先權日之前的相關現(xiàn)有技術、普通技術知識和常規(guī)實驗手段的能力 1。可見，專利 檢索應以“本領域的技術人員”為出發(fā)點

5、，在所屬技 術領域和相關的其他技術領域進行全面檢索，一般常 用的檢索資源包括專利和非專利數(shù)據(jù)庫，利用檢索要 素例如擬請求保護的技術方案中的結構特征、效果特 征等進行表達，檢索相關的專利文獻、專業(yè)文章、專著、 教科書等。在充分檢索和分析現(xiàn)有技術資料的基礎上 重點對比分析闡述擬提交的專利技術方案與現(xiàn)有技術 方案的區(qū)別，確定發(fā)明解決的技術問題，克服現(xiàn)有技 術的缺陷或改變目前技術人員的偏見。一般而言，專利發(fā)明人在研發(fā)過程中已經(jīng)對先期 技術有了一定的檢索和了解，然而在專利撰寫過程中 仍有必要進一步全面檢索，并深入分析現(xiàn)有技術，看 在研發(fā)過程中是否有相關文獻披露，是否仍然對現(xiàn)有 技術具有貢獻點，這不僅讓撰

6、寫者更全面和客觀地理 解現(xiàn)有技術，更能讓撰寫者明白專利申請相對現(xiàn)有技 術的改進之處即發(fā)明點，這有利于后續(xù)的權利要求書和說明書撰寫中對核心內容的把握。把說明書中公開的優(yōu)選技術方案以從屬權利要求的形式要求保護，這樣為可能的后續(xù)審查等程序留退路。一般情況下，申請人為了獲得更大的保護范圍， 在獨立權利要求書的撰寫中使用過于寬泛的上位概念 概括或功能性限定，導致保護范圍與現(xiàn)有技術公開的 內容接近，這樣帶來創(chuàng)造性缺陷的問題，在實審階段 審查員通常會發(fā)出關于創(chuàng)造性的審查意見，相應地， 專利申請人也需要對該種質疑從技術角度闡述，而后 再繼續(xù)審查，這顯然增加了審查時間，對于此類情況， 建議專利申請人在撰寫時對說

7、明書中的技術方案進行 合理有度的概括，不要一味追求大的保護范圍而過度 地抽象概括，使方案本身發(fā)生畸變，從而影響對整個 方案的理解和技術性的判斷，為其后續(xù)審查以及專利 申請人的利益帶來不必要的麻煩。例如，申請?zhí)枮?CN200780045683.0 的發(fā)明專利 申請，涉及使用高產(chǎn)率的半乳糖異構化來制造塔格糖 的方法，原始權利要求書包括 1 項獨立權利要求和 3 項從屬權利要求，內容為 ：1. 一種通過半乳糖異構化生產(chǎn)塔格糖的方法，其 特征在于，包括添加硼酸鹽的步驟。2. 根據(jù)權利要求 1 所述的制造塔格糖的方法，其 特征在于，向每 100mol 的半乳糖中加入 1 80mol 的 硼酸鹽。3. 根

8、據(jù)權利要求 1 所述的生產(chǎn)塔格糖的方法，其 特征在于，異構化在 8.5 9 的 pH 范圍內進行。4. 根據(jù)權利要求 1 所述的制造塔格糖的方法，其 特征在于，異構化在 60 70的溫度范圍內進行。該專利申請的發(fā)明點在于 ：該方法中利用阿拉伯 糖異構酶催化進行反應。然而由于撰寫的獨立權利要 求概括過于寬泛且從屬權利要求內容過于簡單，存在 多篇現(xiàn)有技術影響其新穎性和創(chuàng)造性。在實審階段， 審查員在第一次審查意見通知書中利用對比文件 1、2 分別評述了權利要求 1 4 不具備新穎性的理由 ；申 請人答復一通修改權利要求克服了不具備新穎性的缺 陷，然而因未將發(fā)明點限入權利要求中，審查員利用對比文件 1

9、 作為最接近的現(xiàn)有技術評述了權利要求 1、二、權利要求撰寫應提煉發(fā)明點權利要求書是申請人對所保護的技術內容和保護 范圍給出清楚、準確限定的法律文件，是發(fā)明專利申 請文件中最重要的組成部分。權利要求的撰寫應注意 表達具有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造的內容與范圍，在撰寫中 需提煉發(fā)明點，即為專利申請的技術帶來創(chuàng)造性的技 術特征或者技術特征的組合。首先，依據(jù)檢索結果從相關的在先已有技術中選 擇確定最接近的現(xiàn)有技術，以此作為劃界點，找出發(fā) 明與最接近的現(xiàn)有技術之間所共有的技術特征和區(qū)別 技術特征，提煉出專利申請的發(fā)明點，在獨立權利要 求的前序部分寫明要求保護的發(fā)明與最接近的一份現(xiàn) 有技術文件中所共有的技術特征，在

10、特征部分撰寫發(fā) 明的必要技術特征中與最接近的現(xiàn)有技術不同的區(qū)別 技術特征，由此限定權利要求的保護范圍。對從屬權利要求撰寫中，應采用扒洋蔥皮似的手法層層限定，2014年第10期 中國發(fā)明與專利 107CHINA INVENTION & PATENT審查實踐與研究Patent Examination Practice & Research3 的創(chuàng)造性，同時結合對比文件 2 評述了權利要求 2的創(chuàng)造性 ；申請人答復二通修改權利要求，同樣未將 發(fā)明點限入權利要求中，也未提供充分的理由和證據(jù) 證明修改后的權利要求相對現(xiàn)有技術具備創(chuàng)造性，因 此，二通后審查員以權利要求不具備創(chuàng)造性駁回 ；在

11、 后續(xù)的復審請求和復審后繼續(xù)審查過程中，通過分析 申請人遞交的試驗證據(jù)和專利申請說明書實施例記載 的內容，發(fā)現(xiàn)該專利申請的發(fā)明點在于酶催化進行反 應，最后申請人通過修改將技術特征“利用阿拉伯糖 異構酶的”限定入權利要求 1，才最終因克服不具備 創(chuàng)造性的缺陷而授權。由本案得到的啟示是，申請人未根據(jù)最接近的現(xiàn) 有技術找到專利申請的核心發(fā)明點，也未及時將提煉 的發(fā)明點撰寫入權利要求中，導致了實審 - 復審 - 實 審的多次審查程序，雖然本案最終因修改權利要求將 發(fā)明點限入獨立權利要求克服不具備創(chuàng)造性的缺陷而 授權，然而復雜的審查過程不利于程序節(jié)約，同時也造成了申請成本的浪費。重要作用。實際操作中，申

12、請人出于維護自己利益的考慮， 撰寫申請時，常常需要保留一些技術訣竅，隱去一些 最佳實施例 / 實驗數(shù)據(jù)，或者夸張描述其技術手段 / 效果，同時為爭取保護范圍最大化，讓權利要求得到 說明書的支持，往往申請人愿意在技術方案的概述或 具體實施方式內容上不吝筆墨，而對于實施效果則簡 單概述性地一筆帶過或根本不提及，對于發(fā)明的技術 效果經(jīng)常采用類似“發(fā)現(xiàn)比現(xiàn)有化合物活性更高的藥 物”“克服了現(xiàn)有技術的缺陷，產(chǎn)率高、成本低、環(huán)保， 適于工業(yè)化生產(chǎn)”等泛泛的描述，而未提供具體的效 果實驗數(shù)據(jù)，導致在針對創(chuàng)造性陳述時由于缺乏可靠 的對比數(shù)據(jù)來源而無法克服不具備創(chuàng)造性的缺陷從而 失去授權前景的嚴重后果。因為針對

13、創(chuàng)造性進行爭辯 的過程中，如果“預料不到的技術效果”是證明發(fā)明 具備創(chuàng)造性的唯一途徑，尤其是在一些可預測水平低、 實驗依賴性強的領域例如化學領域，一般需要申請人 提供與最接近的現(xiàn)有技術的對比實驗數(shù)據(jù)。在（2012) 知行字第 41 號）關于“用于治療糖尿病的藥物組合物” 發(fā)明專利權行政糾紛案中，最高人民法院指出 ：創(chuàng)造 性判斷中，當專利申請人或專利權人在申請日后補充 對比試驗數(shù)據(jù)以證明專利技術方案產(chǎn)生了意料不到的 技術效果時，接受該實驗數(shù)據(jù)的前提是用以證明的技 術效果在原申請文件中有明確記載。如果所屬領域的 技術人員根據(jù)現(xiàn)有技術不能預期該技術方案所聲稱的 治療效果時，說明書還應當給出足以證明所

14、述技術方 案能夠產(chǎn)生所聲稱效果的實驗數(shù)據(jù)。沒有在專利說明 書中公開的技術方案、技術效果等，一般不得作為評 價專利權是否符合法定授權確權標準的依據(jù)。申請日 后補交的實驗數(shù)據(jù)不屬于專利原始申請文件記載和公 開的內容，公眾看不到這些信息，如果這些實驗數(shù)據(jù) 也不是本申請的現(xiàn)有技術內容，在專利申請日之前并 不能被所屬領域技術人員所獲知，則以這些實驗數(shù)據(jù) 為依據(jù)認定技術方案能夠達到所述技術效果，有違專 利先申請制原則，也背離專利權以公開換保護的制度 本質，在此基礎上對申請授予專利權對于公眾來說是 不公平的。當專利申請人或專利權人欲通過提交對比三、說明書撰寫應證明發(fā)明創(chuàng)造性的證據(jù)在發(fā)明創(chuàng)造性的定義中，有兩個

15、條件 ：“突出的實 質性特點”和“顯著的進步”。其中，突出的實質性特 點，是指發(fā)明相對于現(xiàn)有技術，對所屬技術領域的技 術人員來說，是非顯而易見的 ；顯著的進步，是指發(fā) 明與最接近的現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果。 當發(fā)明內容與現(xiàn)有技術非常接近或落入現(xiàn)有技術范圍 內例如選擇發(fā)明，則需要提供可靠的對比試驗證據(jù)證 明發(fā)明相對最接近的現(xiàn)有技術具有預料不到的技術效 果，而該證據(jù)來源需要說明書提供，用以證明說明本 專利技術方案產(chǎn)生的“預料不到的技術效果”，表明本 發(fā)明同現(xiàn)有技術相比其技術效果產(chǎn)生了“質”的變化， 具有新的性能，或者產(chǎn)生了“量”的變化，超出了人 們預期的想象，如果說明書記載了相對現(xiàn)有技術

16、產(chǎn)生 預料不到的技術效果的直接證據(jù)，則足以作為證據(jù)用 來證明發(fā)明具備創(chuàng)造性。由此可見，發(fā)明專利說明書 的撰寫尤其是對核心技術方案產(chǎn)生的技術效果例如活 性、性能、功效等實驗數(shù)據(jù)，對證明發(fā)明創(chuàng)造性具有108 中國發(fā)明與專利 2014年第10期CHINA INVENTION & PATENT審查實踐與研究Patent Examination Practice & Research試驗數(shù)據(jù)證明其要求保護的技術方案相對于現(xiàn)有技術具備創(chuàng)造性時，接受該數(shù)據(jù)的前提必須是針對在原申 請文件中明確記載的技術效果 1。在國家知識產(chǎn)權局評選的 2012 年度十大案件之 一就因為存在上述問題導致專利被駁

17、回失效。根據(jù)國 家知識產(chǎn)權局專利復審委員會（以下簡稱復審委）第48444 號復審請求審查決定，本案涉及丙型肝炎抑制 劑化合物，申請人貝林格爾 . 英格海姆國際有限公司 于 2004 年向 PCT 國際局提出專利申 請，2005 年進 入中國國家階段，2009 年因部分權利要求不具備創(chuàng) 造性被實質審查部門駁回。申請人不服，于 2009 年 向專利復審委提出復審請求，對權利要求書作出修 改，提交了對比實驗數(shù)據(jù)。復審合議組經(jīng)仔細比對 后，認為對比文件從整體上已經(jīng)給出了制備本案權利 要求所述化合物的技術啟示，本申請對于最接近的現(xiàn) 有技術是顯而易見的，而復審請求人提供的對比實驗 數(shù)據(jù)在原始申請文件中并未

18、記載，本申請說明書雖然 記載了本發(fā)明化合物的優(yōu)異性質，但是，這種缺乏實 驗數(shù)據(jù)作為依據(jù)的斷言性結論不能被予以認可。具體 理由是 ：本申請的藥理學測試實驗方案記載于說明書 第 129 136 頁，其中記載了 N S3- N S4A 的蛋白酶測 定、以細胞為基礎的 HCV RNA 復制檢測、特異性檢 測、藥物動力學性質檢測 ；本申請說明書第 97 98 頁的實施例 21 記載了 ：當于前述篩檢中檢測時，已發(fā) 現(xiàn)本發(fā)明的一些化合物，在口服給藥后的 1 小時與 2 小時的時間點，血漿中血漿含量高達 1.5M ；本申請 的說明書第 137 頁第 3 4 行記載了 ：根據(jù)本發(fā)明的 化合物通常顯示低于約 200nM 的 IC50 值，與低于約300nM 的 EC50 值 ；但是，本申請的說明書中始終沒 有記載任何具體化合物的藥理學實驗數(shù)據(jù)，本領域技 術人員難以確定上述的實驗數(shù)據(jù)所對應的化合物的具體類型 ；雖然附件 1 中的藥理學實驗方案中測定了本發(fā)明具體化合物 1007、1008、1055、1111 和對比文件1 中具體化合物 334、719、722、733 的藥代動力學實 驗數(shù)據(jù)，但是，附件 1 中的藥代動力學測定實驗方案 并非記載于本申請原始申請文件中的實驗方案，其中 所示的效果數(shù)據(jù)也并未記載于本申請原始申請文件中， 因此，附件 1 所記載的實驗數(shù)據(jù)和復審請求人所陳述 的本申請化合物所顯