企業(yè)專利許可系統(tǒng)流程設計

1、企業(yè)專利許可的系統(tǒng)流程設計企業(yè)專利許可的系統(tǒng)流程設計及內容及內容張菊張菊問題問題 龍鑫公司是一家醫(yī)藥企業(yè)，擁有多項專利，具有良好的應用前景。很多企業(yè)都愿意交納許可費獲得使用許可。龍鑫公司也想要將專利許可出去獲得一定的費用。 龍鑫公司在許可的時候，要考慮什么問題呢？ 其他企業(yè)是基于什么目的要許可呢？2022-6-272/49 Outline 專利許可的基本知識與理論淵源 專利許可的流程 篩選 評估 談判 簽約 專利許可的內容2022-6-273/49 專利： 主要指專利權，也涉及專利技術、專利信息 主要指發(fā)明專利，也涉及實用新型、外觀設計專利 許可指專利（權）實施許可，也稱使用許可2022-6-

2、274/49 中華人民共和國專利法 第十一條 發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。 第十二條 任何單位或者個人實施他人專利的，應當與專利權人訂立實施許可合同，向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利。202

3、2-6-275/49 專利許可的基礎 專利權是一種壟斷權（排他權） 包括對“制造、使用、許諾銷售、銷售、進口的壟斷權” 在以上業(yè)務中涉及到專利產品或專利方法，須申請和獲得許可，否則構成侵權 對外許可專利權（license-out） 申請專利權許可(license-in) 許可人(licenser) 被許可人（licensee）2022-6-276/49專利為什么需要許可2022-6-277/49經濟學特性經濟學特性經營管理特點經營管理特點對經濟環(huán)境的要對經濟環(huán)境的要求求政策含義政策含義收益外部性強帶動、刺激同類和相關產品、工藝的發(fā)展良好的法制和政策環(huán)境需要在區(qū)域層面進行管理，利用外部性的益處、

4、減少外部性的弊端權得流動性差容易許可、不容易買賣方便和利于許可的專業(yè)強的服務許可價值評估工具和許可格式合同研發(fā)沉沒成本高持續(xù)的現金流支持連續(xù)的投入、可預見變化的政策政策環(huán)境投融資風險評估與管理體系；政策的連續(xù)、一貫生產邊際成本低快速、大量復制生產對侵權式模仿的打擊有效的知識產權保護措施可開發(fā)潛力大創(chuàng)意性應用活躍的信息環(huán)利于交流、討論 企業(yè)專利許可的類型1）獨占實施許可（簡稱獨占許可） 是指在一定時間內，在專利權的一定地域范圍內，專利權人只許可一個被許可人實施其專利，而且專利權人自己也不得實施該專利。 獨占實施許可的被許可人可以根據合同的約定獨占地實施專利技術，排除專利權人的實施行為。 也可以在

5、專利權人不起訴的情況下單獨提起侵權訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。 這種許可與普通許可和獨家許可相比，對專利權人的權利限制最大，所以，專利權人要求的使用費就最多2022-6-278/49 （2）排他實施許可（簡稱排他許可） 也稱獨家許可，是指在一定時間內，在專利權的一定地域范圍內，專利權人只許可一個被許可人實施其專利，但專利權人自己有權實施該專利。 與普通許可相比，專利權人受到較大的限制，被許可人享有較大的權利，所以，專利人要求的使用費應比普通許可較多。 除當事人另有約定的以外，排他實施許可合同的許可人不具備獨立實施其專利的條件，與一個法人、其他組織或者自然人合作實施該專利，或者通過技

6、術入股實施該專利，可視為許可人自己實施專利。但許可人就同一專利與兩個或者兩個以上法人、其他組織或者自然人分別合作實施或者入股聯營的，屬于合同法第351條規(guī)定的違反約定擅自許可第三人實施專利的行為2022-6-279/49（3）普通實施許可（簡稱普通許可） 是指在一定時間內，專利權人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權利。（最常見） 普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權訴訟，能否申請人民法院采取臨時措施，關鍵在于實施許可合同的具體約定。 當事人對專利實施許可方式沒有約定或者約定不明確，依照合同法第61條的規(guī)定不能達成補充協議的，視為普通實施許可。2022-6-2710/49 （

7、4）分實施許可（簡稱分許可） 是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權人訂立實施許可合同的基礎上，被許可人依照與專利權人的協議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。 這種許可只有在原許可協議中明確規(guī)定的情況下才能生效，因此，分許可的被許可人一定要確定許可人是否有權進行分許可，否則，就有可能構成侵權。2022-6-2711/49 （5）交叉實施許可（簡稱交叉許可） 也稱作互換實施許可，是指兩個專利權人互相許可對方實 施自己的專利。 這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免 交使用費的，但如果二者的技術效果或者經濟效益差距較 大，也可以約定由合

8、同一方當事人給予另一方當事人以適 當的補償。 交叉許可的性質，既可以是普通許可，也可以是獨占許可 或排他許可。2022-6-2712/49 強制許可 也稱“非自愿許可”，是指國家專利行政部門根據具體情 況，可以不經專利權人的同意，通過行政申請程序直接允 許申請者實施發(fā)明專利或者實用新型專利，并且向其頒發(fā) 實施專利的強制許可。 強制許可也是一種實施專利的許可，是對專利權人權利的 一種限制。強制許可實施人不能無償時實施專利，他必須 向專利權人支付合理的使用費。雙方對強制許可的使用費 達不成協議的，專利行政管理部門有權作出裁決。專利權 人對裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。2022-6-2713/

9、49 專利許可的特征當事人的平等主體性被許可人和許可人是平等的民事主體許可關系依許可合同成立合同的自愿原則內容的可談判性權利的法律規(guī)定性專利申請、審查、授權專利有效期地域性權利設定對象的無形性不能在同一時間內把同一不可分割的有形財產許可給兩個民事主體，但專利可以時間性許可合同約定的時間與專利有效性空間性合同約定的地區(qū)與專利的有效區(qū)域2022-6-2714/49 申請專利權許可同意開展期望的業(yè)務不同意獨自研發(fā)，繞過專利權強行開展期望的業(yè)務 企業(yè)專利許可的系統(tǒng)流程設計篩選評估談判簽約2022-6-2715/49篩選篩選 什么樣的組織，在什么樣的條件下對外許可專利？ 制造業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略性安排進入新市場研

10、發(fā)中意外的收獲和主營業(yè)務無關不想以此新技術為基礎或切入點進入新領域不想對此新技術進行戰(zhàn)略儲備技術經營企業(yè)對外許可技術是主營業(yè)務大學院所沒有實施專利技術的條件2022-6-2716/49 什么樣的組織，在什么樣的條件下申請專利許可？（經營許可、銷售許可、生產許可、進出中許可、技術許可） 制造業(yè)企業(yè) 進入新領域 銷售企業(yè) 銷售新產品 技術經營企業(yè)組織技術包2022-6-2717/492022-6-2718/49（1 1）商業(yè)層面的評估商業(yè)層面的評估了解相關的市場信息了解相關的市場信息 是否具有市場價值是否具有市場價值是否切合買方的需求是否切合買方的需求評估評估2022-6-272022-6-271

11、9/49（2 2）技術層面的評估技術層面的評估是否成熟的技術是否成熟的技術是否依賴于背景技術是否依賴于背景技術是否存在改進技術是否存在改進技術是否存在配套技術是否存在配套技術是否易于回避設計是否易于回避設計2022-6-27評估評估20/49 （3 3）法律層面的評估法律層面的評估形式上的調查形式上的調查:是否有效是否有效何地有效何地有效何時到期何時到期由誰享有由誰享有共有人同意否共有人同意否有無其他許可限制有無其他許可限制有無專利質押限制有無專利質押限制是否有法律爭議是否有法律爭議實質上的調查實質上的調查:技術來源有無問題技術來源有無問題是否欠缺授權實質條件是否欠缺授權實質條件申請文件是否存

12、在瑕疵申請文件是否存在瑕疵專利組合是否存在問題專利組合是否存在問題法律方面的評估法律方面的評估21/492 2、專利許可的談判準備、專利許可的談判準備（1 1）談判的保密協議控制）談判的保密協議控制簽署保密協議，才披露更多信息簽署保密協議，才披露更多信息談判內容本身也是保密內容談判內容本身也是保密內容談判談判（2 2）許可合同核心條款大綱）許可合同核心條款大綱體現自己的許可期望體現自己的許可期望簡單明了，底線明確簡單明了，底線明確（3 3）警惕惡意的技術談判）警惕惡意的技術談判 J J公司不斷索取資料，遲遲不簽協議公司不斷索取資料，遲遲不簽協議 懷疑：懷疑： 拖延時間，為自己同類產品上市爭取時

13、間拖延時間，為自己同類產品上市爭取時間2022-6-2722/492022-6-2723/49二、專利許可合同起草二、專利許可合同起草1 1、專利許可合同的風險成因：、專利許可合同的風險成因：合同主體信息不對稱合同主體信息不對稱合同主體地位不平等合同主體地位不平等合同標的無標準（如何驗收和查核）合同標的無標準（如何驗收和查核）2022-6-27許可合同的用語要求許可合同的用語要求用語簡單明了、風格通俗理解用語簡單明了、風格通俗理解為什么合同的文字用語很重要：為什么合同的文字用語很重要： 避免誤解避免誤解 人事變更人事變更 交易記錄交易記錄 訴訟依據訴訟依據 LES2010年調查發(fā)現許可合同通常

14、包含其他內容，如：a.審計條款（43.7%）b.在被許可技術上的改進（38.0%）c.技術秘密（36.6%）d.對非專利的知識產權的考慮（32.4%）e.分許可（32.4%）f.回授或回收條款（Grant back or take back provision）（32.4%）g.被許可方對知識產權的挑戰(zhàn)條款（31.0%）h.許可方和被許可方的交叉許可（9.9%）2022-6-2724/492022-6-2725/49、許可合同的基本內容、許可合同的基本內容 基本條款：基本條款：包括鑒于條款，定義條款等內容。包括鑒于條款，定義條款等內容。鑒于條款鑒于條款：說明雙方當事人的背景、說明簽約的理由、陳

15、述專利：說明雙方當事人的背景、說明簽約的理由、陳述專利的擁有情況及其合法性、表達雙方共同合作的意愿等。的擁有情況及其合法性、表達雙方共同合作的意愿等。 在確認是否不能實現合同目的時，可以參考鑒于條款在確認是否不能實現合同目的時，可以參考鑒于條款定義條款定義條款：將合同的關鍵名詞，逐一列示并加以定義將合同的關鍵名詞，逐一列示并加以定義。 如：每個月完成如：每個月完成2.52.5萬，萬，6 6個月一平均個月一平均二、專利許可合同起草二、專利許可合同起草2022-6-272022-6-2726/49 許可許可內容：包括許可的對象、方式、權利、地域、領域、時內容：包括許可的對象、方式、權利、地域、領域

16、、時間等規(guī)定。間等規(guī)定。 許可費用：包括許可費支付方式、計算基準、提成比例等規(guī)許可費用：包括許可費支付方式、計算基準、提成比例等規(guī)定。定。 執(zhí)行條款：執(zhí)行條款：包括當事人的權利義務，如積極履行合同的義務、包括當事人的權利義務，如積極履行合同的義務、報告義務、質量保證義務、保密義務等規(guī)定。報告義務、質量保證義務、保密義務等規(guī)定。 違約責任：違約責任：包括許可費遲延給付的責任、賠償條款、不可抗力包括許可費遲延給付的責任、賠償條款、不可抗力等規(guī)定。等規(guī)定。 合同終止：合同終止：包括終止條款、合同終止后的效果等規(guī)定。包括終止條款、合同終止后的效果等規(guī)定。 其他規(guī)定：其他規(guī)定：包括專利的維護與申請、稅費

17、條款、侵權責任豁免、包括專利的維護與申請、稅費條款、侵權責任豁免、被訴侵權的處理等規(guī)定。被訴侵權的處理等規(guī)定。 結尾部分：結尾部分：包括當事人的親筆簽字或蓋章、合同附件等內容。包括當事人的親筆簽字或蓋章、合同附件等內容。二、專利許可合同起草二、專利許可合同起草2022-6-272022-6-2727/49三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款1 1、技術范圍、技術范圍 包含哪些專利或技術秘密包含哪些專利或技術秘密 如何防止配套專利或技術秘密的敲詐？如何防止配套專利或技術秘密的敲詐？ 2 2、使用對象、使用對象 包括分公司、子公司？包括分公司、子公司？ 特別考慮全球性許可以及公司架

18、構體系特別考慮全球性許可以及公司架構體系2022-6-272022-6-2728/493 3、許可方式、許可方式4 4、權利內容、權利內容 所有權利，或僅僅是制造？所有權利，或僅僅是制造？ 被許可人自已制造或委托他人制造？被許可人自已制造或委托他人制造？三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款 被許可人被許可人許可人許可人第三人第三人獨占許可獨占許可排他許可排他許可普通許可普通許可2022-6-272022-6-2729/495 5、許可地域、許可地域 全球性的地域如何確定？全球性的地域如何確定？ 對方的實施能力如何對方的實施能力如何? ? 許可地域最好列明國家或地區(qū)許可地域最好列

19、明國家或地區(qū)6 6、許可領域、許可領域 充分考慮專利使用領域，以及對方的實施能力充分考慮專利使用領域，以及對方的實施能力 可以分割出多個獨占許可可以分割出多個獨占許可 除了用途細分外，也可以按特定項目許可除了用途細分外，也可以按特定項目許可三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款2022-6-272022-6-2730/497 7、許可時間、許可時間常見：專利之剩余有效期限常見：專利之剩余有效期限關于藥品專利的延長期關于藥品專利的延長期8 8、再許可、再許可無明確約定，不享有再許可的權利無明確約定，不享有再許可的權利被許可人哪些情形下應當爭取再許可？被許可人哪些情形下應當爭取再許可

20、？ 當自己的制造、銷售能力不足以適應市場時當自己的制造、銷售能力不足以適應市場時許可人如何從再許可中分享利益？許可人如何從再許可中分享利益？三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款2022-6-272022-6-2731/499 9、技術改進、技術改進如何定義改進？如何定義改進？許可人：改進成果是否自動提供給對方？許可人：改進成果是否自動提供給對方？被許可人：改進成果是否回授？被許可人：改進成果是否回授？注意：許可人獲得的回授是否需要再許可？注意：許可人獲得的回授是否需要再許可？回授中的反壟斷問題回授中的反壟斷問題：排他性回授且有違公平：排他性回授且有違公平即使合同無效，技術改進成

21、果的權屬規(guī)定仍然有效即使合同無效，技術改進成果的權屬規(guī)定仍然有效1010、最惠待遇、最惠待遇通過最惠待遇條款，在將來爭取降低許可費，或避免處通過最惠待遇條款，在將來爭取降低許可費，或避免處于不利的競爭狀態(tài)于不利的競爭狀態(tài)在實踐中，最惠條款的執(zhí)行往往存在問題在實踐中，最惠條款的執(zhí)行往往存在問題三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款2022-6-272022-6-2732/492022-6-27（四）專利許可的費用條款（四）專利許可的費用條款1 1、支付方式、支付方式許可費支付方式許可費支付方式優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢一次一次總算總算分期支付分期支付省略監(jiān)督實施的麻煩省略監(jiān)督實施的麻煩擔心相

22、比專利收益，許可費太低；擔心相比專利收益，許可費太低；一旦專利無效，喪失未支付許可費一旦專利無效，喪失未支付許可費一次總付一次總付省略監(jiān)督實施的麻煩；省略監(jiān)督實施的麻煩；一次獲得收益，及時支付一次獲得收益，及時支付可避免專利無效而失去許可避免專利無效而失去許可費可費擔心相比專利收益，許可費太低擔心相比專利收益，許可費太低提成支付提成支付（固定比例、逐（固定比例、逐年遞增比例或者年遞增比例或者逐年遞減比例等）逐年遞減比例等）一旦專利收益顯著，許可費一旦專利收益顯著，許可費也水漲船高也水漲船高未實施或未成功實施，難有收益；未實施或未成功實施，難有收益；一旦專利無效，提成支付終止；一旦專利無效，提成

23、支付終止；作為提成基準的銷售額、利潤等難作為提成基準的銷售額、利潤等難以查明以查明入門費入門費+ +提成支付提成支付入門費收回部分或全部研發(fā)入門費收回部分或全部研發(fā)成本，許可費可隨專利成本，許可費可隨專利收益而水漲船高收益而水漲船高未實施或未成功實施，難有收益；未實施或未成功實施，難有收益；一旦專利無效，提成支付終止；一旦專利無效，提成支付終止；作為提成基準的銷售額、利潤等難作為提成基準的銷售額、利潤等難以查明以查明表表 許可費支付方式的比較：從許可人的角度許可費支付方式的比較：從許可人的角度 三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款2022-6-2733/49如果許可人只接受一次

24、性支付，需要考慮欺詐的風險如果許可人只接受一次性支付，需要考慮欺詐的風險另：產品包銷：可能存在問題另：產品包銷：可能存在問題 2 2、提成方式、提成方式按產品價格按產品價格按新增產值按新增產值按銷售額提成按銷售額提成按利潤額提成按利潤額提成按產品單位或數量提成按產品單位或數量提成最低年度提成費最低年度提成費遞減提成法遞減提成法浮動提成法浮動提成法三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款2022-6-272022-6-2734/493 3、提成比例、提成比例可以采取固定比例、逐年遞增比例或者逐年遞減比例等方式可以采取固定比例、逐年遞增比例或者逐年遞減比例等方式考慮到合同雙方皆可獲利的

25、可能性考慮到合同雙方皆可獲利的可能性4 4、許可費的分割、許可費的分割專利許可費與非專利許可費分割專利許可費與非專利許可費分割比如：醫(yī)藥行業(yè)的通常做法：比如：醫(yī)藥行業(yè)的通常做法：預付款：簽署使用許可時支付預付款：簽署使用許可時支付重要階段付款：在達到動物實驗、臨床實驗等重要階段時支付重要階段付款：在達到動物實驗、臨床實驗等重要階段時支付提成費：產品投放到市場即支付提成費：產品投放到市場即支付三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款2022-6-272022-6-2735/49三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款（五）專利許可的執(zhí)行條款（五）專利許可的執(zhí)行條款1 1、

26、積極履行義務、積極履行義務被許可人會積極實施？可能只是一廂情愿被許可人會積極實施？可能只是一廂情愿最好明確詳細的規(guī)定實施專利的進度，最好明確詳細的規(guī)定實施專利的進度，2 2、質量保證、質量保證檢驗產品質量的技術標準及要求、驗收的方式、驗收費檢驗產品質量的技術標準及要求、驗收的方式、驗收費用的分擔、驗收地點等。用的分擔、驗收地點等。連同商標一并許可，尤應重視質量保證義務連同商標一并許可，尤應重視質量保證義務2022-6-272022-6-2736/49三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款3 3、報告義務、報告義務作為許可費收取的依據作為許可費收取的依據約定報告交付時間約定報告交付

27、時間4 4、專利標示義務、專利標示義務標明專利號碼標明專利號碼是否標示專利授權人，應當謹慎是否標示專利授權人，應當謹慎如未許可商標，尤應注意對方是否有顯露許可人的權利如未許可商標，尤應注意對方是否有顯露許可人的權利注意：技術轉化中產生的商標所有權問題注意：技術轉化中產生的商標所有權問題5 5、保密義務、保密義務對相關技術信息保密對相關技術信息保密督促被許可人的員工督促被許可人的員工2022-6-272022-6-2737/49三、專利許可合同的內容條款三、專利許可合同的內容條款、保證條款、保證條款 并非未經過其他共有人的同意而對外獨占許可并非未經過其他共有人的同意而對外獨占許可 并非將職務發(fā)明當作非職務發(fā)明申