企業(yè)職務(wù)發(fā)明制度研究

1、 企業(yè)職務(wù)發(fā)明制度研究 王春菲摘 要企業(yè)是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的核心力量，通過投入大量的人力、財力創(chuàng)造出新的產(chǎn)品、提供新的服務(wù)，形成自己的獨特競爭力。本文從企業(yè)角度出發(fā)，結(jié)合司法實踐案列，思考企業(yè)如何在激勵研究人員的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造行為的同時，確定職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造權(quán)屬，完善企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)制度。Key職務(wù)發(fā)明；權(quán)利歸屬；發(fā)明報酬；知識產(chǎn)權(quán)doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.22.046D923.42 A 1673-0194（2017）22-00-031 我國現(xiàn)行法律關(guān)于職務(wù)發(fā)明制度的規(guī)定1.1 職務(wù)發(fā)明的含義職務(wù)發(fā)明，西方國家又稱之為“雇員發(fā)明”，是專利法上的概念，包括3種專利

2、，分別是：發(fā)明、實用新型以及外觀設(shè)計。我國學(xué)者多認(rèn)為職務(wù)發(fā)明，指雇員在履行本職工作中完成的發(fā)明設(shè)計，或指其在執(zhí)行單位指令時完成的發(fā)明創(chuàng)造。這一概念將“主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件”的情況排除在外，與當(dāng)代世界范圍內(nèi)職務(wù)發(fā)明的范圍以及我國修法的趨勢相吻合。1.2 我國職務(wù)發(fā)明的范圍我國的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造在專利法及專利法實施細(xì)則中有規(guī)定，可分為“執(zhí)行本單位任務(wù)”及“主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件”兩種類型。其中，后者又可以具體分成4種情況：完成本職工作過程中所完成的發(fā)明創(chuàng)造；執(zhí)行本單位交付的本職工作外的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造；退職、退休或者調(diào)動工作后1年內(nèi)所完成的發(fā)明創(chuàng)造；利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造。在

3、上述規(guī)定中，如“本職工作”“物質(zhì)技術(shù)條件”等具體含義在專利法及配套法規(guī)中并未給出明確規(guī)定，學(xué)界也多有爭論，往往只能通過司法實踐判例形式在一定程度上樹立標(biāo)準(zhǔn)。1.3 我國職務(wù)發(fā)明權(quán)屬及獎酬制度1.3.1 我國職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬制度專利法第6條、第17條和專利法實施細(xì)則第13條規(guī)定了我國職務(wù)發(fā)明權(quán)屬確定規(guī)則，即在專利法第6條規(guī)定的兩種情況下，該發(fā)明創(chuàng)造的申請權(quán)屬于原單位，而職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的設(shè)計人或發(fā)明人則擁有署名權(quán)，即其有權(quán)在專利中注明其為設(shè)計人或發(fā)明人。1.3.2 職務(wù)發(fā)明獎酬制度職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人或者設(shè)計人的權(quán)利包括：一是發(fā)明人和設(shè)計人享有署名權(quán)及獲得精神獎勵的權(quán)利，即有權(quán)在專利申請文件及有關(guān)專利文獻(xiàn)

4、中寫明自己是發(fā)明人或設(shè)計人，并可享受榮譽(yù)和精神獎勵；二是取得物質(zhì)獎勵的條件。我國專利法第16條和專利法實施細(xì)則第76、77、78條對職務(wù)發(fā)明的獎酬制度進(jìn)行了規(guī)定，其中專利法第16條明確了發(fā)明人或設(shè)計人在專利獲得授權(quán)時有權(quán)獲得獎勵；在職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造得以實施時獲得報酬，獎勵與報酬具體數(shù)額的確定以約定優(yōu)先為原則，無約定的，適用法定標(biāo)準(zhǔn)。2 企業(yè)職務(wù)發(fā)明流失問題一項發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生以相應(yīng)的智力條件和物質(zhì)條件為前提條件。職務(wù)發(fā)明制度主要是為了解決勞動關(guān)系中產(chǎn)生的專利權(quán)或申請專利權(quán)的權(quán)利（不包括署名權(quán)）在發(fā)明人和所在單位之間如何進(jìn)行分配的問題。其主要目的是在個人、單位之間尋找利益的平衡點，界定發(fā)明人與所在單位

5、之間關(guān)于職務(wù)發(fā)明的利益分配關(guān)系，進(jìn)而為發(fā)明創(chuàng)造活動提供有效的制度空間。根據(jù)我國專利法的規(guī)定，職務(wù)發(fā)明權(quán)利歸屬采取“雇主優(yōu)先”模式，職務(wù)發(fā)明申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人所在的單位。在傳統(tǒng)觀念中，企業(yè)處于強(qiáng)勢地位，我國的職務(wù)發(fā)明制度又采取“雇主優(yōu)先”原則，發(fā)明人權(quán)益相對來說處于弱勢地位，通常成為保護(hù)的對象。正是由于此種保護(hù)模式的傾向性以及職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的特殊性，實踐中許多原本應(yīng)屬于單位所有的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造成果被異化為雇員的非職務(wù)成果，成為單位專利權(quán)流失、利益受損的重要因素。2.1 企業(yè)職務(wù)發(fā)明流失的主要表現(xiàn)2.1.1 發(fā)明人私自申請非職務(wù)發(fā)明專利研究人員作為“經(jīng)濟(jì)人”，有產(chǎn)生自益行為的傾向。研究人員將職務(wù)

6、發(fā)明創(chuàng)造以個人名義申請專利導(dǎo)致單位專利權(quán)流失的現(xiàn)象十分常見。例如，天津南開大學(xué)蓖麻工程科技有限公司與張敏專利申請權(quán)糾紛案中，張敏自2006年9月7日在蓖麻公司兼職，從事蓖麻油無酚裂解制癸二酸的清潔生產(chǎn)工藝的中試研究。本案涉訴技術(shù)分兩階段，第一階段為微波裂解制備癸二酸的清潔生產(chǎn)方法，該階段張敏參與了研究。自微波裂解方法失敗后，張敏退出第二階段研制，該課題由南開大學(xué)化學(xué)系教授何良年等人繼續(xù)研究。2008年7月23日，張敏申請了名為“蓖麻油類化合物制備癸二酸的方法”的專利。張敏參與的涉案項目“用微波方法提取癸二酸”與申請專利在名稱上有所不同，但兩者屬于同一科研課題，目的都是從蓖麻油中提取癸二酸，只是

7、使用了不同的方法。雖然張敏在離開蓖麻公司課題組后，又進(jìn)一步研制了用稀釋劑的方法研制癸二酸的方法，但用微波、用稀釋劑都是從蓖麻油中提取癸二酸的探索，因此該兩項發(fā)明可以被認(rèn)為相關(guān)發(fā)明創(chuàng)造。張敏申請上述專利時雖離開了蓖麻公司，但其申請專利的時間尚在其離開單位后一年之內(nèi)。根據(jù)我國專利法及專利法實施細(xì)則的規(guī)定，該項專利顯然屬于職務(wù)發(fā)明之列，其專利權(quán)利應(yīng)當(dāng)歸屬于蓖麻公司，但張敏卻在離職后，以個人名義申請了專利，無疑造成了蓖麻公司的損失。在實踐中，類似的案件還有很多，如貴州工業(yè)大學(xué)立項并提供經(jīng)費完成了某項合成反應(yīng)堆的專業(yè)技術(shù)，發(fā)明人以“改頭換面”的名稱提前申請了發(fā)明專利。緊接著，該發(fā)明人辦理了停薪留職手續(xù)，

8、開始創(chuàng)辦以此專利技術(shù)為運(yùn)營基礎(chǔ)的公司。此外，上海昱品通信科技有限公司訴上海拓鷹機(jī)電設(shè)備有限公司實用新型專利權(quán)權(quán)屬糾紛案，上海其勝生物材料技術(shù)研究所有限公司、顧其勝與上海其勝生物制劑有限公司專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛案也是同類型的案件。2.1.2 企業(yè)與發(fā)明人關(guān)系復(fù)雜，難以確定職務(wù)發(fā)明當(dāng)代的發(fā)明研究呈現(xiàn)出參與人的多樣化與研究合作化的趨勢，發(fā)明人與單位之間的關(guān)系變得復(fù)雜，不再是單一的勞動合同關(guān)系，還有可能包括投資、合作等多重關(guān)系，此時發(fā)明人在單位中身兼多重角色，職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的界限也變得模糊，部分發(fā)明人就會利用這一情況向勞動關(guān)系企業(yè)隱藏職務(wù)發(fā)明成果。例如，錢鳴與上海昂豐礦機(jī)科技有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

9、案中，2000年至2011年間，錢鳴在昂豐公司從事技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品維護(hù)等方面的工作，并按月在昂豐公司領(lǐng)取工資，但雙方并未簽訂勞動合同。2005年3月，錢鳴與昂豐公司簽訂了專利使用協(xié)議。2009年9月，昂豐公司申請并獲得了固體泵送裝置的實用新型專利。此后，固體泵送裝置的樣機(jī)在測試過程中出現(xiàn)了很多技術(shù)問題，導(dǎo)致無法對固體泵送專利進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。隨后，昂豐公司對錢鳴提出對固體泵送專利作改善的要求，以實現(xiàn)工業(yè)化轉(zhuǎn)換，被錢鳴拒絕。2013年3月6日，錢鳴申請并獲得涉案專利授權(quán)。涉案專利與固體泵送專利屬于相同技術(shù)領(lǐng)域，需要解決的技術(shù)問題一致，但錢鳴在提交專利申請前，并未將涉案專利完成并申請專利的情況告知昂豐

10、公司。在本案中，錢鳴與昂豐公司的關(guān)系、錢鳴工作職責(zé)范圍確認(rèn)依據(jù)是否應(yīng)是專利使用協(xié)議、錢鳴研發(fā)涉案專利行為性質(zhì)的認(rèn)定都成為案件的爭議焦點。凌勇勤訴浙江諾力機(jī)械股份有限公司職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人獎勵、報酬糾紛案關(guān)于涉案技術(shù)聘用協(xié)議的性質(zhì)問題，深圳市康福斯保健用品有限公司與姚正禮等專利權(quán)權(quán)屬糾紛案中的出資形式判斷都體現(xiàn)了這一問題的所在。endprint2.1.3 職務(wù)發(fā)明非職務(wù)化的“合法化”我國專利法實施細(xì)則規(guī)定，雇員在退職、退休或者調(diào)動調(diào)動工作一年內(nèi)所作出的、與其在原單位承擔(dān)的本職工作或原單位分配的任務(wù)相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造屬于職務(wù)發(fā)明。這一規(guī)定的立法目的原本在于保持工作任務(wù)的延續(xù)性和技術(shù)創(chuàng)新的積極性

11、之間的平衡，保護(hù)原單位的利益。但在實踐中，有些發(fā)明人深諳其道，由于發(fā)明人的具體工作進(jìn)程很難被一般人了解，因此發(fā)明人故意將任職期間所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造隱瞞不報，等其從本單位離職一年后再申請專利，從而“合法”地將職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造“非職務(wù)化”。2.1.4 將職務(wù)發(fā)明轉(zhuǎn)讓他人相當(dāng)一部分發(fā)明人并不會以自己的名義去申請職務(wù)創(chuàng)造的專利，通常他們會采取將發(fā)明創(chuàng)造轉(zhuǎn)讓給他人的方式獲利，受讓人與原單位毫無瓜葛，由他們申請專利更好地規(guī)避了風(fēng)險。也有一些發(fā)明人基于相同目的，選擇由親屬代替申請專利。例如，在深圳市康福斯保健用品有限公司與姚正禮等專利權(quán)權(quán)屬糾紛案中，被告姚正禮在申請涉案專利時就沒有用自己的名義，而是以女兒的名

12、義來申請的。2.1.5 企業(yè)獎酬措施無法確認(rèn)我國明確了職務(wù)發(fā)明制度“獎酬約定優(yōu)先”原則，即單位與發(fā)明人自愿約定或在其規(guī)章制度中規(guī)定職務(wù)發(fā)明的獎酬方式和數(shù)額；無約定的，適用法定標(biāo)準(zhǔn)在專利獲得授權(quán)時有權(quán)獲得獎勵，在職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造得以實施時獲得報酬。這樣的規(guī)定看似詳盡，而且規(guī)定了企業(yè)與發(fā)明人之間“約定優(yōu)先”的原則，但在實踐中企業(yè)在鼓勵創(chuàng)新時，通常會根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略來制定獎勵的方式，不區(qū)分獎勵和報酬，也無法確定報酬的比例。尤其隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，股權(quán)激勵、期權(quán)、定額的激勵方式在企業(yè)中越來越多，但這種激勵模式并不能單純地劃分為獎勵或者報酬，也無法明確地判斷出比例。此時就會出現(xiàn)法院無法對企業(yè)已經(jīng)支付職務(wù)

13、發(fā)明報酬的事實加以認(rèn)定，企業(yè)為此遭受額外的損失。2.1.6 勞動合同關(guān)系不明造成職務(wù)發(fā)明糾紛筆者在檢索職務(wù)發(fā)明案例的過程中發(fā)現(xiàn)，該類糾紛在離、退職人員群體中具有較高的發(fā)生率，職責(zé)范圍不明晰是權(quán)屬糾紛的重要原因。在實踐中，“本職工作”的確定也是常見的審判爭議焦點。例如，在北京恒福X公司與曲某專利權(quán)權(quán)屬糾紛案中，曲某是某項手術(shù)刀專利的發(fā)明人之一，以該項專利出資成立了恒福X公司，公司擁有該項手術(shù)刀技術(shù)的專利權(quán)。2009年，公司主張曲某私自申請的一件實用新型專利實質(zhì)上為職務(wù)發(fā)明。曲某認(rèn)為，雙方之間的勞動合同中明確約定曲某在公司中僅從事售后服務(wù)工作，并不涉及技術(shù)研發(fā)，因此其作出的發(fā)明創(chuàng)造應(yīng)當(dāng)為非職務(wù)發(fā)明

14、創(chuàng)造，權(quán)利屬發(fā)明人所有。對此，公司辯稱因公司規(guī)模小，并未專門設(shè)置研發(fā)部門，很多部門在職能上有重疊，曲某實際上承擔(dān)著產(chǎn)品開發(fā)的任務(wù)。法院認(rèn)為，依據(jù)生活常識判斷，售后服務(wù)和研發(fā)工作完全是不同類型的工作，雙方簽訂的勞動合同中更是明確規(guī)定曲某不從事研發(fā)工作，故本案中曲某的本職工作并不包括發(fā)明創(chuàng)造。因此，法院駁回了恒福X公司關(guān)于涉案發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明的主張。雖然學(xué)界通說認(rèn)為，在本職工作界定不清的或者界定不明的情形下，要根據(jù)雇員實際的工作內(nèi)容來確定“本職工作”。但由于現(xiàn)行法律對“本職工作”規(guī)定并不明確，司法實踐中也多由法官對此進(jìn)行自由裁量，因此造成了相似、類似案件在不同法院出現(xiàn)了不同的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及判決結(jié)果。

15、這無疑為企業(yè)防范職務(wù)發(fā)明流失風(fēng)險帶來了難度。2.2 企業(yè)職務(wù)發(fā)明流失的主要原因2.2.1 發(fā)明人受到利益的驅(qū)動依照法律規(guī)定，職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人依法獲得獎酬，但由于現(xiàn)行的獎酬制度存在標(biāo)準(zhǔn)過低且企業(yè)不申請專利時獎酬無法得到落實等原因，職務(wù)發(fā)明人付出了大量智力勞動，卻得不到相應(yīng)的物質(zhì)利益。此時，作為“經(jīng)濟(jì)人”的職務(wù)發(fā)明人，便會在利益的驅(qū)動下將職務(wù)發(fā)明以自己的名義申請專利，那么實施或許可他人使用該專利所獲得的收益將全部歸自己。2.2.2 企業(yè)內(nèi)部管理問題一是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識淡薄。單位負(fù)責(zé)人缺乏專利知識，輕易為發(fā)明人作出非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造條件，導(dǎo)致企業(yè)利益受損。二是企業(yè)發(fā)明創(chuàng)造缺乏管理。企業(yè)對職工的發(fā)明創(chuàng)

16、造活動缺乏跟進(jìn)，疏于監(jiān)督管理。在這種情形下，發(fā)明人易于利用企業(yè)管理的漏洞和對發(fā)明進(jìn)程的不了解，采用隱瞞發(fā)明創(chuàng)造、離職等手段，完成職務(wù)發(fā)明的“非職務(wù)化”。2.2.3 現(xiàn)行法對職務(wù)規(guī)定的不完善首先，我國法律直接規(guī)定基于職務(wù)發(fā)明產(chǎn)生的專利權(quán)歸單位所有。這種權(quán)屬規(guī)則設(shè)計過于單一，單位和職工間沒有形成有效的分權(quán)機(jī)制，雙方利益嚴(yán)重失衡甚至產(chǎn)生了對立的現(xiàn)象。反觀域外法的規(guī)定，無論是采取“雇員優(yōu)先”還是“雇主優(yōu)先”原則的國家，都通過制度設(shè)計在雇主與雇員之間尋求利益平衡。例如，美國和日本的專利法中，專利所有權(quán)歸雇員所有，但雇主享有非獨占的實施權(quán)或工場權(quán)；而在德國，雇主則優(yōu)先享有專利所有權(quán)，前提是需要向雇員提出請

17、求并提供對價的報酬。統(tǒng)觀各國職務(wù)發(fā)明權(quán)屬的制度設(shè)計不難發(fā)現(xiàn)，無論制度的外觀、形式如何改變，其核心都在于在雇主與雇員之間建立相互制衡的權(quán)利機(jī)制，雙方均具有話語權(quán)，才能充分保障雇主和雇員的利益。其次，職務(wù)發(fā)明“非職務(wù)化”的違法成本太低。雇員或他人明知是職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，卻有意將其申請為非職務(wù)專利，此行為即使暴露，最壞的結(jié)果不過是真正的權(quán)利人通過法律手段收回專利申請權(quán)或所有權(quán)，并沒有針對該行為的任何懲罰性措施。同時，由于企業(yè)的發(fā)明創(chuàng)造都屬于技術(shù)秘密，未實施、未轉(zhuǎn)讓，也無法計算經(jīng)濟(jì)損失。這樣看來，雇員毫無風(fēng)險地就可以將職務(wù)發(fā)明“非職務(wù)化”，導(dǎo)致職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的大量流失。3 避免職務(wù)發(fā)明流失的對策3.1 完善

18、有關(guān)法律3.1.1 完善職務(wù)發(fā)明獎酬制度立法部門應(yīng)提高職務(wù)發(fā)明獎酬標(biāo)準(zhǔn)和制度可操作性，以及為職務(wù)發(fā)明人提供權(quán)利救濟(jì)途徑，保障職務(wù)發(fā)明人獲得合理經(jīng)濟(jì)利益的權(quán)益。合理的制度設(shè)計可以保障企業(yè)與職務(wù)發(fā)明人的利益平衡，職務(wù)發(fā)明人通過合法途徑就可以獲得物質(zhì)獎勵，自然減少了其私自申請專利的動機(jī)。我國立法趨勢對這一點已經(jīng)有所體現(xiàn)。專利法（送審稿）第16條規(guī)定“應(yīng)當(dāng)給予發(fā)明人或者設(shè)計人獎勵”，同時明確獎勵報酬的主體是被授予專利權(quán)的發(fā)明人或設(shè)計人所在單位。此外，草案第6條還規(guī)定，發(fā)明人或設(shè)計人可以與單位約定“利用本單位的物質(zhì)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”歸單位所有。同樣體現(xiàn)了對職務(wù)發(fā)明制度現(xiàn)行獎酬制度的完善。endpri

19、nt3.1.2 職務(wù)發(fā)明“非職務(wù)化”的行為應(yīng)當(dāng)受處罰如雇員故意采用隱瞞、欺詐、提供假材料、騙取證明等手段將職務(wù)發(fā)明以自己的名義申請專利，此時行政部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其主觀“惡意”地將職務(wù)發(fā)明“非職務(wù)化”，并采取行政處罰或責(zé)令其向單位支付懲罰賠償金的方式，來增加其違法成本，減少該行為的發(fā)生幾率。3.2 加強(qiáng)企業(yè)日常管理制度3.2.1 與員工建立勞動關(guān)系職務(wù)發(fā)明是企業(yè)獲得原始專利權(quán)的主要來源，而職務(wù)發(fā)明的基石是單位與發(fā)明人間建立了合法的勞動關(guān)系，包括臨時勞動關(guān)系在內(nèi)。這種勞動關(guān)系的作用在于排除雙方是委托、合作關(guān)系的可能性。因為依據(jù)專利法第8條及專利法實施細(xì)則第12條的規(guī)定，在雙方未簽訂合同或者合同對專利權(quán)

20、屬未作規(guī)定的情況下，企業(yè)委托發(fā)明人或者與發(fā)明人合作開發(fā)，只有在企業(yè)派出人員對發(fā)明創(chuàng)造作出實質(zhì)性貢獻(xiàn)的情況下，企業(yè)才能獲得專利所有權(quán)，否則專利權(quán)屬實際研發(fā)人員所有。因此，企業(yè)在切實保護(hù)發(fā)明人利益的同時，應(yīng)嚴(yán)格審查企業(yè)的勞動合同簽訂情況，檢查與員工是否建立了正式的勞動關(guān)系以及勞動關(guān)系是否存在漏洞，確定開發(fā)研究人員的本職工作，謹(jǐn)慎確定每項職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。3.2.2 完善對相關(guān)退休、離職的從事研發(fā)員工的后續(xù)跟蹤管理參與研發(fā)員工在退職、退休或者工作調(diào)動后1年內(nèi)，取得的與本職工作或原單位指派任務(wù)相關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造仍然屬于職務(wù)發(fā)明范疇，原單位對該專利享有權(quán)利。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對研發(fā)人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的管理，對于該類員工離職后的就業(yè)去向也要進(jìn)行及時了解和跟進(jìn)。此外，企業(yè)還可以根據(jù)勞動合同法的規(guī)定，與員工簽訂競業(yè)限制協(xié)議，防止員工將企業(yè)的核心知識產(chǎn)權(quán)帶到同行業(yè)競爭企業(yè)中，既保護(hù)了企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，也可以保障企業(yè)的核心競爭力。3.3 提高企業(yè)內(nèi)部職務(wù)發(fā)明的管理水平3.3.1 建立企業(yè)職務(wù)發(fā)明管理制度企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立企業(yè)職務(wù)發(fā)明管理制度，由專人對員工的研發(fā)工作進(jìn)行登記、記錄，并定期追蹤研發(fā)情況，依據(jù)登記材料判斷發(fā)