小木蟲emuchnet第8發(fā)明專利申請實質審查湖南班課件

發(fā)明專利申請實質審查

對審查意見通知書的答復

（意見陳述書和對專利申請文件的修改）

2010年4月主要內容一審查意見通知書簡介二答復審查意見通知書時的主要工作三專利申請文件的修改四意見陳述書的撰寫五對通知書中幾類主要實質性缺陷的處理六法、細則、指南修訂對發(fā)明申請和實審的影響審查意見通知書簡介

審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書（又稱中間通知書）。審查意見通知書包括標準表格、正文，此外還可以包括附件。標準表格中寫明實質審查所依據的文本、所引用的對比文件、對權利要求書和說明書的結論性意見、實質審查的傾向性結論意見、答復期限等；其中第一次審查意見通知書還給出專利申請的基本情況，如有無優(yōu)先權要求、有無主動修改等。

表格6答復審查意見通知書時的主要工作1.閱讀審查意見通知書2.對審查意見通知書的內容及引用的證據進行分析3.向委托人轉達審查意見4.撰寫意見陳述書和修改專利申請文件5.審查意見通知書答復期限的監(jiān)視答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）1.閱讀審查意見通知書

（1）明確該通知書對申請文件的總體傾向性意見：肯定性、不定性、否定性?？蓮娜齻€方面了解總體傾向性意見：標準表格，正文內容、正文結尾。（2）閱讀重點放在審查意見通知書中所指出的實質性缺陷，尤其是對權利要求的評價上。不僅要知道審查員對每個權利要求和說明書的結論性意見，而且要仔細理解審查員所論述的理由以及用來支持所述理由的證據。（3）對審查意見通知書中提出的所有意見進行歸納整理。答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）2.對審查意見通知書的內容及引用的證據進行分析

（1）仔細研究審查意見通知書的具體意見，必要時結合申請文件本身的內容以及通知書中引用的對比文件進行分析，從而正確地理解通知書指出的缺陷，以便轉告委托人。（2）分析判斷審查意見是否正確，以便向委托人提出初步建議和商討審查意見通知書答復的應對策略（包括要否對專利申請文件進行修改）。答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）4.根據委托人的指示修改申請文件和撰寫意見陳述書

委托人指示的三種類型：不同意修改申請文件，指出修改方向委托代為修改，給出具體修改意見；對委托人指示的分析：代理人與委托人意見基本一致，申請文件修改仍未克服缺陷，申請文件修改過多而導致保護范圍過窄；必要時再與委托人交換一次意見，與委托人意見不一致時應當服從委托人的決定。答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）4.根據委托人的指示修改申請文件和撰寫意見陳述書（續(xù)）

根據委托人的指示，開始著手答復審查意見階段最重要的兩件工作：

修改專利申請文件；撰寫意見陳述書。

答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）5.審查意見通知書答復期限的監(jiān)視

由于不按期對審查意見通知書作出答復將會導致專利申請被視為撤回，因此在答復審查意見階段應當監(jiān)視審查意見通知書的答復期限（第一次審查意見通知書的答復期限為4個月，再次審查意見通知書的答復期限為2個月）。如果來不及答復，應當在期限屆滿前提出延期請求，并繳納有關費用。2.

答復時修改申請文件的規(guī)定專利法三十三條對發(fā)明和實用新型文件的修改不得超出原說明書和權利要求書的記載范圍。原說明書和權利要求書記載的范圍包括：原說明書和權利要求書文字記載的內容；根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。修改的內容與范圍不符合法三十三條的規(guī)定，則這樣的修改不能被允許。

專利申請文件的修改（續(xù)）2.答復時修改申請文件的規(guī)定(續(xù))專利法實施細則五十一條三款

收到審查意見通知書后，對專利申請文件的修改，應當針對通知書指出的缺陷進行通知書的要求進行。如果修改方式不符合細則五十一條三款的規(guī)定，則這樣的修改一般不予接受。然而，對于雖然修改的方式不符合細則五十一條三款的規(guī)定，但其內容和范圍滿足法三十三條要求的修改，只要經修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景，這種修改可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而經此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于節(jié)約審查程序。

專利申請文件的修改（續(xù)）2.答復時修改申請文件的規(guī)定(續(xù))專利法實施細則五十一條三款

(續(xù))

但是，出現(xiàn)下述五種情況時，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，這樣的修改不能被接受。(1)主動刪除獨立權利要求的技術特征，擴大了保護范圍；(2)主動改變獨立權利要求的技術特征導致擴大保護范圍；(3)主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題；(4)主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現(xiàn)過；(5)主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現(xiàn)過。

專利申請文件的修改（續(xù)）對通知書中幾類主要實質性缺陷的處理缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性權利要求書未以說明書為依據獨立權利要求缺少解決技術問題的必要技術特征權利要求未清楚地限定發(fā)明說明書未充分公開發(fā)明專利申請文件的修改超范圍專利申請缺乏單一性缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性1.逐篇分析引用的對比文件

-首先，對通知書中引用的證據的分析研究，將對比文件按照其公開的日期（若對比文件為中國專利文件或專利申請公開文件，則包括其申請日）與本專利申請的申請日（有優(yōu)先權要求的，包括優(yōu)先權日）的關系加以分類在本專利申請日前（本專利申請有優(yōu)先權要求的，為優(yōu)先權日前）公開的對比文件X、Y、A類在本專利申請日和優(yōu)先權日之間公開的對比文件

PX、PY、PA類在本專利申請日前（本專利申請有優(yōu)先權要求的，為優(yōu)先權日前）向中國提出申請、在申請日或申請日后公布的專利申請文件或公告的專利文件E類在本專利申請日和優(yōu)先權日之間向中國提出申請、在申請日后公布的專利申請文件或公告的專利文件

PE類缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）1.逐篇分析引用的對比文件（續(xù)）

-其次，對每項現(xiàn)有技術（包括申請在先公開在后的對比文件）所披露的內容進行分析每項現(xiàn)有技術或對比文件分別披露了本發(fā)明獨立權利要求中的哪些技術特征每項現(xiàn)有技術或對比文件針對各從屬權利要求分別披露了哪些技術特征每項現(xiàn)有技術或對比文件所披露的技術特征（尤其是獨立權利要求中的區(qū)別特征和從屬權利要求中的附加技術特征）在各項現(xiàn)有技術和各篇對比文件中所起的作用是什么缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）6.意見陳述書中如何論述權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性

-首先，相對于通知書中指出的各篇對比文件，逐篇指出新撰寫的獨立權利要求（或原獨立權利要求）中哪些技術特征未被該篇對比文件披露，從而說明該獨立權利要求的技術方案相對于其中每一篇對比文件均具有新穎性。缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）6.意見陳述書中如何論述權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性（續(xù)）

-然后，將通知書中引用的多篇對比文件和公知常識結合起來進行分析以說明該技術方案具有創(chuàng)造性。(1)從通知書中引用的對比文件中確定一篇最接近現(xiàn)有技術；(2)指出獨立權利要求技術方案與該最接近現(xiàn)有技術之間的區(qū)別技術特征，確定該技術方案相對于該最接近現(xiàn)有技術實際解決的技術問題。(3)進一步指出通知書中引用的其他對比文件或公知常識中未給出將上述區(qū)別技術特征應用到該最接近現(xiàn)有技術中來解決上述實際解決技術問題的技術啟示，從而說明該權利要求相對于通知書中引用的對比文件和公知常識具有突出的實質性特點。(4)進一步根據其所解決的技術問題說明其有益技術效果，以說明該技術方案具有顯著的進步。對比文件2D2：在實質審查過程中還檢索到一篇相關的對比文件，其公開了如下圖所示的焊炬：該焊炬是一種可燃氣體乙炔的燃燒器，在該焊炬的可燃氣體噴嘴8中也有一根與高壓氣源相通的中心管9，對比文件2中的焊炬是焊接用的焰炬，其可燃氣體是乙炔，在可燃氣體噴嘴中設置與高壓氣源相通的中心管是為了調節(jié)火焰長度，以適應不同焊接工藝的需要。需要細長火焰時在加大高壓空氣量的同時減少低壓空氣量；而需要短粗火焰時減小高壓空氣量，與此同時增加低壓空氣量。在這兩種情況下，基本保持空氣與可燃氣體的混合比不變。

如何具體分析論述權利要求具有創(chuàng)造性實例二1.一種自動烹調設備，包括：一個用于烹調食物的烹調室；一個設置在烹調室內、用于轉動食物的轉盤；一個用于獲取被烹制食物表面輻射紅外線的紅外線獲取裝置，其包括一用于收集和反射來自被烹制食物表面輻射紅外線的窗口；一個用于檢測被烹制食物表面溫度的溫度檢測裝置，其包括一用于接收紅外線的窗口；其特征在于：所述紅外線獲取裝置的反射器具有橢圓形視角，此視角覆蓋轉盤的中心和一部分邊緣，從而通過旋轉所述轉盤能夠檢測轉盤的整個表面。如何具體分析論述權利要求具有創(chuàng)造性實例二如何修改申請文件和論述具有創(chuàng)造性的實例權利要求書1.一種澆包的澆鑄閥門，其特征在于：包括一個耐火的定子和一個可在該定子中與之相對旋轉的轉子，該定子的內表面與該轉子的外表面液密封配合，該定子具有至少一個金屬熔液流入口和至少一個金屬熔液流出口，該轉子具有當其旋轉時可選擇地使定子上的流入口和流出口相接通或相斷開的連接通道。2.按照權利要求1所述的閥門，其特征在于：所述連接通道是在轉子上沿其外圓周表面伸展的凹口。3.按照權利要求2所述的閥門，其特征在于：所述凹口在垂直于轉子軸線的橫截面上呈鐮刀形。4.按照權利要求2所述的閥門，其特征在于：所述凹口在垂直于轉子軸線的橫截面上呈弓形。5.按照權利要求2至4中任一項所述的閥門，其特征在于：所述定子上的金屬流入口和流出口分別為多個沿定子長度方向并列設置在其上的開口，在所述轉子上的凹口數(shù)量與上述流入口和流出口數(shù)量相同，且沿該轉子長度方向并列設置。說明書最后一段文字為：“除了圖1至圖3所示結構外，本發(fā)明的閥門還可以具有其它結構變型，這些變型仍落入本發(fā)明的保護范圍。例如轉子上的連接通道可以是沿轉子徑向的貫穿透孔或者是通過轉子軸線的折彎透孔，也可以是偏離轉子軸線的透孔，從較小降低轉子抗扭強度出發(fā)，后者更為可取。此外，定子的內表面和轉子的外表面也可以是錐形的。”權利要求書

1.一種澆包的澆鑄閥門，包括一個耐火的定子和一個可在該定子中與之相對旋轉的轉子，該定子的內表面與該轉子的外表面液密封配合，該定子具有至少一個金屬熔液流入口和至少一個金屬熔液流出口，該轉子具有當其旋轉時可選擇地使定子上的流入口和流出口相接通或相斷開的連接通道，其特征在于：所述連接通道偏離轉子的軸線。2.按照權利要求1所述的閥門，其特征在于：所述偏離轉子軸線的連接通道是在轉子上沿其外圓周表面伸展的凹口。3.按照權利要求2所述的閥門，其特征在于：所述凹口在垂直于轉子軸線的橫截面上呈鐮刀形。4.按照權利要求2所述的閥門，其特征在于：所述凹口在垂直于轉子軸線的橫截面上呈弓形。5.按照權利要求2至4中任一項所述的閥門，其特征在于；所述定子上的金屬流入口和流出口分別為多個沿定子長度方向并列設置在其上的開口，在所述轉子上的凹口數(shù)量與上述流入口和流出口數(shù)量相同，且沿該轉子長度方向并列設置。權利要求書未以說明書為依據1.兩種類型(1)相對于說明書中的具體實施方式來說權利要求的保護范圍過寬：上位概念概括或用并列選擇方式概括、功能限定、數(shù)值范圍(2)技術方案在說明書中未記載：實質上不支持還是表述不一致2.處理辦法(1)上位概念概括或用并列選擇方式概括(2)功能限定(3)數(shù)值范圍(4)技術方案在說明書中未記載獨立權利要求缺少必要技術特征1.弄清審查員所認定缺少的必要技術特征是什么2.分析缺少該技術特征的權利要求的技術方案能否解決本發(fā)明所要解決的技術問題3.認為不缺少必要技術特征時的爭辯方法：強調該技術特征對于本發(fā)明是一種優(yōu)選措施，具體說明不具有這一技術特征的技術方案仍能解決說明書中記載的本發(fā)明要解決的技術問題。4.權利要求缺少必要技術特征時的處理：-修改要解決的技術問題還是將技術特征補入獨立權利要求-該應補入的技術特征是不影響保護范圍的公知常識還是發(fā)明改進的關鍵之處權利要求未清楚限定保護范圍1.弄清審查員所認為的權利要求未清楚限定保護范圍的含義。2.獨立權利要求保護范圍不清楚時根據不同情況采取不同處理辦法：文字表達不清、修改不影響保護范圍；進一步限定技術特征、縮小保護范圍；修改錯誤文字表達、正確限定發(fā)明。3.從屬權利要求未清楚限定發(fā)明的另兩種情況：引用關系錯誤造成，從屬權利要求技術方案的不完整。說明書未充分公開發(fā)明1.注意區(qū)分法26條3款還是細則17條3款2.幾種合適的爭辯方式-力求說明本領域技術人員根據原說明書和權利要求書的記載能實現(xiàn)該發(fā)明-通知書中指出的應當記載在說明書中的內容屬于本領域的公知常識（需要舉證）-通知書中指出的應當記載在說明書中的內容已記載在本說明書中所引證的申請日前已公開的對比文件中，或者已記載在本說明書中所引證的、在本專利申請公開日前已公開的本申請人在中國的在先專利申請的公開文本中（但必須要滿足其所引證的內容在該對比文件中是惟一確定的、且將該內容直接引入而不需要增加任何技術內容對本領域來說已充分公開發(fā)明）1.主要可爭辯的內容

-修改或增加的內容可以從原說明書和權利要求書中記載的內容直接地、毫無疑義地確定-修改或增加的內容屬于本領域的公知常識-原文件所記載的內容有明顯錯誤，而修改后的內容可從申請文件記載內容直接地毫無疑義地確定或屬于公知常識2.處理方式

-必要時可采取與審查員會晤或電話討論的方式-專利局目前對此要求比較嚴格，因此在修改文件時不要出現(xiàn)原申請文件中沒有的新的概括方式，權利要求書中新增加的技術特征盡可能用原說明書中已出現(xiàn)過的詞語。專利申請修改超范圍專利申請缺乏單一性1.單一性的爭辯重點是兩權利要求之間具有相同或相應的特定技術特征

-特定技術特征是指發(fā)明對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征-對現(xiàn)有技術作出貢獻是指不僅作出新穎性貢獻而且要作出創(chuàng)造性貢獻2.滿足單一性要求的爭辯方法

-首先根據現(xiàn)有技術確定第一項獨立權利要求的特定技術特征-然后根據現(xiàn)有技術確定其他幾項獨立權利要求的特定技術特征-指出這些獨立權利要求的特定技術特征哪些是相同或相應的，從而說明這些獨立權利要求屬于一個總的發(fā)明構思，滿足單一性要求專利申請缺乏單一性（續(xù)）3.對缺乏單一性的專利申請的處理辦法(1)刪去不符合單一性要求的獨立權利要求（或者在獨立權利要求因缺乏新穎性或創(chuàng)造性而導致并列從屬權利要求之間無單一性時類似地刪去一項發(fā)明）(2)刪去的發(fā)明可根據申請人的意愿提出分案申請分案申請應當滿足的要求：

-分案申請的申請人和發(fā)明人-分案申請的時間-分案申請的類別-分案申請的文本-分案申請的內容-分案申請的說明書和權利要求書法、細則、指南修訂

對發(fā)明申請和實審的影響法、細則、指南涉及發(fā)明實質審查的主要修改內容施行專利法、專利法實施細則的過渡辦法及操作辦法上述修訂對專利申請文件撰寫和對審查意見通知書答復的影響法、細則、指南

涉及發(fā)明實質審查的主要修改內容授予專利權的條件（涉及現(xiàn)有技術和抵觸申請）禁止重復授權原則關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利審查指南第二部分其他修改部分簡介授予專利權的條件（法22條）

授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產生積極效果。

本法所稱現(xiàn)有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。兩個主要修改點：1.絕對新穎性概念：現(xiàn)有技術中公開使用和其他方式公開由國內擴大到世界范圍，同樣適用于創(chuàng)造性。2.本條款的抵觸申請包括申請人本人的在先申請。授予專利權的條件（續(xù)）現(xiàn)有技術（指南第二部分第三章第2.1節(jié)）修改前根據專利法實施細則第三十條的規(guī)定，現(xiàn)有技術是指申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）前在國內外出版物上公開發(fā)表、在國內公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術?，F(xiàn)有技術也稱為已有的技術。修改后根據專利法第二十二條第五款的規(guī)定，現(xiàn)有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術?，F(xiàn)有技術包括在申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）以前在國內外出版物上公開發(fā)表、在國內外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術。

授予專利權的條件（續(xù)）抵觸申請(指南第二部分第三章第2.2節(jié))修改前

由他人在該申請的申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）以前向專利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的同樣的發(fā)明或者實用新型專利申請修改后由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）以前向專利局提出并且在申請日以后(含申請日)公布的專利申請文件或者公告的專利文件禁止重復授權原則

（法9條1款，細則41條）法九條一款同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發(fā)明專利權。禁止重復授權原則（續(xù)）

（法9條1款，細則41條）

細則四十一條一款、二款兩個以上的申請人同日（指申請日；有優(yōu)先權的，指優(yōu)先日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人。

同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理。禁止重復授權原則（續(xù)）

（法9條1款，細則41條）

細則四十一條三、四、五款國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權，應當公告申請人已依照本條第二款的規(guī)定同時申請了發(fā)明專利的說明。

發(fā)明專利申請經審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規(guī)定期限內聲明放棄其實用新型專利權。申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發(fā)明專利權的決定，并在公告授予發(fā)明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發(fā)明專利申請；申請人期滿未答復的，視為撤回該發(fā)明專利申請。實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起放棄。

禁止重復授權原則（續(xù)）

（指南第二部分第三章第6節(jié)）

對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理(1)對兩件專利申請的處理(第6.2.1.1節(jié))修改前修改后對于同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請，并且這兩件申請符合授予專利權的其他條件的，應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。對于同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請，并且都符合授予專利權的其他條件的，應當分別通知申請人進行選擇和修改。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法實施細則第十三條第一款規(guī)定的，對于申請日不同的，應當駁回后一件專利申請，并對前一件申請授予專利權；對于申請日相同的，兩件申請均予以駁回。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。

禁止重復授權原則（續(xù)）

（指南第二部分第三章第6節(jié)）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理（續(xù)）(2)對一件專利申請和一項專利權的處理(第6.2.2節(jié))修改前修改后對于同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經被授予專利權，并且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行選擇。

對于同一申請人同日（指申請日，有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日）就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出的另一件專利申請已經被授予專利權，并且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行修改。禁止重復授權原則（續(xù)）

（指南第二部分第三章第6節(jié)）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理（續(xù)）(2)對一件專利申請和一項專利權的處理(第6.2.2節(jié))第6.2.2節(jié)增加的內容但是，對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發(fā)明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權。因此，在對上述發(fā)明專利申請進行審查的過程中，如果該發(fā)明專利申請符合授予專利權的其他條件，應當通知申請人進行選擇或者修改……(下頁)

注：說明內容為對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利。未作說明的，依照A9.1關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理。禁止重復授權原則（續(xù)）

（指南第二部分第三章第6節(jié)）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理（續(xù)）(2)對一件專利申請和一項專利權的處理(第6.2.2節(jié))修改前修改后申請人選擇放棄已經授予的專利權的，應當在答復審查意見通知書時附交自該已授權專利的申請日起放棄專利權的書面聲明一式兩份。此時，對那件符合授權條件、尚未授權的專利申請，應當發(fā)出授權通知書，并將放棄前一專利權的書面聲明轉至有關審查部門，由專利局予以登記和公告，公告上注明前一專利權自申請日起予以放棄。申請人選擇放棄已經授予的實用新型專利權的，應當在答復審查意見通知書時附交放棄實用新型專利權的書面聲明。此時，對那件符合授權條件、尚未授權的發(fā)明專利申請，應當發(fā)出授權通知書，并將放棄上述實用新型專利權的書面聲明轉至有關審查部門，由專利局予以登記和公告，公告上注明上述實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造

（法5條2款、法26條5款、細則26條）法五條對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。法二十六條四、五款權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源；申請人無法說明原始來源的，應當陳述理由。

關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（法5條2款、法26條5款、細則26條）細則26條

專利法所稱遺傳資源，是指取自人、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實際或者潛在價值的材料；專利法所稱依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發(fā)明創(chuàng)造。依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，申請人應當在請求書中予以說明，并填寫國務院專利行政部門制定的表格。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第一章）(1)第一章第3.2節(jié)的內容根據專利法第五條第二款的規(guī)定，對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。根據專利法實施細則第二十六條第一款的規(guī)定，專利法所稱遺傳資源，是指取自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實際或者潛在價值的材料；專利法所稱依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發(fā)明創(chuàng)造。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第一章）(1)第一章第3.2節(jié)的內容

在上述規(guī)定中，遺傳功能是指生物體通過繁殖將性狀或者特征代代相傳或者使整個生物體得以復制的能力。

遺傳功能單位是指生物體的基因或者具有遺傳功能的DNA或者RNA片段。

取自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位的材料，是指遺傳功能單位的載體，既包括整個生物體，也包括生物體的某些部分，例如器官、組織、血液、體液、細胞、基因組、基因、DNA或者RNA片段等。

發(fā)明創(chuàng)造利用了遺傳資源的遺傳功能是指對遺傳功能單位進行分離、分析、處理等，以完成發(fā)明創(chuàng)造，實現(xiàn)其遺傳資源的價值。注：對R26.1中出現(xiàn)的技術術語進行解釋關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第一章）(1)第一章第3.2節(jié)的內容

違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，是指遺傳資源的獲取或者利用未按照我國有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定事先獲得有關行政管理部門的批準或者相關權利人的許可。例如，按照《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國畜禽遺傳資源進出境和對外合作研究利用審批辦法》的規(guī)定，向境外輸出列入中國畜禽遺傳資源保護名錄的畜禽遺傳資源應當辦理相關審批手續(xù)，某發(fā)明創(chuàng)造的完成依賴于中國向境外出口的列入中國畜禽遺傳資源保護名錄的某畜禽遺傳資源，未辦理審批手續(xù)的，該發(fā)明創(chuàng)造不能被授予專利權。注：對違法獲取進行解釋并舉例說明。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5節(jié)的內容

9.5.1術語的解釋專利法所稱遺傳資源的直接來源，是指獲取遺傳資源的直接渠道。申請人說明遺傳資源的直接來源，應當提供獲取該遺傳資源的時間、地點、方式、提供者等信息。專利法所稱遺傳資源的原始來源，是指遺傳資源所屬的生物體在原生環(huán)境中的采集地。遺傳資源所屬的生物體為自然生長的生物體的，原生環(huán)境是指該生物體的自然生長環(huán)境；遺傳資源所屬的生物體為培植或者馴化的生物體的，原生環(huán)境是指該生物體形成其特定性狀或者特征的環(huán)境。申請人說明遺傳資源的原始來源，應當提供采集該遺傳資源所屬的生物體的時間、地點、采集者等信息。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5節(jié)的內容

9.5.2對披露內容的具體要求就依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造申請專利，申請人應當在請求書中予以說明，并且在專利局制定的遺傳資源來源披露登記表(以下簡稱為登記表)中填寫有關遺傳資源直接來源和原始來源的具體信息。申請人對直接來源和原始來源的披露應符合登記表的填寫要求，清楚、完整地披露相關信息。如果遺傳資源的直接來源為從某個機構獲得，例如保藏機構、種子庫（種質庫）、基因文庫等，該機構知曉并能夠提供原始來源的，申請人應當提供該遺傳資源的原始來源信息。申請人聲稱無法說明原始來源的，應當陳述理由，必要時提供有關證據。例如指明“該種子庫未記載該遺傳資源的原始來源”、“該種子庫不能提供該遺傳資源的原始來源”，并提供該種子庫出具的相關書面證明。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5節(jié)的內容

9.5.3遺傳資源來源披露的審查

在依據專利法第二十六條第五款和專利法實施細則第二十六條第二款進行審查時，審查員應當首先仔細閱讀說明書和權利要求書，準確理解發(fā)明，在此基礎上確定發(fā)明創(chuàng)造的完成是否依賴于遺傳資源以及所依賴的是何種遺傳資源。對于依賴于遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，審查員應當審查申請人是否提交了登記表。如果申請人未提交登記表，審查員應當在審查意見通知書中告知申請人補交登記表，通知書中還應當具體指明哪些遺傳資源需要披露來源并說明理由。關于依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）

（審查指南第二部分第十章）(2)第十章第9.5節(jié)的內容

9.5.3遺傳資源來源披露的審查

如果申請人提交的登記表中僅披露了部分遺傳資源的來源，審查員應當在審查意見通知書中告知申請人補全登記表，通知書中還應當具體指明需要補充披露來源的遺傳資源并說明理由。如果申請人提交了登記表，審查員應當審查該登記表中是否說明了該遺傳資源的直接來源和原始來源；對于未說明原始來源的，是否說明了理由。如果申請人填寫的登記表不符合規(guī)定，審查員應當在審查意見通知書中指出登記表中存在的缺陷。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第二十六條第五款規(guī)定的，審查員應當駁回其專利申請。

需要注意的是，登記表中的內容不屬于原說明書和權利要求書記載的內容，因此不能作為判斷說明書是否充分公開的依據，也不得作為修改說明書和權利要求書的基礎。審查指南第二部分其他修改部分簡介1.與修改時機和方式有關的修改(指南第八章)

(1)A33與R51的關系的梳理(第5.2、5.2.1和5.2.1.1節(jié))修改前：按照R51.1、R51.3和A33的順序對修改進行說明。修改后：按A33、R51.1和R51.3的順序對修改進行說明。5.2.1節(jié)修改后：

專利法第三十三條對修改的內容與范圍作出了規(guī)定。專利法實施細則第五十一條第一款對主動修改的時機作出了規(guī)定，專利法實施細則第五十一條第三款對答復審查意見通知書時的修改方式作出了規(guī)定。5.2.1.1節(jié)修改后：

不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進行的修改，都不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

審查指南第二部分其他修改部分簡介(續(xù))1.與修改時機和方式有關的修改(指南第八章)

(2)增加5.2.1.2節(jié)進一步明確主動修改的時機

5.2.1.2主動修改的時機申請人僅在下述兩種情形下可對其發(fā)明專利申請文件進行主動修改：(1)在提出實質審查請求時；(2)在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內。在答復專利局發(fā)出的審查意見通知書時，不得再進行主動修改。審查指南第二部分其他修改部分簡介(續(xù))與修改時機和方式有關的修改(指南第八章)

(3)進一步明確答復審查意見通知書時的修改方式

5.2.1.3答復審查意見通知書時的修改方式根據專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，在答復審查意見通知書時，對申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改，如果修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，修改文本一般不予接受。

然而，對于雖然修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規(guī)定，但其內容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景，這種修改就可以被視為針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而經此修改的申請文件可以接受。

審查指南第二部分其他修改部分簡介(續(xù))與修改時機和方式有關的修改(指南第八章)

(3)進一步明確答復審查意見通知書時的修改方式

5.2.1.3答復審查意見通知書時的修改方式但是，當出現(xiàn)下列情況時，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受。

(1)主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。

(2)主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍。

(3)主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題。

(4)主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現(xiàn)過。

(5)主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現(xiàn)過。(新增內容)審查指南第二部分其他修改部分簡介(續(xù))與修改時機和方式有關的修改(指南第八章)

(3)進一步明確答復審查意見通知書時的修改方式

5.2.1.3答復審查意見通知書時的修改方式

當申請人答復審查意見通知書時提交的修改文本不是針對通知書指出的缺陷作出的，而是屬于上述不予接受的情況，審查員應當發(fā)出審查意見通知書（原指南規(guī)定此時應當發(fā)出修改文本不予接受通知書或審查意見通知書），說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內提交符合R51.3規(guī)定的修改文本，同時應當指出，到指定期限屆滿日為止，申請人所提交的修改文本如果仍然不符合R51.3規(guī)定，或者出現(xiàn)其他不符合R51.3規(guī)定的內容，審查員將針對修改前的文本繼續(xù)審查，例如作出授權或駁回決定。

如果審查員對當前修改文本中符合要求的部分文本有新的審查意見，可以在本次通知書中一并指出。審查指南第二部分其他修改部分簡介(續(xù))修改前修改后駁回決定一般應當在第二次審查意見通知書之后才能作出。但是，如果申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內未提出有說服力的意見陳述和/或證據，也未對申請文件進行修改，則審查員可以直接做出駁回決定。

駁回決定一般應當在第二次審查意見通知書之后才能作出。但是，如果申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內未針對通知書指出的可駁回缺陷提出有說服力的意見陳述和/或證據，也未針對該缺陷對申請文件進行修改或者修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術方案沒有實質上的改變，則審查員可以直接作出駁回決定。

2.駁回條件（第八章第6.1.1節(jié)）施行修改后的專利法的過渡辦法1.第二條規(guī)定：修改前的專利法的規(guī)定適用于申請日在2009年10月1日前（不含該日，下同）的專利申請以及根據該專利申請授予的專利權；修改后的專利法的規(guī)定適用于申請日在2009年10月1日以后（含該日，下同）的專利申請以及根據該專利申請授予的專利權；但本辦法以下各條對申請日在2009年10月1日前的專利申請以及根據該申請授予的專利權的特殊規(guī)定除外。

前款所述申請日的含義依照專利法實施細則的有關規(guī)定理解。2.第七條規(guī)定：在中國沒有經常居所或者營業(yè)所的外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織在2009年10月1日以后變更委托或者變更專利代理機構的，適用修改后的專利法第十九條的規(guī)定。施行修改后的專利法實施細則的過渡辦法

第二條規(guī)定：

修改前的專利法實施細則的規(guī)定適用于申請日在2010年2月1日前（不含該日，下同）的專利申請以及根據該專利申請授予的專利權；修改后的專利法實施細則的規(guī)定適用于申請日在2010年2月1日以后（含該日，下同）的專利申請以及根據該專利申請授予的專利權；但本辦法以下各條對申請日在2010年2月1日前的專利申請以及根據該申請授予的專利權的特殊規(guī)定除外。施行修改后的專利法

及其實施細則過渡辦法的操作辦法1.法過渡辦法和細則過渡辦法另有規(guī)定的，根據具體規(guī)定和是否涉及實質性修改進行法律適用；2.對于新案(2010年2月1日以后提出的申請)，適用新法/新細則；3.對于舊案(2009年10月1日前提出的申請)，根據新法/新細則各條款內容是否有修改以及修改內容是否涉及實質內容改變來確定：不涉及實質內容改變的，適用新法/新細則；涉及實質內容改變的，適用原法/原細則；4.對于過渡案(2009年10月1日以后至2010年2月1日前提出的申請)，根據新細則條款內容是否有修改以及修改內容是否涉及實質內容改變來確定：不涉及實質內容改變的，適用新法/新細則；涉及實質內容改變的，適用新法/原細則，但原細則與新法限定的內容有矛盾的除外。上述修訂內容對專利申請工作的影響撰寫申請文件前對現(xiàn)有技術進行檢索和調研時還需要考慮國外的公開使用和以其他方式的公開。抵觸申請擴大到申請人本人的在先申請后需要對系列申請的策略給予調整。3.對于一項發(fā)明創(chuàng)造既想用發(fā)明保護又想用實用新型保護，則應當在同日提出發(fā)明專利申請和實用新型專利申請，且應當在提出申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利（即在發(fā)明專利請求書第21欄作出標記和實用新型專利請求書第18欄作出標記）。上述修訂內容對專利申請工作的影響(續(xù))4.對于一項發(fā)明創(chuàng)造，在提出一件發(fā)明或實用新型申請后，又想申請另一種實用新型或發(fā)明專利申請，則應當采取另行同日提出發(fā)明和實用新型專利申請且要求在先申請優(yōu)先權（包括分別在提出申請時說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利）的方式來實現(xiàn)。（在此說明一下原先對于實用新型專利申請中說明書中包含有方法內容的情況，可以通過實用新型的分案申請和發(fā)明專利申請要求優(yōu)先權的途徑，而現(xiàn)在由于構成抵觸申請而不可行了，也只能采用另行同日提出發(fā)明和實用新型專利申請且要求在先申請優(yōu)先權的方式來實現(xiàn)）上述修訂內容對專利申請工作的影響(續(xù))5.若申請日前半年之內該發(fā)明創(chuàng)造通過參加在國外舉辦的、國際展覽會公約規(guī)定的由國際展覽局注冊或者認可的國際展覽會上的展出而披露該發(fā)明創(chuàng)造內容的，為取得不喪失新穎性的公開，應當在提出申請時進行聲明（即在發(fā)明專利請求書第19欄、在實用新型專利請求書第16欄或者在國際申請進入中國國家階段聲明第26欄作出標記），并在自申請日起2個月內出具證明文件。上述修訂內容對專利申請工作的影響(續(xù))6.若發(fā)明創(chuàng)造依賴遺傳資源完成的，該遺傳資源的獲得或者利用應當符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定（即事先取得有關行政管理部門或者相關權利人的許可），且應當在專利申請文件的請求書中予以說明（即在發(fā)明專利請求書第17欄或者在國際申請進入中國國家階段聲明第23欄作出標記），并填寫遺傳資源披露登記表，