專利申請文件撰寫及復(fù)審無效程序（祁建偉).ppt

1、2020/8/2,1,專利申請及文件撰寫,材料工程發(fā)明審查部祁建偉,2020/8/2,2,2,專利申請及文件撰寫,2020/8/2,3,1、為什么要申請專利法律保護(hù) 2、如何申請專利三種專利 3、如何獲得有效保護(hù)權(quán)利要求書/說明書,2020/8/2,4,1、為什么要申請專利法律保護(hù),2020/8/2,5,停止競爭對手蠶食市場 維權(quán) 管理無形資產(chǎn)的方便工具 金錢回報(bào) 許可收入 侵權(quán)賠償 轉(zhuǎn)讓 交叉許可,2020/8/2,6,2、如何申請專利 三種專利 發(fā)明專利-20年，實(shí)質(zhì)審查 實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)-10年，形式審查,2020/8/2,7,3、如何獲得有效保護(hù)權(quán)利要求書

2、/說明書 權(quán)利要求書合同條款 說明書合同條款的解釋 申請專利需要滿足的條件(R53) 與論文，評獎(jiǎng)等的區(qū)別(契約合同) 每一個(gè)權(quán)利要求都是一個(gè)個(gè)別的發(fā)明,2020/8/2,8,1、說明書充分公開(A26.3)技術(shù)交底書 -清楚、完整、能夠?qū)崿F(xiàn) 為什么要充分公開發(fā)明內(nèi)容 付出報(bào)酬(立法宗旨、公開換取保護(hù)),說明書,2020/8/2,9,2、不充分公開的后果技術(shù)交底書 a、不能獲得專利保護(hù) b、偶然獲得專利-對保護(hù)也無濟(jì)于事 -對保護(hù)無任何意義 -通過無效程序使專利權(quán)無效,說明書,2020/8/2,10,3、申請人的對充分公開的擔(dān)憂？ 尤其方法申請等 -國內(nèi)，無法防止侵權(quán)行為(取證難) -國外，無

3、償使用問題,說明書,2020/8/2,11,4、申請人的對充分公開的理解？ -國外專利大多都做不出來 -如何理解A26.3(清楚、完整、實(shí)現(xiàn)) -充分公開與產(chǎn)業(yè)化或商品化的關(guān)系,說明書,2020/8/2,12,5、公開充分不等于和盤托出 -技術(shù)訣竅(know-how) 合理地保留技術(shù)訣竅的重要性 1、國內(nèi)有利于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、防止侵權(quán)行為的發(fā)生 2、國外防止專利技術(shù)被無償使用 3、許可技術(shù)訣竅的轉(zhuǎn)讓 -公開充分的充分必要條件(技術(shù)問題),說明書,2020/8/2,13,6、獲得專利權(quán)卻打不贏官司？ 專利保護(hù)范圍出了問題 發(fā)明 專利 點(diǎn)(單個(gè)產(chǎn)品) 面(系列產(chǎn)品) 舉例說明 -替代特征+合理概括 -實(shí)

4、施例的重要性 -技術(shù)問題是關(guān)鍵,說明書,2020/8/2,14,7、形成有效的專利保護(hù)網(wǎng) -考慮多重保護(hù) 專利，新型，外觀設(shè)計(jì)等 -形成外圍專利 時(shí)間從立項(xiàng)至完成(考慮優(yōu)先權(quán)) 內(nèi)容每取得一點(diǎn)改進(jìn)(從技術(shù)問題著手),說明書,2020/8/2,15,1、專利申請文件的核心 2、解釋專利保護(hù)范圍 3、復(fù)審無效、侵權(quán)判定的重要依據(jù) 4、權(quán)利要求書合同條款 5、說明書合同條款解釋 結(jié)論：權(quán)利要求書至關(guān)重要,2020/8/2,16,CN1081825A,2020/8/2,17,1、一種紅花茶，其特征在于，其中包含有紅花。(保護(hù)范圍) 2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅花茶，其中還包含山楂。 3、根據(jù)權(quán)利要求1或

5、2所述的紅花茶，其中還包含菊花。 4、根據(jù)權(quán)利要求3所述的紅花茶，其中還包含甘草。,2020/8/2,18,2020/8/2,19,2020/8/2,20,EP0808138(專利),用于治療血管疾病的器具，該器具是利用導(dǎo)管(catheter)以傳送到身體里特定的位置以堵塞血管,2020/8/2,21,權(quán)利要求1,clamps (15) are adapted to clamp the strands at opposed ends of the device,2020/8/2,22,競爭對手,只是一頭夾持(clamp)，另一頭是用焊接的方式,2020/8/2,23,沒有判侵權(quán)的原因,在說明書

6、中，有說明焊接可以是夾持的一個(gè)替代方案 決定: “夾持”就是夾持的意思，不應(yīng)該拓展到包含焊接的解釋，權(quán)1限定的是兩頭都要被夾持(A59) 說明書內(nèi)說明焊接可以是夾持的一個(gè)替代方案更加明確了夾持和焊接的意思是不同的(在說明書中公開不等于獲得保護(hù)) 專利權(quán)人在權(quán)1的用語是自愿的行為(合同條款缺陷) 故此，沒有侵權(quán)(撰寫失誤所致),2020/8/2,24,Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited 1990 F.S.R. 181,英國的經(jīng)典案例，經(jīng)常會在英國和各英聯(lián)邦國家（澳洲、加拿大等）被引用 脫毛器 利用彈弓在受力時(shí)張開、然

7、后在松弛時(shí)回復(fù)閉合狀態(tài)以夾持毛發(fā)，從以達(dá)到拔除的作用,2020/8/2,25,權(quán)利要求書合理概括的重要性,權(quán)利要求1 “helical spring” 競爭對手 用有多個(gè)切口的、有彈性的膠條代替 敗訴 英國 勝訴 德國、荷蘭 權(quán)利要求合理概括(再創(chuàng)造過程),2020/8/2,26,專利的保護(hù)范圍 -內(nèi)容(權(quán)利要求書-A59) A、實(shí)施例的重要性-A26.4 B、實(shí)施例的數(shù)量-侵權(quán)判定 C、排他性語言的運(yùn)用,周邊限定說,中心限定說,折衷說,2020/8/2,27,小結(jié),說明書公開充分A26.3 公開換取保護(hù)，買賣公平 權(quán)利要求書A59 如何獲得最大的保護(hù)范圍,2020/8/2,28,I. 相關(guān)法

8、律條款 II. 撰寫 III.案例,2020/8/2,29,I. 相關(guān)法律條款,1、說明書 法26.3/5(實(shí)質(zhì)性要求) 細(xì)則17條(形式要求) 2、權(quán)利要求書 法26.4，法31，細(xì)則20.2和法59條 (實(shí)質(zhì)性要求) 細(xì)則19，21-22條(形式要求),2020/8/2,30,I. 相關(guān)法律條款,1、說明書 專利法26條（3） 清楚、完整、能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn),2020/8/2,31,細(xì)則17條,發(fā)明專利申請的說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）技術(shù)領(lǐng)域：寫明要求保護(hù)的技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域；(恰當(dāng)) （二）背景技術(shù)：寫明對發(fā)明的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件；

9、(客觀) （三）發(fā)明內(nèi)容：寫明發(fā)明所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案，并對照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明的有益效果；(明確、詳細(xì)，有說服力) （四）附圖說明：說明書有附圖的，對各幅附圖作簡略說明； （五）具體實(shí)施方式：詳細(xì)寫明申請人認(rèn)為實(shí)現(xiàn)發(fā)明的優(yōu)選方式，必要時(shí)，舉例說明；有附圖的，對照附圖。,2020/8/2,32,I.相關(guān)法律條款,二、權(quán)利要求書 1、專利法第59條(A59) 2、法26.4，細(xì)則20.2(實(shí)質(zhì)) 3、細(xì)則19，21-22條(形式),2020/8/2,33,I.相關(guān)法律條款,1、專利法第59條： 發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以

10、用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。,2020/8/2,34,I.相關(guān)法律條款,專利法第26條第4款： 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。,2020/8/2,35,I.相關(guān)法律條款,如何理解“清楚、簡要” 1、從技術(shù)層面考慮 2、從法律層面考慮,2020/8/2,36,I.相關(guān)法律條款,“限定要求專利保護(hù)的范圍” 概括的保護(hù)范圍需要合理能夠解決技術(shù)問題 -“有沒有的問題”,2020/8/2,37,I.相關(guān)法律條款,R20： 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。 獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。 從屬權(quán)利

11、要求應(yīng)當(dāng)用要求保護(hù)的附加技術(shù)特征，對引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步的限定。,2020/8/2,38,R20.2,獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案 -能夠解決技術(shù)問題 -“能不能”的問題,2020/8/2,39,I.相關(guān)法律條款,R21： 發(fā)明或者實(shí)用新型的獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括前序部分和特征部分，按照下列規(guī)定撰寫： （一）前序部分：寫明要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的主題名稱和發(fā)明或者實(shí)用新型主題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征； （二）特征部分：使用“其特征是”或者類似的用語，寫明發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起，限定發(fā)明或者實(shí)用新型要求保護(hù)的范

12、圍。 發(fā)明或者實(shí)用新型的性質(zhì)不適合用前款方式表達(dá)的，獨(dú)立權(quán)利要求可以用其他方式撰寫。 一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)只有一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，并寫在同一發(fā)明或者實(shí)用新型的從屬權(quán)利要求之前。,2020/8/2,40,I.相關(guān)法律條款,R22： 發(fā)明或者實(shí)用新型的從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括引用部分和限定部分，按照下列規(guī)定撰寫： （一）引用部分：寫明引用的權(quán)利要求的編號及其主題名稱； （二）限定部分：寫明發(fā)明或者實(shí)用新型附加的技術(shù)特征。 從屬權(quán)利要求只能引用在前的權(quán)利要求。引用兩項(xiàng)以上權(quán)利要求的多項(xiàng)從屬權(quán)利要求，只能以擇一方式引用在前的權(quán)利要求，并不得作為另一項(xiàng)多項(xiàng)從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)。,2020/8/2,41,舉例

13、說明,1、一種防腐涂料，包括A，B和C。 2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的涂料，其特征在于所述的A。 3、根據(jù)權(quán)利要求1中所述的A，其特征在于所述A。,2020/8/2,42,練習(xí),1.一種制備化合物Z的方法，2.權(quán)利要求1的方法，3.權(quán)利要求1或2的方法，4.權(quán)利要求1或3的方法，5.權(quán)利要求3的方法，6.權(quán)利要求5的方法，7.權(quán)利要求5或6的方法，,2020/8/2,43,I.相關(guān)法律條款,1、確定發(fā)明的類型、主題； -保護(hù)力度的體現(xiàn) 2、確定各主題的全部技術(shù)特征(R20.2) -解決技術(shù)問題 3、技術(shù)特征的概括（A26.4） -保護(hù)范圍(技術(shù)問題) 4、確定優(yōu)選實(shí)施方案； -由此確定各項(xiàng)權(quán)利要求

14、之間的引用關(guān)系。,2020/8/2,44,I.相關(guān)法律條款,三、說明書摘要 發(fā)明的主題名稱(1)、所屬技術(shù)領(lǐng)域(2)、需要解決的技術(shù)問題(3)、解決該問題的技術(shù)方案(4)的要點(diǎn)以及主要用途(5)。 少于300字。,2020/8/2,45,II.申請文件的撰寫,說明書(R17，A26.3-5) 發(fā)明專利申請的說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）技術(shù)領(lǐng)域：寫明要求保護(hù)的技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域；(恰當(dāng)) （二）背景技術(shù)：寫明對發(fā)明的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件；(客觀) （三）發(fā)明內(nèi)容：寫明發(fā)明所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案，并對照現(xiàn)有技術(shù)

15、寫明發(fā)明的有益效果；(明確、詳細(xì)，有說服力) （四）附圖說明：說明書有附圖的，對各幅附圖作簡略說明； （五）具體實(shí)施方式：詳細(xì)寫明申請人認(rèn)為實(shí)現(xiàn)發(fā)明的優(yōu)選方式，必要時(shí)，舉例說明；有附圖的，對照附圖。,2020/8/2,46,產(chǎn)品權(quán)利要求,產(chǎn)品，設(shè)備，組合物 1、采用結(jié)構(gòu)、組成、以及連接關(guān)系撰寫 2、 “包含方法，性能，以及用途特征？”,2020/8/2,47,方法權(quán)利要求,時(shí)間過程要素的活動 (使用方法，制造方法，處理方法) 1、工藝參數(shù) 2、原料、產(chǎn)物等 3、設(shè)備、裝置等,2020/8/2,48,用途權(quán)利要求,用途權(quán)利要求的類型是方法權(quán)利要求，基于發(fā)現(xiàn)新性能并利用該性能而作出的發(fā)明。 1.撰

16、寫形式 （1）大多數(shù)對使用方式和條件沒有特殊要求的用途發(fā)明，例如可以寫成： “用化合物X作為殺蟲劑” “如權(quán)1所述的化合物Y用作木材防蛀保護(hù)的浸漬液” “如權(quán)1所述的化合物Y，用作木材防蛀保護(hù)的浸漬液” 。,2020/8/2,49,總結(jié),好專利是在撰寫時(shí)就決定下來的(為何?) 說明書A26.3(know-how) 權(quán)利要求A26.4，R20.2 好的撰寫需要時(shí)間考慮、溝通(再創(chuàng)造？) 找出所有技術(shù)方案(技術(shù)問題) 找出所有替代特征(技術(shù)問題),2020/8/2,50,總結(jié),競爭對手非常樂意繞過專利 (避開侵權(quán)？) 找出替代方案(技術(shù)問題) 找出替代特征(技術(shù)問題) 能否繞過專利保護(hù)范圍/找出無效理由(撰寫水平？) “善兵者不戰(zhàn)”,2020/8/2,51,2020/8/2,52,2020/8/2,53,復(fù)審請求,駁回三個(gè)月內(nèi)提出 請求人資格專利申請人 請求理由專利申請被駁回的理由 前置審查-原實(shí)審審查員(1月) 1、撤銷駁回決定由復(fù)審委作出決定 返回實(shí)審程序 2、維持駁回決定返回復(fù)審委(合議組) 合議審查-合議組(組長、主審和參