專利申請文件撰寫及復(fù)審無效程序（祁建偉).ppt

1、2020/8/2,1,專利申請及文件撰寫,材料工程發(fā)明審查部祁建偉,2020/8/2,2,2,專利申請及文件撰寫,2020/8/2,3,1、為什么要申請專利法律保護(hù) 2、如何申請專利三種專利 3、如何獲得有效保護(hù)權(quán)利要求書/說明書,2020/8/2,4,1、為什么要申請專利法律保護(hù),2020/8/2,5,停止競爭對手蠶食市場 維權(quán) 管理無形資產(chǎn)的方便工具 金錢回報 許可收入 侵權(quán)賠償 轉(zhuǎn)讓 交叉許可,2020/8/2,6,2、如何申請專利 三種專利 發(fā)明專利-20年，實質(zhì)審查 實用新型、外觀設(shè)計-10年，形式審查,2020/8/2,7,3、如何獲得有效保護(hù)權(quán)利要求書

2、/說明書 權(quán)利要求書合同條款 說明書合同條款的解釋 申請專利需要滿足的條件(R53) 與論文，評獎等的區(qū)別(契約合同) 每一個權(quán)利要求都是一個個別的發(fā)明,2020/8/2,8,1、說明書充分公開(A26.3)技術(shù)交底書 -清楚、完整、能夠?qū)崿F(xiàn) 為什么要充分公開發(fā)明內(nèi)容 付出報酬(立法宗旨、公開換取保護(hù)),說明書,2020/8/2,9,2、不充分公開的后果技術(shù)交底書 a、不能獲得專利保護(hù) b、偶然獲得專利-對保護(hù)也無濟(jì)于事 -對保護(hù)無任何意義 -通過無效程序使專利權(quán)無效,說明書,2020/8/2,10,3、申請人的對充分公開的擔(dān)憂？ 尤其方法申請等 -國內(nèi)，無法防止侵權(quán)行為(取證難) -國外，無

3、償使用問題,說明書,2020/8/2,11,4、申請人的對充分公開的理解？ -國外專利大多都做不出來 -如何理解A26.3(清楚、完整、實現(xiàn)) -充分公開與產(chǎn)業(yè)化或商品化的關(guān)系,說明書,2020/8/2,12,5、公開充分不等于和盤托出 -技術(shù)訣竅(know-how) 合理地保留技術(shù)訣竅的重要性 1、國內(nèi)有利于技術(shù)轉(zhuǎn)讓、防止侵權(quán)行為的發(fā)生 2、國外防止專利技術(shù)被無償使用 3、許可技術(shù)訣竅的轉(zhuǎn)讓 -公開充分的充分必要條件(技術(shù)問題),說明書,2020/8/2,13,6、獲得專利權(quán)卻打不贏官司？ 專利保護(hù)范圍出了問題 發(fā)明 專利 點(單個產(chǎn)品) 面(系列產(chǎn)品) 舉例說明 -替代特征+合理概括 -實

4、施例的重要性 -技術(shù)問題是關(guān)鍵,說明書,2020/8/2,14,7、形成有效的專利保護(hù)網(wǎng) -考慮多重保護(hù) 專利，新型，外觀設(shè)計等 -形成外圍專利 時間從立項至完成(考慮優(yōu)先權(quán)) 內(nèi)容每取得一點改進(jìn)(從技術(shù)問題著手),說明書,2020/8/2,15,1、專利申請文件的核心 2、解釋專利保護(hù)范圍 3、復(fù)審無效、侵權(quán)判定的重要依據(jù) 4、權(quán)利要求書合同條款 5、說明書合同條款解釋 結(jié)論：權(quán)利要求書至關(guān)重要,2020/8/2,16,CN1081825A,2020/8/2,17,1、一種紅花茶，其特征在于，其中包含有紅花。(保護(hù)范圍) 2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的紅花茶，其中還包含山楂。 3、根據(jù)權(quán)利要求1或

5、2所述的紅花茶，其中還包含菊花。 4、根據(jù)權(quán)利要求3所述的紅花茶，其中還包含甘草。,2020/8/2,18,2020/8/2,19,2020/8/2,20,EP0808138(專利),用于治療血管疾病的器具，該器具是利用導(dǎo)管(catheter)以傳送到身體里特定的位置以堵塞血管,2020/8/2,21,權(quán)利要求1,clamps (15) are adapted to clamp the strands at opposed ends of the device,2020/8/2,22,競爭對手,只是一頭夾持(clamp)，另一頭是用焊接的方式,2020/8/2,23,沒有判侵權(quán)的原因,在說明書

6、中，有說明焊接可以是夾持的一個替代方案 決定: “夾持”就是夾持的意思，不應(yīng)該拓展到包含焊接的解釋，權(quán)1限定的是兩頭都要被夾持(A59) 說明書內(nèi)說明焊接可以是夾持的一個替代方案更加明確了夾持和焊接的意思是不同的(在說明書中公開不等于獲得保護(hù)) 專利權(quán)人在權(quán)1的用語是自愿的行為(合同條款缺陷) 故此，沒有侵權(quán)(撰寫失誤所致),2020/8/2,24,Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited 1990 F.S.R. 181,英國的經(jīng)典案例，經(jīng)常會在英國和各英聯(lián)邦國家（澳洲、加拿大等）被引用 脫毛器 利用彈弓在受力時張開、然

7、后在松弛時回復(fù)閉合狀態(tài)以夾持毛發(fā)，從以達(dá)到拔除的作用,2020/8/2,25,權(quán)利要求書合理概括的重要性,權(quán)利要求1 “helical spring” 競爭對手 用有多個切口的、有彈性的膠條代替 敗訴 英國 勝訴 德國、荷蘭 權(quán)利要求合理概括(再創(chuàng)造過程),2020/8/2,26,專利的保護(hù)范圍 -內(nèi)容(權(quán)利要求書-A59) A、實施例的重要性-A26.4 B、實施例的數(shù)量-侵權(quán)判定 C、排他性語言的運用,周邊限定說,中心限定說,折衷說,2020/8/2,27,小結(jié),說明書公開充分A26.3 公開換取保護(hù)，買賣公平 權(quán)利要求書A59 如何獲得最大的保護(hù)范圍,2020/8/2,28,I. 相關(guān)法

8、律條款 II. 撰寫 III.案例,2020/8/2,29,I. 相關(guān)法律條款,1、說明書 法26.3/5(實質(zhì)性要求) 細(xì)則17條(形式要求) 2、權(quán)利要求書 法26.4，法31，細(xì)則20.2和法59條 (實質(zhì)性要求) 細(xì)則19，21-22條(形式要求),2020/8/2,30,I. 相關(guān)法律條款,1、說明書 專利法26條（3） 清楚、完整、能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn),2020/8/2,31,細(xì)則17條,發(fā)明專利申請的說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）技術(shù)領(lǐng)域：寫明要求保護(hù)的技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域；(恰當(dāng)) （二）背景技術(shù)：寫明對發(fā)明的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件；

9、(客觀) （三）發(fā)明內(nèi)容：寫明發(fā)明所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案，并對照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明的有益效果；(明確、詳細(xì)，有說服力) （四）附圖說明：說明書有附圖的，對各幅附圖作簡略說明； （五）具體實施方式：詳細(xì)寫明申請人認(rèn)為實現(xiàn)發(fā)明的優(yōu)選方式，必要時，舉例說明；有附圖的，對照附圖。,2020/8/2,32,I.相關(guān)法律條款,二、權(quán)利要求書 1、專利法第59條(A59) 2、法26.4，細(xì)則20.2(實質(zhì)) 3、細(xì)則19，21-22條(形式),2020/8/2,33,I.相關(guān)法律條款,1、專利法第59條： 發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求書的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以

10、用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。,2020/8/2,34,I.相關(guān)法律條款,專利法第26條第4款： 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。,2020/8/2,35,I.相關(guān)法律條款,如何理解“清楚、簡要” 1、從技術(shù)層面考慮 2、從法律層面考慮,2020/8/2,36,I.相關(guān)法律條款,“限定要求專利保護(hù)的范圍” 概括的保護(hù)范圍需要合理能夠解決技術(shù)問題 -“有沒有的問題”,2020/8/2,37,I.相關(guān)法律條款,R20： 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨立權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求。 獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。 從屬權(quán)利

11、要求應(yīng)當(dāng)用要求保護(hù)的附加技術(shù)特征，對引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步的限定。,2020/8/2,38,R20.2,獨立權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案 -能夠解決技術(shù)問題 -“能不能”的問題,2020/8/2,39,I.相關(guān)法律條款,R21： 發(fā)明或者實用新型的獨立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括前序部分和特征部分，按照下列規(guī)定撰寫： （一）前序部分：寫明要求保護(hù)的發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案的主題名稱和發(fā)明或者實用新型主題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征； （二）特征部分：使用“其特征是”或者類似的用語，寫明發(fā)明或者實用新型區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起，限定發(fā)明或者實用新型要求保護(hù)的范

12、圍。 發(fā)明或者實用新型的性質(zhì)不適合用前款方式表達(dá)的，獨立權(quán)利要求可以用其他方式撰寫。 一項發(fā)明或者實用新型應(yīng)當(dāng)只有一個獨立權(quán)利要求，并寫在同一發(fā)明或者實用新型的從屬權(quán)利要求之前。,2020/8/2,40,I.相關(guān)法律條款,R22： 發(fā)明或者實用新型的從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括引用部分和限定部分，按照下列規(guī)定撰寫： （一）引用部分：寫明引用的權(quán)利要求的編號及其主題名稱； （二）限定部分：寫明發(fā)明或者實用新型附加的技術(shù)特征。 從屬權(quán)利要求只能引用在前的權(quán)利要求。引用兩項以上權(quán)利要求的多項從屬權(quán)利要求，只能以擇一方式引用在前的權(quán)利要求，并不得作為另一項多項從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)。,2020/8/2,41,舉例

13、說明,1、一種防腐涂料，包括A，B和C。 2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的涂料，其特征在于所述的A。 3、根據(jù)權(quán)利要求1中所述的A，其特征在于所述A。,2020/8/2,42,練習(xí),1.一種制備化合物Z的方法，2.權(quán)利要求1的方法，3.權(quán)利要求1或2的方法，4.權(quán)利要求1或3的方法，5.權(quán)利要求3的方法，6.權(quán)利要求5的方法，7.權(quán)利要求5或6的方法，,2020/8/2,43,I.相關(guān)法律條款,1、確定發(fā)明的類型、主題； -保護(hù)力度的體現(xiàn) 2、確定各主題的全部技術(shù)特征(R20.2) -解決技術(shù)問題 3、技術(shù)特征的概括（A26.4） -保護(hù)范圍(技術(shù)問題) 4、確定優(yōu)選實施方案； -由此確定各項權(quán)利要求

14、之間的引用關(guān)系。,2020/8/2,44,I.相關(guān)法律條款,三、說明書摘要 發(fā)明的主題名稱(1)、所屬技術(shù)領(lǐng)域(2)、需要解決的技術(shù)問題(3)、解決該問題的技術(shù)方案(4)的要點以及主要用途(5)。 少于300字。,2020/8/2,45,II.申請文件的撰寫,說明書(R17，A26.3-5) 發(fā)明專利申請的說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： （一）技術(shù)領(lǐng)域：寫明要求保護(hù)的技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域；(恰當(dāng)) （二）背景技術(shù)：寫明對發(fā)明的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件；(客觀) （三）發(fā)明內(nèi)容：寫明發(fā)明所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案，并對照現(xiàn)有技術(shù)

15、寫明發(fā)明的有益效果；(明確、詳細(xì)，有說服力) （四）附圖說明：說明書有附圖的，對各幅附圖作簡略說明； （五）具體實施方式：詳細(xì)寫明申請人認(rèn)為實現(xiàn)發(fā)明的優(yōu)選方式，必要時，舉例說明；有附圖的，對照附圖。,2020/8/2,46,產(chǎn)品權(quán)利要求,產(chǎn)品，設(shè)備，組合物 1、采用結(jié)構(gòu)、組成、以及連接關(guān)系撰寫 2、 “包含方法，性能，以及用途特征？”,2020/8/2,47,方法權(quán)利要求,時間過程要素的活動 (使用方法，制造方法，處理方法) 1、工藝參數(shù) 2、原料、產(chǎn)物等 3、設(shè)備、裝置等,2020/8/2,48,用途權(quán)利要求,用途權(quán)利要求的類型是方法權(quán)利要求，基于發(fā)現(xiàn)新性能并利用該性能而作出的發(fā)明。 1.撰

16、寫形式 （1）大多數(shù)對使用方式和條件沒有特殊要求的用途發(fā)明，例如可以寫成： “用化合物X作為殺蟲劑” “如權(quán)1所述的化合物Y用作木材防蛀保護(hù)的浸漬液” “如權(quán)1所述的化合物Y，用作木材防蛀保護(hù)的浸漬液” 。,2020/8/2,49,總結(jié),好專利是在撰寫時就決定下來的(為何?) 說明書A26.3(know-how) 權(quán)利要求A26.4，R20.2 好的撰寫需要時間考慮、溝通(再創(chuàng)造？) 找出所有技術(shù)方案(技術(shù)問題) 找出所有替代特征(技術(shù)問題),2020/8/2,50,總結(jié),競爭對手非常樂意繞過專利 (避開侵權(quán)？) 找出替代方案(技術(shù)問題) 找出替代特征(技術(shù)問題) 能否繞過專利保護(hù)范圍/找出無效理由(撰寫水平？) “善兵者不戰(zhàn)”,2020/8/2,51,2020/8/2,52,2020/8/2,53,復(fù)審請求,駁回三個月內(nèi)提出 請求人資格專利申請人 請求理由專利申請被駁回的理由 前置審查-原實審審查員(1月) 1、撤銷駁回決定由復(fù)審委作出決定 返回實審程序 2、維持駁回決定返回復(fù)審委(合議組) 合議審查-合議組(組長、主審和參